文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 譚雅琦

　　依據國內商標申請和審查實(shí)踐，黑白商標（即不聲明顏色的商標）的保護范圍可及于彩色商標，因此在申請時(shí)以黑白標樣申請居多。但歐盟商標的審查實(shí)踐，確不盡然，這也導致了很多申請人的困惑和疑慮。

　　在近期Barry's Bootcamp Holdings, LLC對HUMMEL HOLDING A/S名下第915 962號馬德里指定商標“ ”提起連續五年不使用的撤銷(xiāo)案件中，歐盟知識產(chǎn)權局上訴委員會(huì )對上述問(wèn)題再次予以了討論和明確。借由該案，我們可進(jìn)一步探析歐盟知識產(chǎn)權局關(guān)于“彩色商標是否視為黑白商標的使用”的審查標準。

　　一、基本案情

　　在該案件中，歐盟知識產(chǎn)權局經(jīng)審查在部分商品上維持了“ ”商標的注冊。被撤銷(xiāo)申請人在撤銷(xiāo)答辯中所提交的產(chǎn)品圖片，如下圖所示：

　　撤銷(xiāo)申請人Barry's Bootcamp Holdings, LLC不服撤銷(xiāo)決定，向上訴委員會(huì )提交上訴稱(chēng)：HUMMEL HOLDING A/S的部分使用證據顯示白色的“V”形圖案在黑色的背景上（如圖1），或黑色的“V”形圖案在彩色的背景上（如圖2），而并非注冊商標所顯示的黑色的“V”形圖案在白色背景上。因爭議注冊商標僅為在白色背景上的兩個(gè)黑色插入符，并沒(méi)有任何其他特征。整體而言，爭議注冊商標十分簡(jiǎn)單，甚至可能被視為裝飾圖案而顯著(zhù)性極弱，尤其在時(shí)尚、運動(dòng)服裝領(lǐng)域。因此，爭議注冊商標的黑白顏色構成其顯著(zhù)識別部分的要素之一，在使用過(guò)程中，改變前述要素即改變了注冊商標的顯著(zhù)特征，因此下述使用證據并不能視為爭議注冊商標在注冊商品上的真實(shí)使用。

　　同時(shí)，Barry's Bootcamp Holdings, LLC援引19/06/2019, T‐ 307/17, DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.), EU:T:2019:427在先案例（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“EU:T:2019:427案件”），認為本案亦應適用相同的審查標準。在前述案例中，Adidas AG的第12442166號“ ”商標被Shoe Branding Europe BVBA基于缺乏顯著(zhù)特征提起無(wú)效宣告。歐盟法院認定，如果商標極其簡(jiǎn)單，即使是微小的差異也可能導致注冊商標的特征發(fā)生重大改變，而Adidas AG提供的部分使用證據為注冊商標的反轉配色方案，前述形式的使用改變了爭議商標的顯著(zhù)特征，因此Adidas AG提供的使用證據不足以證明已滿(mǎn)足《歐盟知識產(chǎn)權規則》（EUTMR）第7（3）條和第59（2）條“通過(guò)使用獲得顯著(zhù)特征”的要求，予以無(wú)效宣告。

　　二、撤銷(xiāo)復審決定

　　上訴委員會(huì )經(jīng)審理，在上訴決定中指出：本案中，爭議商標主要體現以下三種形式，即 (i) 該標志顯示為已注冊標識，(ii) 該標志以黑色背景，顯示為白色圖案，(iii) 該標志顯示為黑色“V”形圖案，在彩色背景下。

　　為平衡注冊商標的穩定性和企業(yè)市場(chǎng)發(fā)展和營(yíng)銷(xiāo)需求，《歐盟知識產(chǎn)權規則》（EUTMR）第18條規定，在審查注冊商標在被撤銷(xiāo)期限是否有投入實(shí)際使用時(shí)，若使用的形式與注冊商標不一致，只要不改變注冊商標的顯著(zhù)特征，均可視為注冊商標的使用，而無(wú)論實(shí)際使用的商標是否指向同一所有人名下其他已注冊的標識。因此，本案的爭議焦點(diǎn)即上述(ii)和(iii)的使用形式是否改變了訴爭商標“”的顯著(zhù)特征。

　　首先，訴爭商標享有注冊有效性的推定，即在所有指定商品上具有顯著(zhù)特征。盡管同一所有人名下的相關(guān)商標，如“”、“”、“  （位置商標）”等商標均被認定為不具有固有的顯著(zhù)特征。但與前述標識以及第12442166號“”標識不同的是，該標志由兩個(gè)相同的V形圖案組成，而并非基本的幾何形狀，且它們的厚度和寬度以及它們之間的距離相等。一般而言，V形標記可以由多種方式呈現，展現不同特征，如“”等，因此訴爭商標的幾何設計具有一定的顯著(zhù)性。

　　其次，根據《關(guān)于黑白商標保護范圍通行實(shí)踐的共同通訊》所提及的彩色商標是否視為黑白商標使用所確立的四個(gè)條件，在本案中，兩個(gè)V形圖案是本案爭議商標的主要顯著(zhù)元素，而黑白顏色組合本身并不是顯著(zhù)要素的組成部分，因此實(shí)際使用的標識保持了相應顏色的對比度，可以視為注冊商標的使用。

　　最后，上訴委員會(huì )指出，在本案中，無(wú)論是黑色圖形使用在白色背景上，或者白色圖形使用在黑色背景上，并不會(huì )阻止相關(guān)公眾認定相關(guān)商品來(lái)源于該特定企業(yè)。相較于EU:T:2019:427案件，前述案例系在審查不具有固有顯著(zhù)性的標識“”，是否通過(guò)實(shí)際使用獲得了顯著(zhù)特征。而本案審查的訴爭商標已被推定認為具有顯著(zhù)特征。雖然兩個(gè)案件均涉及“顏色改變是否影響商標的顯著(zhù)特征”，但“允許變化的程度標準”在本案中可以更為寬松，因為相較于“需通過(guò)使用獲得顯著(zhù)特征”，本案的注冊商標顯著(zhù)性并無(wú)爭議。

　　基于上述，上訴委員會(huì )認定商標注冊人所提交上述使用證據可以視為注冊商標的使用，維持了相應指定商品的注冊。

　　三、簡(jiǎn)要評析

　　關(guān)于“彩色商標是否視為黑白商標的使用”問(wèn)題，早在2014年4月15日，歐盟知識產(chǎn)權局發(fā)布的《關(guān)于黑白商標保護范圍通行實(shí)踐的共同通訊》即明確：黑白或灰度的商標與其彩色版本的商標不被視為相同，除非顏色的變化并不顯著(zhù)，即細心的消費者在并排檢查標記時(shí)，并不能察覺(jué)其差異。因此，彩色版本的商標可被視為黑白或灰度注冊商標的真實(shí)使用，需滿(mǎn)足顏色的改變并不會(huì )改變注冊商標的顯著(zhù)識別特征，具體可考慮兩者標識：a) 文字/圖形元素一致且是主要顯著(zhù)元素；b) 尊重色調對比；c) 顏色或顏色組合本身不具有顯著(zhù)特征；d) 顏色不是商標整體獨特性的因素之一。

　　但從實(shí)踐來(lái)看，關(guān)于上述共同通訊中所提及的“是否改變顯著(zhù)識別特征”，以及“商標本身的顯著(zhù)程度”、“顏色是否為商標整體獨特性的因素之一”等問(wèn)題，在個(gè)案中多有爭議。

　　從上述案件來(lái)看，依據國內審查標準可能并不構成爭議焦點(diǎn)的問(wèn)題，在歐盟歷經(jīng)了撤銷(xiāo)和撤銷(xiāo)復審的審理，最終塵埃落定。這也提示國內企業(yè)在歐盟申請注冊保護時(shí)，考慮是否在實(shí)際使用中會(huì )采用彩色標識，并依據實(shí)際情況，補充彩色標樣的申請注冊。尤其是當商標本身的顯著(zhù)性較弱，或有明顯的色調比對時(shí)，彩色商標的申請注冊有助于避免后續可能的爭議。