文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 譚雅琦 蘇瑩

　　【系列導讀語(yǔ)】

　　2021年11月，中國國家知識產(chǎn)權局制定了新一版的《商標審查審理指南》，自該指南于2022年1月1日施行以來(lái)，已經(jīng)成為商標審查員和代理人的重要工具，很大程度上方便了審理各環(huán)節法律適用統一和標準執行一致，受到從業(yè)人員的普遍歡迎。受此啟發(fā)，為方便中國企業(yè)及出口商標代理人更好的了解作為中國第一大貿易國——美國的商標審查制度，“集佳”現推出《美國商標審查指南》（Trademark Manual of Examining Procedure-TMEP）解讀系列。希望通過(guò)我們對該指南詳細的介紹、中美制度的對比，讓中國企業(yè)和商標代理人更加全面深入的了解美國商標申請注冊保護制度。

　　美國《商標法》第2(f)條規定，除美國《商標法》第2(a)條欺騙性與錯誤暗示聯(lián)系的標識、第2(b)條包含美國、任何州或市、或國外國旗或其他徽章的標識、第(c)條包含特定個(gè)人的姓名、肖像或簽名的標識、第2(d)條具有混淆可能性的標識、第2(e)(3)條欺騙性的錯誤地理描述的標識和第2(e)(5)條包含整體上具有功能性要素的標識不予注冊以外，對申請人已經(jīng)使用，且已在使用的商品上獲得顯著(zhù)特征的標識，可以獲得核準注冊?！睹绹虡藢彶橹改稀罚ㄒ韵潞?jiǎn)稱(chēng)“《審查指南》”）第1212條針對第2(f)條商標經(jīng)使用“獲得顯著(zhù)特征”（Acquired Distinctiveness）或“第二含義”（Second Meaning）的定義及相應的證據要求等做了詳細的審查指導。本文將圍繞第1212條，解讀分析商標經(jīng)使用“獲得顯著(zhù)特征”或“第二含義”的審查標準，以期為中國企業(yè)提供指引。

　　一、“獲得顯著(zhù)特征”或“第二含義”概述

　　所謂“獲得顯著(zhù)特征”或“第二含義”，是指一個(gè)描述性的標識通過(guò)生產(chǎn)商在商品/服務(wù)上的商業(yè)使用，獲得了特殊意義，以至于對于消費者來(lái)說(shuō)，這個(gè)標識已經(jīng)意味著(zhù)該產(chǎn)品/服務(wù)是由該特定制造商生產(chǎn)/提供的。該理論的核心在于，該標識不僅可識別商品/服務(wù)，且能識別商品/服務(wù)的來(lái)源。要“獲得顯著(zhù)特征”或確立“第二含義”，申請人必須證明該標識在消費者印象中主要指向生產(chǎn)者，而非產(chǎn)品本身。

　　美國《商標法》第2(f)條款所規定的商標經(jīng)使用“獲得顯著(zhù)特征”或“第二含義”，為第2(e)條第(1)、(2)、(4)款下部分不予注冊情形的例外。即若商標為(1)僅直接描述，或欺騙性地錯誤描述指定商品/服務(wù)的標識、(2)對商品/服務(wù)主要具有地理描述性的標識（根據本法第4條可獲得注冊的原產(chǎn)地標識除外），或(4)主要僅為一個(gè)姓氏的標識，均可通過(guò)商業(yè)使用在指定商品/服務(wù)上獲得顯著(zhù)特征或第二含義，從而依據第2(f)條獲準注冊。

　　二、證明商標“獲得顯著(zhù)特征”或“第二含義”的證據提交

　　商標標識是否已經(jīng)商業(yè)使用“獲得顯著(zhù)特征”是一個(gè)事實(shí)問(wèn)題，且商標申請人對此承擔舉證責任。無(wú)論商標投入使用時(shí)間的長(cháng)短，申請人均可通過(guò)提交相應證據，以證明商標經(jīng)使用已獲得顯著(zhù)特征。具體所需證據的數量和性質(zhì)具體取決于個(gè)案以及商標本身的描述性程度。通常而言，如果商標標識對申請的商品/服務(wù)描述程度越高，則所需的證據要求越高。

　　具體來(lái)說(shuō)，申請人可通過(guò)遞交以下一種或多種證據材料，以證明商標經(jīng)使用“獲得顯著(zhù)特征”或“第二含義”：（1）在先注冊商標所有權聲明（Ownership of prior registration(s)）；（2）連續五年實(shí)質(zhì)意義上的獨占使用聲明（Five years substantially exclusive and continuous use in commerce）；（3）實(shí)際使用證據（Actual evidence）。若審查員根據商標的性質(zhì)和申請檔案中的事實(shí)情況，認為前兩種聲明作為初步證據不足以認定商標標識已經(jīng)使用獲得顯著(zhù)特征的，申請人可以提交實(shí)際使用證據，證明商標已獲得顯著(zhù)特征。同時(shí)，商標標識是否經(jīng)使用獲得顯著(zhù)特征，以審理時(shí)的事實(shí)狀態(tài)為準，即商標申請日之后的使用情況亦可被納入考慮。

　　上述三種常見(jiàn)的證據要求具體如下：

　　1、在先注冊商標所有權聲明

　　審查員可視案件情況，接受申請人提交的在先相同注冊商標所有權聲明，以作為申請商標獲得顯著(zhù)特征的初步證據。前述在先注冊商標需為在主簿上注冊有效的商標。該聲明在商標申請時(shí)即可遞交。

　　與在先注冊商標“相同”，是指申請商標與在先注冊商標具有相同、持續商業(yè)印象，以至于消費者認為它們是等同的，從而視為“法律上等同”（legal equivalent）。如“BEST & Des.”標識與“BEST JEWELRY & Des.”標識，在法律上可視為“相同”標識【1】。

　　再如，美國第5176498號“ ”注冊商標，與第2184128號“ ”、第2359351號“ ”、第2416794號“ ”注冊商標均為顏色商標，給消費者傳達了相同的“蒂芙尼藍”的商業(yè)印象，可視為相同商標。

　　此外，申請商標中指定的商品/服務(wù)需與在先注冊商標已注冊商品/服務(wù)相同或足夠類(lèi)似。如果類(lèi)似程度或相關(guān)性是顯而易見(jiàn)的，如洗發(fā)水和護發(fā)素，申請人無(wú)需提交額外證據材料。反之，對于非普通消費品或服務(wù)，商品/服務(wù)的關(guān)聯(lián)程度并非顯而易見(jiàn)的情況下，申請人需在遞交所有權聲明時(shí)，一并提供商品/服務(wù)的關(guān)聯(lián)性證據。

　　2、連續五年實(shí)質(zhì)意義上的獨占使用聲明

　　如果商標申請人已在商業(yè)活動(dòng)中，將商標在其商品/服務(wù)上已實(shí)質(zhì)意義上的獨占使用并連續使用滿(mǎn)5年，該聲明可作為獲得顯著(zhù)特征的初步證據，被審查員所接受。同樣，該聲明亦可在申請時(shí)即遞交。

　　在作出聲明前，申請人需確認商標的商業(yè)使用符合以下要求：（1）為商標性的使用（use “as a mark”）。僅提供銷(xiāo)售額和廣告支出的聲明不足以證明標識為商標性的使用；（2）使用需為實(shí)質(zhì)意義上的獨占使用。所謂“實(shí)質(zhì)意義上的獨占使用”，是指即使存在第三方的使用，但若第三方的使用無(wú)關(guān)緊要或者應認定為侵權行為，不影響前述認定；（3）申請人在作出聲明之日起，已連續使用滿(mǎn)5年。作出聲明之日可晚于商標申請日。

　　然而，上述聲明是否足以證明該商標已獲得顯著(zhù)特征，在很大程度上仍取決于商標標識與特定商品、服務(wù)或類(lèi)別的關(guān)聯(lián)程度和性質(zhì)。

　　具體而言，一般情況下，對于大多數姓氏商標，申請人提交上述聲明便足以證明其已經(jīng)使用獲得顯著(zhù)特征。而對于僅直接描述，或欺騙性地錯誤描述指定商品/服務(wù)的標識，或具有地理描述性的標識，能否僅提交上述聲明證明商標獲得顯著(zhù)特征則視個(gè)案而定。

　　此外，對于因其自身性質(zhì)而不具有固有顯著(zhù)性的商標（例如，缺乏顯著(zhù)性的產(chǎn)品設計、產(chǎn)品的整體顏色、純粹的裝飾以及在商品正常操作過(guò)程中發(fā)出的聲音），僅提交上述聲明不足以證明獲得顯著(zhù)特征，而需要進(jìn)一步提供實(shí)際證據，以證明該商標被視為識別相關(guān)商品/服務(wù)來(lái)源的標識。

　　3、實(shí)際使用證據

　　如上述兩種聲明均不足以證明商標標識經(jīng)使用獲得顯著(zhù)特征的，申請人可提交其他證據，如顯示商標標識在商業(yè)中持續使用的時(shí)間、范圍和性質(zhì)以及與之相關(guān)的廣告支出（指明媒體類(lèi)型并附上典型廣告），以及經(jīng)證實(shí)的來(lái)自行業(yè)或公眾的聲明、信函或陳述等其他證據。

　　前述使用證據包括商標權利人使用商標標識的方式，以及前述使用方式的效果，即購買(mǎi)者會(huì )將該商標與產(chǎn)品的來(lái)源聯(lián)系起來(lái)，由此商標可指示商品的來(lái)源，以獲得顯著(zhù)特征或“第二含義”。所需證據的種類(lèi)和數量取決于商標的性質(zhì)以及在個(gè)案中商標的使用情況。若僅表明該商標與其他標識結合使用的證據，可能并不足以證明該商標已獲得顯著(zhù)特征。

　　在審查前述證據是否能夠證明商標獲得顯著(zhù)特征時(shí)，審查員將主要考慮以下因素：（1）實(shí)際購買(mǎi)者是否將申請商標與某一特定來(lái)源聯(lián)系起來(lái)（通?？赏ㄟ^(guò)消費者調查來(lái)判斷）；（2）商標使用的持續時(shí)間、程度和排他性；（3）廣告宣傳的數量和方式；（4）銷(xiāo)售金額和消費者數量；（5）第三方的有意模仿；（6）媒體自發(fā)的對體現該商標的產(chǎn)品的報道。

　　具體來(lái)說(shuō)，常見(jiàn)的實(shí)際使用證據包括以下形式：

　　（1）商標在商業(yè)中的長(cháng)期使用（Long Use of the Mark in Commerce）

　　如第87345596號“ ”商標的申請人在復審中主張，其自1998年以來(lái)持續使用該標識，且沒(méi)有證據顯示1998年至2017年間有其他貿易主體使用相同或近似的標識。

　　（2）廣告支出（Advertising Expenditures）

　　為某一商標下的商品/服務(wù)進(jìn)行促銷(xiāo)和廣告的大規模支出，對于證明該商標的使用程度具有重要意義。決定一件商標是否獲得顯著(zhù)特征的最終標準是申請人成功（而非“努力”）地使公眾將該商標與申請人之間建立唯一的聯(lián)系。

　　審查員將結合廣告證據材料，確定該商標是如何使用的，商標使用所形成的商業(yè)印象，以及對于消費者的意義。如出于商業(yè)保密考慮，不便透露促銷(xiāo)和廣告支出的，申請人可以相應地說(shuō)明商品/服務(wù)的廣告媒體類(lèi)型（例如，國家電視臺）以及廣告播放的頻率等。

　?。?）認可商標為商品/服務(wù)來(lái)源的宣誓書(shū)或聲明（Affidavits or Declarations Asserting Recognition of Mark as Source Indicator）

　　宣誓書(shū)或聲明的價(jià)值主要取決于所作的陳述內容和宣誓或聲明人的身份。

　　（4）調查證據，市場(chǎng)研究和消費者反響研究（Survey Evidence, Market Research and Consumer Reaction Studies）

　　為證明商標獲得顯著(zhù)特征，調查必須表明消費者將該商標視為識別商品/服務(wù)的來(lái)源。此外，調查應顯示消費者將該商標視為商品/服務(wù)的唯一來(lái)源。為了具有證明價(jià)值，調查必須按照公認的調查研究原則進(jìn)行。申請人必須記錄這類(lèi)證據收集的程序和統計準確性，仔細設計其中的問(wèn)題，并選擇適當的參與者作為調查對象。

　?。?）其他

　　如申請商標為家族商標（Family of Marks）之一，申請人可遞交證據證明：（i）所主張的家族商標具有一個(gè)可識別的共同顯著(zhù)特征，且已被宣傳推廣，從而在消費者心中構成識別商品/服務(wù)的來(lái)源；（ii）消費者會(huì )將申請商標視為該家族商標的成員，從而將其視為識別商品/服務(wù)的來(lái)源。

　　申請商標基于意圖使用提交的，在提交使用聲明之前，若申請人能夠證明：（i）其商標在其他商品/服務(wù)上已通過(guò)使用獲得顯著(zhù)特征；（ii）在先獲得的顯著(zhù)特征將轉移到意圖使用提交的申請所指定的商品/服務(wù)上，則申請人可依據第2(f)條主張商標獲得顯著(zhù)特征。其中，為了滿(mǎn)足上述第二個(gè)要求，申請人必須證明意圖使用的商品/服務(wù)與該商標已具有顯著(zhù)性的商品/服務(wù)的關(guān)聯(lián)程度，以及在商業(yè)使用時(shí)，該商標的既定識別來(lái)源的功能很有可能轉移到意圖使用的相關(guān)商品/服務(wù)上。

　　三、結語(yǔ)

　　美國《商標法》第2(f)條規定的經(jīng)使用“獲得顯著(zhù)特征”或“第二含義”，與中國《商標法》第十一條第二款的立法意圖、規制內容較為接近，但因中美兩國對于商標顯著(zhù)性的認定標準有所不同，因此具體可適用的標識、尤其是證據的提交和認定上存在較大差異。與中國僅可遞交實(shí)際使用證據的證明方式不同，在美國案件審查中，結合申請商標的性質(zhì)，申請人還可通過(guò)遞交在先注冊商標所有權聲明、連續五年實(shí)質(zhì)意義上的獨占使用聲明，以證明商標經(jīng)使用獲得顯著(zhù)特征。因此，對于缺乏顯著(zhù)性或顯著(zhù)性較弱的商標標識，商標申請人可通過(guò)積極使用、盡早申請的方式在美國獲得注冊保護。

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