文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司西安分部 薛明華

　　《商標法》第十九條第四款規定：商標代理機構除對其代理服務(wù)申請商標注冊外，不得申請注冊其他商標。該規定系對商標代理機構申請注冊商標的限制性規定。那么，商標代理機構如何界定呢？本文從“奧普特利”商標異議案件略作探討。

　　一、基本案情

　　奧普特利集團有限公司（以下稱(chēng)被異議人）于2020年6月28日申請注冊了第47613786號“奧普特利”商標（以下簡(jiǎn)稱(chēng)被異議商標），該商標于2020年11月13日通過(guò)初審公告，初步審定使用在第17類(lèi)的“合成橡膠；乳膠（天然膠）；橡皮圈；接頭用密封物；半加工合成樹(shù)脂；非金屬軟管；防熱輻射合成物；絕緣、隔熱、隔音用材料；防水包裝物；封拉線(xiàn)（卷煙）”商品上。

　　奧普家居股份有限公司于法定期限內對被異議商標提出異議，主要理由是:被異議商標與異議人引證商標構成類(lèi)似商品上的近似商標；被異議商標的注冊侵犯了異議人“奧普”馳名商標權；被異議商標侵犯了異議人的字號權；被異議人的經(jīng)營(yíng)范圍中含有“商標代理”，屬商標代理機構，被異議商標的注冊違反了《商標法》第十九條第四款的規定。

　　二、決定結果

　　被異議商標完整包含異議人引證商標，與引證商標構成使用于類(lèi)似商品上的近似商標。異議人提起異議申請時(shí)，被異議人執照記載的經(jīng)營(yíng)范圍包括“商標代理”，此項經(jīng)營(yíng)范圍屬于商標代理機構的業(yè)務(wù)范疇，被異議人應屬于《商標法》第十九條第四款所規定的“商標代理機構”。雖然在本案審理期間被異議人已變更其經(jīng)營(yíng)范圍，刪除了“商標代理”經(jīng)營(yíng)項目，但是，該變更經(jīng)營(yíng)范圍的事實(shí)不應視為被異議商標申請注冊的障礙已經(jīng)消除，否則《商標法》第十九條第四款的立法目的將因被異議人的規避行為而落空，被異議人申請注冊被異議商標的行為已違反第十九條第四款之規定。依據《商標法》第十九條第四款、第三十條規定，決定第47613786號“奧普特利”商標不予注冊。

　　三、評析

　　根據《中華人民共和國商標法實(shí)施條例》第八十四條：商標法所稱(chēng)商標代理機構，包括經(jīng)工商行政管理部門(mén)登記從事商標代理業(yè)務(wù)的服務(wù)機構和從事商標代理業(yè)務(wù)的律師事務(wù)所。商標代理機構從事商標局、商標評審委員會(huì )主管的商標事宜代理業(yè)務(wù)的，應當按照規定向商標局備案。而在實(shí)踐中，許多當事人以其并未在相關(guān)部門(mén)進(jìn)行備案，或在申請注冊后注銷(xiāo)了在商標局的登記備案為由，主張其不屬于商標代理機構的范疇。但北京市高級人民法院在《商標授權確權行政案件審理指南》中14.1【商標代理機構的認定】中明確規定：已經(jīng)備案的從事商標代理業(yè)務(wù)的主體、工商營(yíng)業(yè)執照中記載從事商標代理業(yè)務(wù)的主體、以及雖未備案但實(shí)際從事商標代理業(yè)務(wù)的主體，屬于商標法第十九條第四款規定的“商標代理機構”。因此，是否在商標局登記備案并不是認定構成“商標代理機構”的必要條件，只要從事商標代理業(yè)務(wù)雖未備案也屬于商標代理機構。

　　一般認為，是否屬于“商標代理機構”以申請人申請商標時(shí)的經(jīng)營(yíng)狀態(tài)為準，但本案顯然并不屬于此例。本案被異議人于2011年6月10日成立，其經(jīng)營(yíng)范圍在2021年1月28日增加了“商標代理”這一項，而在2021年3月4日又刪除了這一項，即“商標代理”這一業(yè)務(wù)僅存在了不足兩個(gè)月的時(shí)間。在被異議人于2020年6月28日提出被異議商標申請時(shí)，其經(jīng)營(yíng)范圍中尚無(wú)“商標代理”這一業(yè)務(wù)范疇，在被異議商標實(shí)審時(shí)也無(wú)該業(yè)務(wù)，而僅在異議人提出異議（2021年2月9日）時(shí)被異議人存在“商標代理”這一業(yè)務(wù)。但即便如此，國知局依然認為其屬于商標代理機構。且明確說(shuō)明，其變更經(jīng)營(yíng)范圍的事實(shí)不應視為被異議商標申請注冊的障礙已經(jīng)消除。由此可以看出，是否屬于“商標代理機構”不單是以申請人申請商標時(shí)的經(jīng)營(yíng)狀態(tài)，而是貫穿在整個(gè)商標審理期間的，這樣可以用來(lái)規制當事人隨意變更經(jīng)營(yíng)范圍等方式規避該條款的制約，不因當事人的規避行為而使《商標法》第十九條第四款的立法目的落空。

　　綜上，在目前的司法實(shí)踐中通常均將營(yíng)業(yè)范圍中包含“商標代理”、“知識產(chǎn)權代理”的機構認定為商標代理機構，故相關(guān)企業(yè)在商標申請注冊前后要及早權衡，對于非商標代理機構，不要隨意在經(jīng)營(yíng)范圍中增加此業(yè)務(wù)，以免申請商標時(shí)受到商標法第十九條第四款的限制，影響公司長(cháng)遠發(fā)展。而企業(yè)商標若遭受侵權，不妨委托專(zhuān)業(yè)的代理機構，對侵權人的背景做出調查，運用商標法的禁制條款全面幫助客戶(hù)維權。