文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司  譚雅琦 張嘉暢

　　【系列導讀語(yǔ)】

　　2021年11月，中國國家知識產(chǎn)權局制定了新一版的《商標審查審理指南》，自該指南于2022年1月1日施行以來(lái)，已經(jīng)成為商標審查員和代理人的重要工具，很大程度上方便了審理各環(huán)節法律適用統一和標準執行一致，受到從業(yè)人員的普遍歡迎。受此啟發(fā)，為方便中國企業(yè)及出口商標代理人更好的了解作為中國第一大貿易國——美國的商標審查制度，“集佳”現推出《美國商標審查指南》（Trademark Manual of Examining Procedure-TMEP）解讀系列。希望通過(guò)我們對該指南詳細的介紹、中美制度的對比，讓中國企業(yè)和商標代理人更加全面深入的了解美國商標申請注冊保護制度。

　　商標標識中，如包含欺騙性要素，或者錯誤暗示與其他人（包括生者或死者），機構、信仰或國家象征的聯(lián)系，依據美國《商標法》第2（a）條的相關(guān)規定，將被拒絕申請注冊?！睹绹虡藢彶橹改稀罚ㄏ路Q(chēng)《審查指南》）第1203條對上述欺騙性駁回和錯誤暗示聯(lián)系駁回的適用做了詳細的審查指導。在本文中，我們將解讀分析前述兩類(lèi)駁回的具體審查標準和常見(jiàn)的克服方案，以期為中國企業(yè)提供指引。

　　一、基于欺騙性的駁回（Refusal on Basis of Deceptive Matter）

　　（一）“欺騙性駁回”的審查標準

　　“欺騙性駁回”是拒絕商標申請注冊的絕對理由條款之一。聲明放棄具有欺騙性的術(shù)語(yǔ)專(zhuān)用權，或者聲稱(chēng)經(jīng)使用獲得了顯著(zhù)性，均不足以克服該項絕對理由駁回，因此，含有欺騙性術(shù)語(yǔ)的商標既無(wú)法在主簿申請注冊，亦無(wú)法通過(guò)副簿注冊獲得保護。

　　根據《審查指南》第1203.02（a）條的相關(guān)規定，欺騙性標識一般是指，僅由欺騙性術(shù)語(yǔ)或圖形構成，或者組合商標中包含欺騙性術(shù)語(yǔ)，如全部或部分暗示質(zhì)量、特征、功能、成分或用途等。如“CAFETERIA”商標（含義為：自助餐廳）申請注冊在“非自助餐廳式的飯店”服務(wù)上，或“LOVEE LAMB”商標（其中，LAMB的含義為羔羊）申請注冊在“非小羊皮質(zhì)的汽車(chē)座套”產(chǎn)品上，均可能使消費者對產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、特征或成分等產(chǎn)生誤認，故不予核準注冊。此外，如標識中含有欺騙性術(shù)語(yǔ)的外語(yǔ)同義詞，或者諧音詞，如“Organik”為“organic（有機的）”的諧音詞，則在可能產(chǎn)生欺騙誤認的情況下，亦不得核準注冊。

　　在判斷申請商標是否構成欺騙性標識時(shí)，審查員將主要考慮以下構成要件：（1）申請商標對商品/服務(wù)的特性、質(zhì)量、功能、成分或用途等是否進(jìn)行了錯誤的描述；（2）如是，潛在購買(mǎi)者是否可能相信該錯誤描述是對商品/服務(wù)的描述；（3）如是，該錯誤描述是否可能會(huì )嚴重影響相關(guān)消費者購買(mǎi)決定。

　　上述三個(gè)構成要件為認定構成欺騙性標識的必備條件。而若僅滿(mǎn)足前述2個(gè)要件的，審查員將僅援引美國《商標法》第2（e）條，即“含有欺騙性的錯誤描述的標識（Deceptively misdescriptive marks）不得注冊”的條款，下發(fā)駁回。

　　（二）與“含有欺騙性的錯誤描述（Deceptively misdescriptive marks）”駁回的區別

　　美國《商標法》第2（e）條規定，僅直接描述，或欺騙性地錯誤描述指定商品或服務(wù)的標識，不得核準注冊。認定是否構成“含有欺騙性的錯誤描述”標識時(shí)，審查員將主要考慮上述“欺騙性駁回”的前兩個(gè)判斷標準，即申請商標對商品/服務(wù)的特性、質(zhì)量、功能、成分或用途等進(jìn)行了錯誤的描述，且潛在購買(mǎi)者可能相信該錯誤描述是對商品/服務(wù)的描述。但并不要求該錯誤描述的認知，會(huì )嚴重影響消費者的購買(mǎi)決定。

　　如“Clear”商標（含義為明亮、敞亮等），申請注冊在第25類(lèi)“時(shí)裝鞋”產(chǎn)品上，雖然該標識可能錯誤描述產(chǎn)品的特性，即指定的商品可能并不為透明狀或透明材質(zhì)，但該特征通常不會(huì )嚴重影響消費者的購買(mǎi)意愿，因此該商標僅被認定為具有“含有欺騙性的錯誤描述標識”（Deceptively misdescriptive marks，第2（e）條款），而并不會(huì )下發(fā)“欺騙性駁回”（Deceptive Matter，2（a）條款）。

　　在判斷是否會(huì )嚴重影響消費者的購買(mǎi)決定時(shí)，審查員需提供證據證明，錯誤描述的質(zhì)量或特征會(huì )使商品或服務(wù)對潛在購買(mǎi)者更具吸引力或更合心意，從而影響購買(mǎi)決定。在《審查指南》第1203.02（d）（i）條中所提及的一些客觀(guān)標準，可供審查員在審查中予以參考。一般表現為，含有欺騙性的描述可能會(huì )使商品/服務(wù)在質(zhì)量、特征等方面優(yōu)于其他同品類(lèi)產(chǎn)品，而相較于其他產(chǎn)品具有卓越的品質(zhì)、夸大的性能/功能或健康益處等。如在服裝產(chǎn)品上，申請注冊含有“silk（絲綢）”的商標，可能使消費者誤認為產(chǎn)品具有絲綢般的卓越品質(zhì)，而影響購買(mǎi)決定。在食品上申請注冊含有“organic（有機的）”的商標，可能使消費者誤認為產(chǎn)品均為有機的，而產(chǎn)生誤認誤購。此外，若申請人的商品/服務(wù)的宣傳廣告中，包含與欺騙性標識相關(guān)的虛假表述，體現了申請人的主觀(guān)欺騙意圖，即有意從欺騙性的描述中獲益，則此類(lèi)宣傳廣告將成為判斷“是否會(huì )嚴重影響消費者的購買(mǎi)決定”的重要依據。

　　值得提及的是，前述客觀(guān)判斷標準需以一般消費者的普遍認知而定，而區別于個(gè)人喜好。如含有“BLUE（藍色）”的標識，申請注冊在“自行車(chē)”產(chǎn)品上，僅反映了在顏色上純粹的個(gè)人喜好或偏好，則不宜認定“會(huì )嚴重影響消費者的購買(mǎi)決定”，而下發(fā)“欺騙性駁回”。

　　因上述構成要件的區別，即“是否影響消費者的購買(mǎi)決定”，二者在法律后果上也不盡相同?！昂衅垓_性的錯誤描述（Deceptively misdescriptive marks）”標識因并不影響消費者的購買(mǎi)決定，因此商標申請人可以先行尋求副簿注冊的保護，但下發(fā)“欺騙性駁回”的商標，主簿和副簿均不予以核準注冊。

　　（三） 欺騙性駁回的常見(jiàn)克服方案

　　由于《審查指南》要求審查員援引該條款下發(fā)駁回時(shí)，應當明確說(shuō)明駁回的理由及依據，因此申請人通?？梢葬槍唧w的駁回理由和依據，對審查意見(jiàn)進(jìn)行答復，從而克服駁回。一般而言，有以下兩種克服思路：

　　1、修改指定商品/服務(wù)

　　若申請人的商品/服務(wù)的確符合商標標識中的表述，而不會(huì )造成“欺騙”的，申請人可以通過(guò)修改商品或服務(wù)的表述，使之與商標標識所傳達的含義一致。如在食品上申請注冊含有“organic（有機的）”的商標，可以通過(guò)對指定商品增加限定，如“前述產(chǎn)品均為有機的”，從而克服欺騙性駁回。一般而言，只要商品的特性或材質(zhì)描述達到了相關(guān)行業(yè)內對該術(shù)語(yǔ)的要求即可，申請人無(wú)需證明商品中含此材料或特征的數量或百分比。

　　2、提交爭辯意見(jiàn)

　　若申請人認為申請標識并不滿(mǎn)足“欺騙性標識”的構成要件的，則可以通過(guò)遞交爭辯意見(jiàn)和附隨證據的方式，提交復審答復。如含“jeans（牛仔）”的商標，申請注冊在第25類(lèi)“毛衣、襯衫”等服裝產(chǎn)品上，雖然可能滿(mǎn)足“欺騙性標識”的第一個(gè)構成要件，即“jeans（牛仔）”對產(chǎn)品的材質(zhì)、成分等進(jìn)行了錯誤的描述，但基于服裝行業(yè)慣例和普通消費者的一般認知，“jeans”在服裝行業(yè)中，常指代休閑品類(lèi)，因此潛在購買(mǎi)者并不會(huì )認為該描述是對商品/服務(wù)的材質(zhì)或成分的描述，進(jìn)而嚴重影響相關(guān)消費者的購買(mǎi)決定。因此，申請商標并不滿(mǎn)足“欺騙性標識”的全部構成要件，應予以核準注冊。

　　二、錯誤暗示聯(lián)系的駁回（Refusal on Basis of Matter That May Falsely Suggest a Connection）

　　（一）“錯誤暗示聯(lián)系的駁回”的審查標準

　　根據美國《商標法》第2（a）條的相關(guān)規定，若商標標識與其他人（包括生者或死者）、機構、信仰或國家標識產(chǎn)生錯誤暗示聯(lián)系的，不予核準注冊。如“SCHIEDMAYER”商標，申請注冊在“鋼琴”上，可能錯誤暗示了與著(zhù)名鍵盤(pán)樂(lè )器廠(chǎng)家“Schiedmayer Celesta GmbH（歇德梅爾鋼片琴有限公司）”的聯(lián)系，而不予核準注冊?！癠.S.CUSTOMS SERVICE（美國海關(guān)服務(wù)）”商標，申請注冊在“律師服務(wù)”上，可能錯誤暗示為美國海關(guān)和邊境保護局的聯(lián)系，不予核準注冊。

　　在判斷申請商標是否構成“錯誤暗示聯(lián)系的標識”時(shí)，審查員將主要考慮以下構成要件：（1）該標識與他人或機構在先使用的名稱(chēng)相同或近似；（2）該標識與他人或機構具有唯一且明確的指向性；（3）該標識所指向的其他人或機構，與申請人使用該標識的商品/服務(wù)無(wú)關(guān)；（4）基于其他人或機構的名譽(yù)或聲譽(yù)，使得該標識使用于申請人的商品或服務(wù)時(shí)，相關(guān)公眾將推定與其他人或機構具有關(guān)聯(lián)關(guān)系。此外，雖然申請人是否具有主觀(guān)產(chǎn)生錯誤聯(lián)系的意圖，并不是構成要件之一，但同上述“欺騙性駁回”，申請人的主觀(guān)意圖將作為判斷的重要依據。

　　值得注意的是，《審查指南》第1203.03條指出，從立法目的和立法沿革來(lái)看，上述條款更傾向于保護隱私權，即未經(jīng)個(gè)人或組織的許可，不可將其名稱(chēng)或其他特性作為商標使用，而不在于保護公眾。因此，在駁回復審中，向審查員爭辯商標標識并不會(huì )損害公眾利益的，一般不予采納。

　　（二）“錯誤暗示聯(lián)系的駁回”的常見(jiàn)克服方案

　　若申請人的確與審查員指出的他人或機構具有關(guān)聯(lián)關(guān)系，則一般來(lái)說(shuō)，該類(lèi)駁回較為容易克服。如審查員認為“Longping”商標，申請注冊在農產(chǎn)品上，與知名科學(xué)家袁隆平先生產(chǎn)生了錯誤暗示聯(lián)系，故駁回其申請注冊。在復審中，申請人可通過(guò)遞交袁隆平先生的同意函，以及申請人所提供的書(shū)面聲明和證據，以證明袁隆平先生與申請人的真實(shí)商業(yè)關(guān)系，并非“錯誤聯(lián)系”，應予以核準注冊。

　　而若申請人與審查員指出的他人或機構并不具有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，則申請人可結合上述“錯誤暗示聯(lián)系標識”的四項構成要件，從標識近似度、他人名稱(chēng)關(guān)聯(lián)的唯一和明確指向性、知名度等方面進(jìn)行反駁。

　　三、結語(yǔ)

　　綜上所述，美國《商標法》中第2（a）條規定的“欺騙性駁回”和“錯誤暗示聯(lián)系的駁回”，雖然與中國《商標法》第十條第一款第七項的規制內容較為接近，但在立法目的、具體適用以及克服方案上仍有所區別。而上述差異可為中國商標申請人更好的規避風(fēng)險，并為克服駁回，獲得商標注冊保護提供新的思路。