2016年6月,中國公民鄭某某及其擔任法定代表人的湛江某公司在深圳中院起訴韓國福庫電子株式會(huì )社(下稱(chēng)“韓國福庫”)在華子公司青島福庫電子有限公司(下稱(chēng)“青島福庫”,其與“韓國福庫”合稱(chēng)為“福庫”)侵害其商標權并索賠人民幣1000萬(wàn)元,青島福庫在應訴的同時(shí)在深圳中院起訴鄭某某及湛江某公司侵害其著(zhù)作權。兩案歷經(jīng)一審、二審及再審程序,集佳代理青島福庫在這兩例涉及“一品石”在先著(zhù)作權及在后商標權沖突的雙向互訴案件中據理力爭,并于近日先后收到最高人民法院作出的再審勝訴判決。
一、基本案情
韓國福庫成立于1978年,致力于高壓電飯煲及家用電器的研發(fā)和生產(chǎn)。2006年,韓國福庫開(kāi)發(fā)出內膽材質(zhì)為黃銅鍍金、天然滑石、鑄鐵等電飯煲,并命名為黃金銅、一品石、打鐵名匠等系列,還專(zhuān)門(mén)聘請設計公司設計藝術(shù)標識。在同期市場(chǎng)上,只有韓國福庫設計生產(chǎn)了純石鍋內膽電飯煲,“一品石”內膽電飯煲產(chǎn)品一上市,立即獲得廣泛關(guān)注。
2007年7月,廣東省湛江市居民鄭某某在“電壓力鍋”等廚房器具商品上申請注冊第6175220號“一品石”商標,并于同年8月成立湛江市某公司。2008年4月,鄭某某又申請注冊另一枚第6671221號“一品石”商標,該枚商標的字形與前一枚商標略有變化,著(zhù)作權圖樣及涉案相關(guān)標識如下附圖所示:
鄭某某上述兩枚商標分別于2010年2月和5月核準注冊。在兩枚商標注冊滿(mǎn)五年后,自2015年11月起,鄭某某開(kāi)始向工商部門(mén)行政投訴青島福庫及其經(jīng)銷(xiāo)商商標侵權。福庫亦在被行政投訴后從2016年起對鄭某某“一品石”商標先后提出撤三和無(wú)效宣告申請,但因商標核準注冊已滿(mǎn)五年等因素,未能成功撤銷(xiāo)或無(wú)效其注冊商標。
2016年6月,鄭某某及湛江某公司一紙訴狀,將青島福庫告上法庭。
二、案件分析
接受委托后,集佳律師建議福庫從在先著(zhù)作權等角度進(jìn)行抗辯,并反訴或另訴鄭某某及湛江某公司侵害其著(zhù)作權。因一審法院未接受青島福庫的反訴意見(jiàn),青島福庫另訴鄭某某及湛江某公司侵害其著(zhù)作權。
集佳經(jīng)分析研判后認為,綜合兩案案情來(lái)看,著(zhù)作權案件的勝負至關(guān)重要。而在著(zhù)作權案件中,核心點(diǎn)在于對“”作品獨創(chuàng )性及對方接觸可能性?xún)煞矫娴淖C據收集及論理。為此,集佳律師在收集大量證據的基礎上,從書(shū)法作品的創(chuàng )作特點(diǎn)、獨創(chuàng )性判斷要件入手,認為即便是在現有字體基礎上經(jīng)選擇、取舍、編排設計等活動(dòng)而形成的個(gè)性化表達的書(shū)法文字造型,即已滿(mǎn)足著(zhù)作權法對于作品獨創(chuàng )性的要求,構成書(shū)法美術(shù)作品。同時(shí),盡管被訴方主張其獨立設計“一品石”商標,且對方商標申請前福庫一品石電飯煲尚未進(jìn)入中國市場(chǎng),僅有韓國的在先發(fā)表證據及2007年4月中國廣交會(huì )上展出的報道(文字報道中未明確顯示“一品石”圖樣)及照片等證據,被訴方似乎不具有接觸的可能性。但是,集佳律師對此挖掘大量證據后,證明被訴方惡意搶注包括韓國其他品牌在內的多個(gè)知名品牌,同時(shí),結合被訴標識與在先美術(shù)作品高度近似的情形,從概率學(xué)、邏輯推理、高度蓋然性等角度,強調其具有接觸可能性。
對于商標侵權案件,集佳律師在代理過(guò)程中,重點(diǎn)強調福庫的在先著(zhù)作權,鄭某某等惡意注冊的商標不具有實(shí)質(zhì)合法性,其惡意行使商標權的行為構成權利濫用,應依據最高院第82號指導案例“歌力思”案的裁判規則等,對其訴訟請求不應予以支持。同時(shí),從全面抗辯的角度出發(fā),在該案中還分別從混淆誤認的可能性、合理來(lái)源、權利人無(wú)真實(shí)使用商標意圖等多角度進(jìn)行全方位抗辯。
三、法院判決
青島福庫在兩案中的訴求在一二審程序中均未獲得法院支持,故而依法向最高人民法院就兩案申請再審。最高人民法院審查兩案后均依法裁定予以提審。
經(jīng)提審,最高院在著(zhù)作權再審案件中認定:“”書(shū)法文字造型是個(gè)性化選擇、取舍、編排的結果,屬于作者的獨創(chuàng )性表達,構成著(zhù)作權法意義上的美術(shù)作品。被控侵權標志使用的是“”美術(shù)作品中排除了公有領(lǐng)域創(chuàng )作素材之后的獨創(chuàng )性表達部分,二者構成實(shí)質(zhì)性相似。著(zhù)作權法上的接觸可能性并不限于對國內作品的接觸,對于在國外發(fā)表的作品,國內主體也具有接觸可能性。被控侵權標志是否已作為商標注冊,并不能成為其侵害他人著(zhù)作權的合法抗辯事由。據此,最高院再審判決撤銷(xiāo)一、二審判決,改判鄭某某及湛江某公司停止侵權并承擔賠償責任。
經(jīng)提審,最高院在商標權再審案件中認定:民事訴訟活動(dòng)應當遵循誠實(shí)信用原則。不具有合法權利基礎的權利請求不應得到支持。根據最高人民法院第82號指導案例裁判要點(diǎn),當事人違反誠實(shí)信用原則,損害他人合法權益,擾亂市場(chǎng)正當競爭秩序,惡意取得、行使商標權并主張他人侵權的,人民法院應當以構成權利濫用為由,判決對其訴訟請求不予支持。本案中,由于鄭某某及湛江某公司取得及使用涉案商標權的行為系在侵犯青島福庫合法在先著(zhù)作權的基礎上進(jìn)行,該行為違反了誠實(shí)信用原則,不具有正當性,但其仍據此向青島福庫提起商標侵權之訴,其訴訟行為構成權利濫用,其訴訟請求缺乏合法的權利基礎而不予支持。據此,最高人民法院判決撤銷(xiāo)一、二審判決,改判駁回鄭某某及湛江某公司的訴訟請求。
四、典型意義
在本著(zhù)作權再審案件中,最高人民法院對書(shū)法美術(shù)作品獨創(chuàng )性的認定、實(shí)質(zhì)性相似的判定、接觸可能性的推定以及運用邏輯推理和日常生活經(jīng)驗對相關(guān)證據進(jìn)行全面客觀(guān)的審核認定等方面,均對類(lèi)似案件具有指導意義。
最高人民法院就商標侵權再審案件所做判決,再次確認了違反誠實(shí)信用原則惡意取得并行使商標權利構成權利濫用,即便其商標形式上獲準注冊,亦不具有實(shí)質(zhì)上的合法性,其權利不具有保護的基礎,相關(guān)主張不應得到法律支持。該判決再次彰顯中國司法機關(guān)從司法層面制止非法搶注者試圖通過(guò)形式合法的已注冊商標進(jìn)行惡意索賠的決心,為權利人在遭遇同類(lèi)情形如何合法維權提供了又一經(jīng)典判例。
兩份再審判決展現了我國對于加強知識產(chǎn)權保護、加大制止商標惡意注冊、惡意訴訟的力度和趨勢。在民事訴訟中賦予被搶注者以抗辯權,從而堵住非法搶注者的權利行使路徑,使其無(wú)利可圖,以?xún)艋袌?chǎng)環(huán)境、鼓勵正當競爭為指引,堅決制止惡意搶注等商業(yè)標識侵權行為,為知名品牌的培育和成長(cháng)提供良好的法律環(huán)境。
本案也啟示相關(guān)市場(chǎng)主體,在遭遇到類(lèi)似商標被搶注及惡意訴訟時(shí),應堅定合法維權并據理力爭的信心和決心。從風(fēng)險防控角度,在開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)前,應盡可能提前進(jìn)行商標申請注冊等布局,在相關(guān)作品創(chuàng )作完成后及時(shí)進(jìn)行相關(guān)版權登記,對包括商標、版權等在內的知識產(chǎn)權進(jìn)行合理布局,在獲權、用權、維權等方面合理規劃并適時(shí)尋求知識產(chǎn)權專(zhuān)業(yè)人士的意見(jiàn)和建議。