文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 隋丹丹

　　本文簡(jiǎn)單介紹了美國專(zhuān)利法對非顯而易見(jiàn)性的審查標準演變，結合幾個(gè)醫藥領(lǐng)域案例對其進(jìn)行說(shuō)明。

　　美國專(zhuān)利法第103條規定非顯而易見(jiàn)性如下：

　　35 U.S.C. 103 Conditions for patentability；non-obvious subject matter

　　A patent for a claimed invention may not be obtained，notwithstanding that the claimed invention is not identically disclosed as set forth in section 102，if the differences between the claimed invention and the prior art are such that the claimed invention as a whole would have been obvious before the effective filing date of the claimed invention to a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.

　　一、Graham et al.v.John Deere Co案

　　早在1850年，美國最高法院在 Hotchkiss v Greenwood 案中規定了一個(gè)簡(jiǎn)單的指導原則，即一項發(fā)明只有在證明其比熟悉該行業(yè)的普通技術(shù)人員所擁有的創(chuàng )造力和技能更高的情況下才能獲得專(zhuān)利。該定義是模糊且抽象的。

　　直到1952年，美國專(zhuān)利法才頒布了三個(gè)單獨的條款來(lái)規定可專(zhuān)利性的基本條件。前兩個(gè)明確條件是第101條和第102條規定的新穎性和實(shí)用性，第三個(gè)是第103條中規定的非顯而易見(jiàn)性。這表明，對于相關(guān)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員而言，除了新穎性和實(shí)用性之外，可專(zhuān)利性還取決于“非顯而易見(jiàn)性”。第103條的一個(gè)顯著(zhù)特點(diǎn)是它與Hotchkiss中的模糊且抽象的“發(fā)明”不同，第103條明確強調了“非顯而易見(jiàn)性”。

　　1966年，最高法院在Graham v John Deere Co案中首次引入非顯而易見(jiàn)性的標準和方法：（1）確定現有技術(shù)的范圍和內容；（2）確定現有技術(shù)與要求保護的專(zhuān)利的權利要求之間的區別，從而確定非顯而易見(jiàn)性；（3）確定直接相關(guān)領(lǐng)域中普通技術(shù)人員的水平；（4）輔助考慮因素，如商業(yè)上的成功，長(cháng)期需要但一直未解決的問(wèn)題，他人的失敗等。

　　二、教導-啟示-動(dòng)機（Teaching-Suggestion-Motivation）準則

　　Graham案之后，美國聯(lián)邦巡回上訴法院發(fā)展了一套教導-啟示- 動(dòng)機準則，即TSM判斷準則。根據TSM 判斷準則，在“顯而易見(jiàn)性”的認定上，需要證明對比文獻提供了明確的教導、建議或啟示，并且該教導、建議或啟示足以讓本領(lǐng)域普通技術(shù)人員將各項現有技術(shù)進(jìn)行組合，以獲得所保護的發(fā)明。由于其易于應用，后來(lái)在實(shí)踐中得到了廣泛應用。但是該準則也帶來(lái)一些問(wèn)題，例如很多文獻不會(huì )明確記載相應教導或啟示，審查時(shí)也難以找到證據，這使得質(zhì)疑顯而易見(jiàn)性變得困難，實(shí)質(zhì)上降低了發(fā)明取得專(zhuān)利權的門(mén)檻，也是美國隨后出現專(zhuān)利權過(guò)多過(guò)濫等問(wèn)題的根源之一。

　　三、KSR Int’l Co.v.Teleflex Inc.,550 U.S.398 (2007)案

　　KSR案涉及的專(zhuān)利為用于汽車(chē)油門(mén)控制的可調節踏板裝置，專(zhuān)利權人為T(mén)eleflex公司。2002年Teleflex公司起訴經(jīng)營(yíng)客車(chē)和輕型卡車(chē)腳控油門(mén)踏板裝置的KSR公司，稱(chēng)其生產(chǎn)的可調節油門(mén)踏板裝置侵犯了上述專(zhuān)利權，而KSR反訴該專(zhuān)利權無(wú)效。美國聯(lián)邦巡回上訴法院依據TSM準則認為該專(zhuān)利有效。然而，美國最高法院認為，美國聯(lián)邦巡回上訴法院對于TSM準則的應用過(guò)于僵化，指出當存在解決某個(gè)問(wèn)題的設計需求或者市場(chǎng)壓力，并且有一些有限的、可預測的解決方案時(shí)，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員有充分理由在其所掌握的技術(shù)范圍內嘗試已知選擇。如果僅帶來(lái)了預料到的成功，那么它可能不是一種創(chuàng )新。最高法院在該案的審理中最終支持了KSR公司，撤消了美國聯(lián)邦巡回上訴法院的判決。

　　KSR 案判決后，美國專(zhuān)利商標局很快實(shí)施了新審查指南，規定了七種非顯而易見(jiàn)性的判斷原則。

　?。?）根據已知方法結合現有技術(shù)要素以獲得可預期結果

　　對此，美國專(zhuān)利商標局引用了Anderson’s-Black Rock, Inc. v. Pavement Salvage Co., 396 U.S.57 (1969)案。在A(yíng)nderson’s-Black Rock中，專(zhuān)利權人在單個(gè)底盤(pán)上結合了現有技術(shù)鋪面設備的功能元素。由于專(zhuān)利權人的鋪面裝置與現有技術(shù)的不同之處僅在于單個(gè)底盤(pán)上的各種現有技術(shù)要素的組合，并且每個(gè)要素的組合都具有獨立的相同功能，因此最高法院根據第103條判定要求保護的發(fā)明為顯而易見(jiàn)的。

　?。?）已知要素簡(jiǎn)單替代以獲得可預期結果

　　美國專(zhuān)利商標局援引 Ruiz v.AB Chance Co.,357 F.3d 1270（Fed. Cir.2004）案，指出如果替換的結果是可預測的，則僅通過(guò)將現有技術(shù)設備、方法或產(chǎn)品的元素替換為本領(lǐng)域中的另一個(gè)已知元素，權利要求不符合第35 U.S.C.103 條。在 Ruiz 案中，聯(lián)邦巡回法院認為，其專(zhuān)利是顯而易見(jiàn)的。

　?。?）使用公知技術(shù)以相同方式改善類(lèi)似的設備、方法或產(chǎn)品

　　在 In re Nilssen，851 F.2d 1401 (Fed. Cir.1988) 中舉例說(shuō)明了這一基本原理。該案例涉及用于熒光燈的鎮流器保護系統，其中兩個(gè)現有技術(shù)共同教導了要求保護的發(fā)明。第一個(gè)現有技術(shù)教導了使用控制裝置來(lái)保護類(lèi)似于所要求保護的電路的逆變器電路。另一個(gè)現有技術(shù)教導了一種在高電流條件下禁用逆變器電路的方式。法院認定，將已知的用于禁用電路的技術(shù)的教導與保護系統相結合對本領(lǐng)域技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是顯而易見(jiàn)的，從而使要求保護的發(fā)明無(wú)效。

　?。?）使用公知技術(shù)改進(jìn)已知的設備、方法或產(chǎn)品以產(chǎn)生可以預料的結果

　　美國專(zhuān)利商標局通過(guò)引用 Dann v.Johnston，425 U.S.219 (1976) 的案例證明了這一基本原理。Dann的方案是一個(gè)在支票上打印類(lèi)別代碼的支票處理系統。這些類(lèi)別代碼允許銀行向客戶(hù)提供按不同類(lèi)別詳細說(shuō)明客戶(hù)支出的報告?，F有技術(shù)教導了使用支票上的打印數據進(jìn)行日常處理以及在支票上打印帳號以跟蹤支出類(lèi)別。通過(guò)添加印刷類(lèi)別所做的改進(jìn)產(chǎn)生了可預料的結果，因此該專(zhuān)利基于第35 U.S.C.103 條無(wú)效。

　?。?）“顯易嘗試”——從確定的有限數目的、可以預料的方案中選擇，并具有合理地可預期的成功

　　美國專(zhuān)利商標局引用了Alza Corp. v. Mylan Laboratories, Inc., 464 F.3d 1286 (Fed. Cir. 2006) 的案例證明了該原理。在A(yíng)lza案中，聯(lián)邦巡回法院設法解決了一種高度水溶性的藥物奧昔布寧的24小時(shí)緩釋制劑?，F有技術(shù)包括教導與奧昔布寧同類(lèi)別的其他高水溶性藥物的緩釋的專(zhuān)利；具有不同釋放速率的奧昔布寧緩釋制劑；與奧昔布寧同類(lèi)藥物24小時(shí)緩釋普遍適用的方法。聯(lián)邦巡回法院以顯而易見(jiàn)性為由認定該專(zhuān)利無(wú)效，認為現有技術(shù)具有有限數量的實(shí)現預期結果的可能性。因此，嘗試以前已知的方法來(lái)實(shí)現高水溶性藥物的緩釋是顯而易見(jiàn)的。

　?。?）基于設計因素或市場(chǎng)動(dòng)力的推動(dòng)而使某一領(lǐng)域的公知技術(shù)發(fā)生改變以應用于相同領(lǐng)域或不同領(lǐng)域，如果這種改變對于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是可以預料的

　　KSR本身可應用此原理。在KSR中，現有技術(shù)包括幾個(gè)類(lèi)似的設備。為實(shí)現要求保護的發(fā)明而對現有技術(shù)做出的改變是設計需要的結果。由于踏板組件市場(chǎng)已從線(xiàn)纜驅動(dòng)系統轉向計算機控制系統，因此存在這種設計需求。此外，KSR引用的專(zhuān)利教導了Teleflex要求保護的每個(gè)要素。此外，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員可以預測在進(jìn)行改進(jìn)時(shí)可能實(shí)現的結果。

　?。?）一些現有技術(shù)中的教導、啟示或動(dòng)機使得本領(lǐng)域普通技術(shù)人員改進(jìn)現有技術(shù)或結合現有技術(shù)中的教導以得到請求保護的發(fā)明

　　根據KSR案的判決，美國專(zhuān)利商標局明確表示，不需要在任何對比文件中明確說(shuō)明，教導、啟示或動(dòng)機可以隱含在市場(chǎng)力量、設計需求或整體現有技術(shù)中。

　　KSR 案件標志著(zhù)美國對于非顯而易見(jiàn)性提出了新的判斷標準和導向。從法院的判例來(lái)看，KSR 案之后法院對于非顯而易見(jiàn)性的判斷方式更加靈活，能夠使顯而易見(jiàn)性的駁回更合理化。

　　四、KSR案之后的醫藥領(lǐng)域的相關(guān)案例

　?。?）Pfizer Inc.v.Apotex Inc.（US4879303）

　　輝瑞公司于1982 年發(fā)明了氨氯地平，發(fā)現其有抗高血壓活性，并于1986 年獲得US4572909 專(zhuān)利，涉及二氫吡啶類(lèi)化合物及其多種鹽，其中優(yōu)選馬來(lái)酸鹽。在后續的研究中定發(fā)現，苯磺酸氨氯地平具有明顯優(yōu)良的加工特性和更好的穩定性。后來(lái)輝瑞就此申請專(zhuān)利并獲授權，涉案專(zhuān)利的權利要求1請求保護氨氯地平的苯磺酸鹽。

　　2003年，輝瑞對Apotex公司提起侵權訴訟，Apotex公司反訴該專(zhuān)利因顯而易見(jiàn)而無(wú)效。該案中，氨氯地平及其多種鹽包括馬來(lái)酸鹽是已知藥物，故本案爭議焦點(diǎn)在于具體選擇苯磺酸鹽是否具有非顯而易見(jiàn)性。

　　地區法院認為：形成苯磺酸氨氯地平的結果不可預見(jiàn)，因此是“非顯而易見(jiàn)”的，而上訴法院駁回了將“不可預見(jiàn)性”等同于“非顯而易見(jiàn)性”的觀(guān)點(diǎn)，認為本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在氨氯地平的可加工性方面遇到困難時(shí)，會(huì )尋求成鹽，并且有能力將潛在的鹽組群縮小到制藥上可接受的公知的53 種陰離子( 其中包括苯磺酸根陰離子)。這是形成“合理的成功預期”可接受的數量。在該數量范圍內進(jìn)行試驗，有望篩選獲得涉案專(zhuān)利化合物。因此，上訴法院做出判決，認為苯磺酸氨氯地平專(zhuān)利基于“顯而易見(jiàn)”無(wú)效。

　　美國聯(lián)邦巡回上訴法院對該類(lèi)案件主要考慮：第一，成功的合理預期。一定數量的選擇范圍是否是合理的成功預期可以接受的數量。對于顯而易見(jiàn)性只要求有合理的成功預期，而不要求一定能成功。第二，發(fā)明的動(dòng)機與現有技術(shù)的教導?，F有技術(shù)中氨氯地平馬來(lái)酸鹽由于存在性質(zhì)上的缺陷，使本領(lǐng)域技術(shù)人員有動(dòng)機改進(jìn)鹽的種類(lèi)。而現有技術(shù)的各種教導也足以使本領(lǐng)域技術(shù)人員將鹽的選擇范圍縮小到可接受的幾種。同時(shí)，美國聯(lián)邦巡回上訴法院不認為“不可預見(jiàn)性”等同于“非顯而易見(jiàn)性”，只要有一個(gè)合理的成功可能性，就不能簡(jiǎn)單的因某種程度的不可預見(jiàn)性而排除其顯而易見(jiàn)性。這些判斷因素也同樣適用于類(lèi)似特征限定的非顯而易見(jiàn)性判斷中?？梢?jiàn)美國聯(lián)邦巡回上訴法院判決時(shí)已經(jīng)不再機械使用TSM 法，認為現有技術(shù)的教導可以更廣泛，本領(lǐng)域技術(shù)人員有一定的解決問(wèn)題的能力，改進(jìn)動(dòng)機也更靈活。

　?。?）Sanofi-Synthelabo v.Apotex，Inc.（ US4847265）

　　Sanofi 公司所主張的化合物為氯吡格雷（clopidogrel），是甲基α-5（4，5，6，7- 四氫（3，2-c）噻乙吡啶基）（2-氯苯基l）醋酸鹽的右旋異構體。氯吡咯雷是抗血栓化合物，其外消旋體或右旋和左旋異構體（D-and L-）混合物均為現有技術(shù)，但這兩種異構體此前從未分離使用過(guò)。盡管已知其混合物具有抗血栓性能，但兩種異構體各自產(chǎn)生的作用是未知的。該專(zhuān)利涉及上述化合物的右旋異構體。Apotex 公司仿制了該藥物，Sanofi提起侵權訴訟，Apotex 反訴該專(zhuān)利無(wú)效。本案爭議焦點(diǎn)在于立體異構體相對于其消旋體是否具有非顯而易見(jiàn)性。

　　地方法院和美國聯(lián)邦巡回上訴法院均維持該專(zhuān)利有效，認為：（1）右旋體具有不可預見(jiàn)和不尋常的性質(zhì)及由此產(chǎn)生的治療優(yōu)勢。（2）分離非對映異構體的方法雖然已有記載，但同時(shí)認為分離較為困難，不一定適用于各種化合物。分離方法不屬于簡(jiǎn)單的常規方法，能否成功分離及分離后性質(zhì)是不可預測的。（3）分離后兩種可能的異構體具有何種效果，這是不能預期的。

　?。?）Takeda Chemical Industries，Ltd.v.Alphapharm Pty.，Ltd.（US4687777）

　　Takeda公司所要保護的專(zhuān)利是如下所示的吡格列酮（pioglitazone）化合物：

　　Takeda公司對仿制藥Alphapharm公司提起侵權訴訟，Alphapharm公司以顯而易見(jiàn)為由提起無(wú)效宣告作為抗辯。其中，現有技術(shù)化合物（b）如下：

（b）

　　Alphapharm公司認為對上述已知化合物進(jìn)行吡啶環(huán)上的取代基變化和環(huán)上位移就能得到涉案專(zhuān)利的吡格列酮的結構，因此涉案專(zhuān)利是顯而易見(jiàn)的。

　　美國聯(lián)邦巡回上訴法院維持該專(zhuān)利權有效，認為：首先，現有技術(shù)中沒(méi)有給出選擇上述化合物（b）作為先導化合物的信息，有利的化合物不包括化合物（b），因此本領(lǐng)域技術(shù)人員不會(huì )選擇化合物（b）作為先導化合物對其進(jìn)行改進(jìn)。其次，現有技術(shù)公開(kāi)了很多化合物選項，其中任何一種都可以被選為先導化合物以作進(jìn)一步研究。因此，涉案專(zhuān)利是非顯而易見(jiàn)的。

　　參考文獻

　　【1】MPEP 2141；

　　【2】Christopher K. Dorsey，Isn't It Obvious？How the USPTO Has Changed Its Evaluation of Patent Applications in Response to the KSR Decision，Intellectual Property，2008(1)，1-6.

　　【3】楊秦等，美國醫藥專(zhuān)利中非顯而易見(jiàn)性審查標準的適用及啟示，審查實(shí)踐與研究，2017(7)，113-118.