文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 宋洋

　　世界范圍內的商標布局是企業(yè)和品牌在發(fā)展過(guò)程中不可繞過(guò)的一個(gè)話(huà)題。企業(yè)在品牌發(fā)展過(guò)程中，對于品牌標志的選擇，往往會(huì )面臨在商業(yè)領(lǐng)域的易傳播度和商標保護領(lǐng)域的弱顯著(zhù)性之間的矛盾，難以取舍；或是以弱顯著(zhù)性標識為品牌，且已經(jīng)發(fā)展到一定程度，則難以承擔舍棄弱顯著(zhù)性標識帶來(lái)的損失。在這種情況下，弱顯著(zhù)性商標如何成功取得注冊對企業(yè)的商標布局乃至后續的市場(chǎng)覆蓋、商標維權均起到至關(guān)重要的作用。本文選取在國際貿易中中國企業(yè)最常往來(lái)的發(fā)達國家之一——美國為例，通過(guò)解析弱顯著(zhù)性商標的相應理論和在美注冊過(guò)程，期盼給廣大中國企業(yè)提供解決弱顯著(zhù)性商標注冊困境的思路。

　　一、美國對商標顯著(zhù)性的劃分

　　美國理論界將商標做強顯著(zhù)性商標（strong mark）和弱顯著(zhù)性商標（weak mark）的區分，只有強商標才能獲得聯(lián)邦注冊，即只有商標本身具有顯著(zhù)性或者商標所有人證明其商標通過(guò)長(cháng)期使用已取得第二含義（secondary meaning），該商標才可能獲得在主注冊簿（Principal Register）上的注冊。強商標包括三種即臆造性商標（fanciful marks）、任意性商標（arbitrary marks）和暗示性商標（suggestive marks）。以文字商標為例，臆造性商標，是指構成商標的單詞或者字母組合在詞典上沒(méi)有任何含義；任意性商標，是指構成商標的單詞或者單詞組合在詞典上有固定含義，但與其指定的商品或者服務(wù)無(wú)關(guān)；暗示性商標，是指對其使用商品的性質(zhì)或者質(zhì)量具有影射或者暗示作用的商標。弱顯著(zhù)性商標則簡(jiǎn)單區分為描述性商標（descriptive marks）和其他（如地名、姓氏、行業(yè)術(shù)語(yǔ)）。

　　本文中所提及的弱顯著(zhù)性商標，僅針對描述性商標（descriptive marks），即使用在商品或服務(wù)上，直接描述了其使用商品/服務(wù)的功能、質(zhì)量、成份等特點(diǎn)或服務(wù)的性質(zhì)。如“Power”使用在電源商品上，“Daily”使用在報紙雜志上等。

　　在實(shí)際審查中，美國專(zhuān)利商標局（USPTO）的審查員通常采用美國商標法上規定的“固有顯著(zhù)性”（inherently distinctive）和“僅具有描述性”（merely descriptive）、“僅傳遞信息”（merely informational）等術(shù)語(yǔ)來(lái)，針對不同顯著(zhù)性的商標采取不同的審查標準。對上述弱顯著(zhù)性商標，以“僅具有描述性”（merely descriptive）、“僅傳遞信息”（merely informational）兩種標準區別對待。

　　二、弱顯著(zhù)性商標在美注冊的可行性

　　依據美國現行商標法（頒布于1946年的《蘭哈姆法》），美國專(zhuān)利商標局將注冊簿分為：主簿（Principal Register）和副?。⊿upplemental Register）。主薄注冊在效果上大致與中國國內的商標注冊相近，如商標注冊后即享有專(zhuān)有權，商標申請將經(jīng)歷公告程序和異議期等。副簿注冊則為僅具有描述性但能區分商品或服務(wù)來(lái)源的商標提供了注冊的可能，但商標僅在副薄注冊并不能真正享受聯(lián)邦商標法的保護，即不具有實(shí)質(zhì)的商標專(zhuān)有權，需在通過(guò)連續長(cháng)期的使用獲得顯著(zhù)性后方可重新申請主薄注冊。

　　1、副簿注冊的基本要求

　　副簿注冊?xún)H限于基于實(shí)際使用、及原屬?lài)裕瓷暾堊曰A為1(a)或44(e)）而提交的美國單一申請商標，即，通過(guò)馬德里國際注冊指定的商標和基于打算使用而申請的商標（即申請注冊基礎為66（a）和1（b））無(wú)法在副簿注冊。

　　通常，副簿注冊的商標申請由主簿注冊的商標申請修改而來(lái)。當審查員以商標缺乏顯著(zhù)性為由駁回主簿注冊的注冊申請時(shí)，如果審查員認為該商標能夠區分商品和服務(wù)來(lái)源，就會(huì )允許申請人將主簿注冊的申請修改為副簿注冊的申請。需注意的是，能夠進(jìn)行副簿注冊的商標一定要“能夠區分商品和服務(wù)來(lái)源”，因此，被審查員認定“僅傳遞信息”（merely informational）的商標，會(huì )被認為無(wú)法區分商品和服務(wù)來(lái)源，亦不能通過(guò)長(cháng)期使用獲得顯著(zhù)性，故不能轉為副簿注冊，部分標語(yǔ)性質(zhì)的商標會(huì )被認為“僅傳遞信息”（merely informational），如“3 dollars”、“King Size”等。

　　2、副簿注冊的后續影響

　　弱顯著(zhù)性的商標在美國申請之時(shí)如遇審查員基于“僅具有描述性”（merely descriptive）下發(fā)缺顯駁回，如申請人的商標在美沒(méi)有長(cháng)期大量的使用，無(wú)法通過(guò)提交使用證據證明商標獲得第二含義（secondary meaning）從而獲得顯著(zhù)性的，僅以爭辯商標具有顯著(zhù)性的方式答復審查員將會(huì )消耗申請人大量的時(shí)間和金錢(qián)成本，且存在較大難度，爭辯成功把握低。此時(shí)為最低限度的保留商標權利，申請人可以選擇修改為副簿注冊，且具有下述優(yōu)點(diǎn)：（1）在副簿注冊的申請商標，不存在注冊前的公告程序，一旦商標申請改為副簿注冊被核準，該商標將被獲準注冊，即一定程度上避免了被第三人異議的風(fēng)險，可以相對快速的獲得注冊。（2）副簿注冊后商標信息將存在于聯(lián)邦數據庫中，可以阻擋后續的近似商標在類(lèi)似商品上的注冊。（3）注冊人可使用?標記及其他注冊標記，即可以以注冊商標的形式在市場(chǎng)中使用，以發(fā)展品牌知名度，積累使用證據。（4）可幫助該商標在其他國家或地區獲準注冊或獲得優(yōu)先權。

　　相比于主簿注冊，副簿注冊的缺點(diǎn)也較為突出，主要有如下兩點(diǎn)：（1）無(wú)法獲得“不可爭辯性(incontestability)”。主簿注冊的商標注冊后5-6年提交使用證據時(shí)通常會(huì )主張商標具有“不可爭辯性”，即他人無(wú)法再因為缺乏顯著(zhù)性或與在先商標沖突要求撤銷(xiāo)該商標的注冊。但副簿注冊無(wú)法獲得“不可爭辯性”。也就是說(shuō)，他人隨時(shí)可以對副簿注冊的商標提出挑戰，如果證據充分，該副簿注冊的商標則可能被撤銷(xiāo)。（2）此外，需要提請企業(yè)注意的是，根據亞馬遜品牌備案的規定，副簿注冊商標無(wú)法在平臺申請備案。因此，想注冊美國商標進(jìn)行亞馬遜品牌備案的企業(yè)仍需申請商標主簿注冊。

　　當然，申請副簿注冊的商標在注冊滿(mǎn)5年后，如積累足夠使用證據，能夠證明商標通過(guò)使用獲得第二含義的，則可以重新申請主薄注冊。因此對于本身在主簿注冊成功把握不大的弱顯著(zhù)性商標，在申請之時(shí)注意以相應的申請基礎提交，遇到駁回后及時(shí)轉為副簿注冊以爭取時(shí)間積累使用證據，不失為過(guò)渡期的一種好方法。