文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 劉瑾

　　隨著(zhù)中國科技的騰飛，中國自有品牌的產(chǎn)品日漸走向世界，在越來(lái)越多的國家打開(kāi)市場(chǎng)。為了實(shí)現產(chǎn)品在目標市場(chǎng)的獨占性，獲取最大的經(jīng)濟利益，越來(lái)越多的中國企業(yè)開(kāi)始重視專(zhuān)利的申請和布局。美國一直以來(lái)都是全球最重要的市場(chǎng)之一，因此，申請美國專(zhuān)利往往成為眾多企業(yè)的優(yōu)先選擇。與申請中國專(zhuān)利相比，申請美國專(zhuān)利的成本很高，包括較高的官方費用（以下簡(jiǎn)稱(chēng)官費）和高昂的美國律師代理費。因此，如何幫助客戶(hù)準備申請文件，避免不必要的官費和代理費，是涉外代理人在日常工作中需要考慮的因素之一。筆者結合3個(gè)案例談一談美國專(zhuān)利實(shí)踐中一個(gè)值得注意的問(wèn)題。

　　美國專(zhuān)利涉及到的官費主要有以下一些方面（來(lái)源于USPTO官網(wǎng)）：

　　其中大部分項目的費用是固定的，僅取決于申請人的規模是大實(shí)體、小實(shí)體還是微實(shí)體。有一定操作空間的是申請提交時(shí)的費用（patent application filing fees），其中與權利要求相關(guān)的主要是以下幾條：

（來(lái)源于USPTO官網(wǎng)，2020-10-02起實(shí)施）

　　可以看出，權利要求的數目和形式對費用有著(zhù)相當大的影響，尤其是存在多項引用的權利要求（$860，大實(shí)體）和超過(guò)3項之后的獨立權利要求（$480/項，大實(shí)體）。由于美國允許申請人在審查員準備好發(fā)出第一次審查意見(jiàn)之前提出主動(dòng)修改，這就為申請人通過(guò)修改權利要求來(lái)減少官費提供了機會(huì )。我們通常都會(huì )在提交申請同時(shí)提交權利要求的主動(dòng)修改，相應地，1）將獨立權利要求數減少至3項以?xún)龋?）將總權利要求數控制在20項以?xún)龋?）將多項引用修改為單項引用。

　　對于第1）點(diǎn)，首先涉及到的是什么形式是獨立權利要求，什么形式是從屬權利要求，只有認定清楚了，才能正確地計算獨立權利要求的項數。

　　美國專(zhuān)利法沒(méi)有直接給出獨立權利要求的定義，但給出了關(guān)于從屬權利要求的形式的定義：

　　35 U.S.C. 112 Specification

　　(d) REFERENCE IN DEPENDENT FORMS.—Subject to subsection (e), a claim in dependent form shall contain a reference to a claim previously set forth and then specify a further limitation of the subject matter claimed.

　　從專(zhuān)利法的這一描述來(lái)看，從屬權利要求除了包含其引用權利要求的全部技術(shù)特征，還需要對保護主題進(jìn)行進(jìn)一步的限定（specify a further limitation）。既然是進(jìn)一步的限定，可知從屬權利要求的主題與其引用的權利要求應當是相同的，否則談不上進(jìn)一步的限定。比如，一個(gè)權利要求要求保護一種裝置，另一個(gè)權利要求要求保護所述裝置的使用方法，盡管后一個(gè)方法權利要求引用了前一個(gè)裝置權利要求，但我們通常理解為二者是兩個(gè)獨立權利要求，保護主題不同，且使用方法不是對裝置的進(jìn)一步限定，因為裝置的技術(shù)特征是由其本身的結構特征表征的，而不是其使用方法。

　　但在美國專(zhuān)利實(shí)踐中，提交申請時(shí)從屬權利要求的認定與專(zhuān)利法的規定是不完全相同的。下面以一個(gè)已提交申請的權利要求為例（以下稱(chēng)案例1）：

　　1.一種組合物；

　　2-4.（引用1，對所述組合物的進(jìn)一步限定）；

　　5.一種制備所述組合物的方法（引用1）；

　　6.一種治療疾病X的方法（引用1）。

　　這樣一組權利要求我們通常會(huì )認為包含3個(gè)獨立權利要求，屬于典型的產(chǎn)品、產(chǎn)品的制備方法和治療方法權利要求。但在USPTO發(fā)出的受理通知書(shū)上，明確顯示申請只包含1個(gè)獨立權利要求，參見(jiàn)下圖：

　　以另一個(gè)已提交申請的權利要求為例（以下稱(chēng)案例2）：

　　1.一種抗體；

　　2-5.（引用1，對所述抗體的進(jìn)一步限定）；

　　6.一種多核苷酸（引用1；

　　7.一種藥物組合物（引用1）；

　　8.一種治療疾病的方法（引用1）；

　　9.一種檢測目標分子的方法（引用1）；

　　10-17.（引用9，對所述方法的進(jìn)一步限定）。

　　從保護主題和權利要求的撰寫(xiě)形式看，以上包含5個(gè)獨立權利要求，以“一種……”起始。但事實(shí)上，美國代理所在提交申請時(shí)，獨立權利要求數計為1，沒(méi)有繳納額外費用。參見(jiàn)美國代理所發(fā)回的提交官方的表格：

　　為了理解美國代理所可以這么填寫(xiě)的原因，明確USPTO的相關(guān)規定，我們查閱了MPEP，發(fā)現以下描述：

　　MPEP 607 Filing Fee [R-07.2015]

　　For purposes of determining the fee due the U.S. Patent and Trademark Office, a claim will be treated as dependent if it contains reference to one or more other claims in the application. A claim determined to be dependent by this test will be entered if the fee paid reflects this determination.

　　也就是說(shuō)，出于決定費用的目的（for purposes of determining the fee）而不是其它目的，引用了一個(gè)或多個(gè)其它權利要求的權利要求將被視為從屬權利要求。這里并沒(méi)有要求從屬權利要求對所引用的權利要求進(jìn)行進(jìn)一步限定。根據MPEP的這一說(shuō)明，我們在準備權利要求主動(dòng)修改時(shí)基本可以不考慮有超出3個(gè)獨立權利要求的可能，因為對于絕大部分申請，權利要求之間都是有引用關(guān)系的，或者可以建立引用關(guān)系，比如，產(chǎn)品、產(chǎn)品的制備方法和產(chǎn)品的使用方法。這一規定對申請人是相當友好的，申請人可以保留不同的權利要求主題而不需要繳納額外的獨立權利要求費用。

　　筆者還碰到過(guò)這樣一個(gè)申請（以下稱(chēng)案例3），包括以下9個(gè)權利要求：

　　1.一種通過(guò)施用化合物X治療冠狀動(dòng)脈粥樣硬化疾病的方法；

　　2.一種通過(guò)施用化合物X抗血小板聚集的方法（沒(méi)有任何引用關(guān)系）；

　　3.一種通過(guò)施用化合物X促進(jìn)血管新生的方法（沒(méi)有任何引用關(guān)系）；

　　4.一種通過(guò)施用化合物X預防和治療老年血管性癡呆的方法（沒(méi)有任何引用關(guān)系）；

　　5-9.從屬權利要求，引用1-4之一。

　　以上4個(gè)權利要求之間沒(méi)有引用關(guān)系，是4個(gè)不同的治療方法，針對不同的適應癥。美國代理所在提交申請時(shí)，并沒(méi)有針對權利要求額外繳費。參見(jiàn)美國代理所發(fā)回的提交報告：

　　在USPTO發(fā)出的受理通知書(shū)上，可以看到官方認定的獨立權利要求數為4，同時(shí)顯示官方收到的申請人費用（綠色方框），參見(jiàn)下圖：

　　美國代理所補繳費后，收到更新的受理通知書(shū)，

　　可以看到，補充繳費為 1020–790 = 230 ，為一項獨立權利要求的費用（2020-10-02之前的收費標準，申請人為小實(shí)體）。

　　值得注意的是，以上對從屬權利要求的判定標準僅適用于繳費目的。在審查員進(jìn)行審查時(shí)，這樣的“從屬權利要求”（保護主題不同）不會(huì )被認為與其引用的權利要求必然屬于同一發(fā)明。審查員仍然認為這些權利要求可能屬于不同的發(fā)明，不符合單一性要求。

　　對于案例1，審查員發(fā)出了RR，認為權利要求包含3個(gè)不同的發(fā)明，發(fā)明1）組合物；2）制備方法；3）治療方法。

　　對于案例2，剛提交不久，尚未收到官方通知。

　　對于案例3，沒(méi)有收到RR，申請直接被授權了，包括4個(gè)獨立權利要求和5個(gè)從屬權利要求。

　　從以上分析和案例可以看出，我們在考慮對美國申請的權利要求進(jìn)行主動(dòng)修改時(shí)，可以根據MPEP關(guān)于費用的規定，選擇合適的方案。一方面避免不必要的額外官費，另一方面保留較多的發(fā)明主題，滿(mǎn)足客戶(hù)的不同需求。