?案情簡(jiǎn)介
2019年9月,國內某公司在以色列提交了“WORKPRO”商標申請,指定第7類(lèi)“鋸片[機器零件];圓鋸片(機器零件)”。2020年7月,以色列商標局下發(fā)駁回通知,認為申請商標由“WORK”和“PRO”兩部分構成,其中,“WORK”包含“工作;勞作”的含義,而“PRO”意為“專(zhuān)業(yè)的”,因此申請商標“WORKPRO”直接描述了指定商品的特征,不具有指示商品來(lái)源的功能,據此基于以色列《商標條例》第8條(a)款和第11條第(10)款關(guān)于缺乏顯著(zhù)性的相關(guān)規定,駁回了申請商標的注冊申請。
2020年9月,集佳受申請人委托,建議申請人通過(guò)遞交使用證據宣誓書(shū)的形式,通過(guò)證明在使用中已獲得顯著(zhù)特征的方式答復復審。在復審中,申請人遞交了申請人公司規模、主營(yíng)產(chǎn)品介紹,“WORKPRO”產(chǎn)品在全球的銷(xiāo)售網(wǎng)站信息,和近一年的年銷(xiāo)售總額;在以色列的使用證據,包括以色列近一年的銷(xiāo)售總額、經(jīng)銷(xiāo)代理協(xié)議、銷(xiāo)售協(xié)議和發(fā)票,廣告宣傳和推廣等。通過(guò)遞交經(jīng)公認證的宣誓書(shū),并進(jìn)行爭辯,2021年1月,以色列商標局下發(fā)復審決定,接受了申請人遞交的復審理由,初步審定申請商標在第07類(lèi)申請商品上的申請注冊。
?律師點(diǎn)評
根據以色列《商標條例》第8條第b款的規定,在判斷申請商標是否具有顯著(zhù)特征時(shí),審查員或法院可根據商標實(shí)際投入使用的情況,考慮在使用中,該商標在其指定的商品上獲得了何種程度的顯著(zhù)特征。
因此,在以色列商標申請遭遇缺顯駁回時(shí),除了考慮爭辯商標具有顯著(zhù)性特征、遞交巴黎公約成員國(實(shí)審國家)商標注冊情況、添加已注冊商標標樣的方式以外,亦可結合申請商標在以色列地區的使用情況,考慮以遞交使用證據宣誓書(shū)(經(jīng)公認證)的形式遞交復審。
從本案來(lái)看,申請商標自2019年8月在以色列投入實(shí)際使用,至復審之時(shí),在當地的使用時(shí)間僅一年左右,但仍通過(guò)遞交這一年內大量的使用證據,包括銷(xiāo)售、廣告宣傳等,成功說(shuō)服審查員申請商標在使用中獲得了“第二含義”,具有顯著(zhù)特征??梢?jiàn),以色列審查員對于通過(guò)使用獲得顯著(zhù)性的審查并不如國內審查嚴格。如果申請人在以色列當地已經(jīng)有一定的使用及宣傳證據,則可以嘗試以該方案克服駁回。
當然,以遞交使用證據克服缺顯駁回的復審方案中,對使用證據的要求與商標本身顯著(zhù)性的高低也不無(wú)關(guān)系。一般而言,顯著(zhù)性越低的,則對使用證據的“質(zhì)”和“量”要求更高。此外,遞交的使用證據也需與指定的商品相符,若部分指定商品尚未使用的,則一般僅能在已使用的商品上獲得顯著(zhù)性,進(jìn)而獲得注冊。