文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 張春水

　　當今世界，科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力，創(chuàng )新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力。為了推動(dòng)科技創(chuàng )新，世界各國紛紛制定了專(zhuān)利法。盡管從專(zhuān)利法的立法宗旨上來(lái)看，世界各國制定專(zhuān)利法的目的是相同的，而且隨著(zhù)全球化的不斷發(fā)展，國際合作不斷深化，與之相應地出現了《保護工業(yè)產(chǎn)權巴黎公約》、專(zhuān)利合作協(xié)定(PCT)等國際性專(zhuān)利程序。但是，根據各國的實(shí)際情況，各國專(zhuān)利法在很多規定上仍存在細微的區別，很多時(shí)候，恰恰是這些細微的區別將影響專(zhuān)利是否獲得授權或是否獲得恰當的保護范圍。因此讓外國申請人清晰地了解和理解這些具有中國特有的專(zhuān)利實(shí)踐是十分必要的。由于中國專(zhuān)利特有的規定這個(gè)題目很大，筆者本文僅僅就探討中國專(zhuān)利法規中有關(guān)無(wú)效程序專(zhuān)利文件的修改的相關(guān)規定及相關(guān)實(shí)踐，以供外國申請人（當然包括處理外內案件的中外專(zhuān)利律師）參考。

　　根據《專(zhuān)利法》規定，在專(zhuān)利無(wú)效宣告程序中，專(zhuān)利人可以對權利要求書(shū)修改，但是發(fā)明和實(shí)用新型專(zhuān)利的權利要求修改不能超出原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)記載的范圍，對外觀(guān)專(zhuān)利的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍。

　　現行《專(zhuān)利審查指南》（自2010年2月1日起施行），以及2017年4月1日起施行的審查指南修改，對于如何修改專(zhuān)利文件給出了具體指導：

　　1、發(fā)明或者實(shí)用新型專(zhuān)利文件的修改僅限于權利要求書(shū)，其原則是：（1）不得改變原權利要求的主題名稱(chēng)；（2）與授權的權利要求相比，不得擴大原權利的保護范圍；（3）不得超出原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)記載的范圍；（4）一般不得增加未包含在授權的權利要求書(shū)中的技術(shù)特征。

　　2、在滿(mǎn)足上述修改原則的前提下，修改權利要求書(shū)的具體方式一般限于：（1）權利要求的刪除；（2）技術(shù)方案的刪除；（3）權利要求的進(jìn)一步限定：是指在權利要求中補入其他權利要求中記載的一個(gè)或多個(gè)技術(shù)特征，以縮小保護范圍；（4）明顯錯誤的修正。

　　針對上述的原則和規定，對于國外申請人較難理解的是如何在無(wú)效宣告程序中對權利要求進(jìn)行進(jìn)一步限定。對此，下面筆者將詳細進(jìn)行說(shuō)明。

　　一、權利要求的進(jìn)一步限定的條件

　　1、在權利要求中補入其他權利要求中記載的一個(gè)或多個(gè)技術(shù)特征；

　　2、修改后的權利要求縮小保護范圍。

　　在修改的過(guò)程中，這兩個(gè)條件同時(shí)滿(mǎn)足，缺一不可。

　　二、“進(jìn)一步限定”式修改的進(jìn)一步理解

　　1、對“權利要求的進(jìn)一步限定”應當理解為：

　?。?）通過(guò)在所要修改的權利要求中補入原權利要求書(shū)中其他權利要求的一個(gè)或多個(gè)技術(shù)特征，形成一個(gè)新的保護范圍更小的權利要求，以代替原來(lái)的權利要求，原來(lái)的權利要求不再保留；

　?。?）修改后的權利要求數量相對于原權利要求書(shū)不發(fā)生超出預期的變化；并且

　?。?）通常不能增加權利要求或重新撰寫(xiě)權利要求，從而構建出新的權利要求的層次體系。

　　2、針對上述的分類(lèi)，下面分別舉出具體例子進(jìn)行分析：

　　（1）未修改獨立權利要求，僅增加新的從屬權利要求。

　　例如：權利要求1為獨立權利要求，權利要求2-8為其從屬權利要求。未修改原權利要求1-8，而通過(guò)對權利要求書(shū)中的特征進(jìn)行組合增加了新的從屬權利要求9-15。

　　具體分析：專(zhuān)利權人未對原獨立權利要求或從屬權利要求做出任何限定，因為原權利要求在修改行為之后仍還保留，沒(méi)有體現“以縮小保護范圍”的要求。這種修改方式不屬于《審查指南》允許的“對權利要求進(jìn)一步限定”，不能被接受。

　　（2）同一獨立權利要求中分別加入不同的技術(shù)特征，形成多個(gè)新的獨立權利要求。

　　例如：權利要求1-5是產(chǎn)品權利要求，權利要求6-10是生產(chǎn)該產(chǎn)品的裝置。修改權利要求1，并增加了新的權利要求11-15，其中權利要求11和12為獨立權利要求。權1=原權1+原權3的部分特征；權11=原權1+原權4的部分特征；權12=原權1+原權8的部分特征。

　　具體分析：專(zhuān)利權人通過(guò)修改，形成了三個(gè)新的權利要求。這種修改方式實(shí)質(zhì)上是對權利要求書(shū)進(jìn)行了重新撰寫(xiě)，構建了新的權利要求保護體系，也不符合社會(huì )公眾對修改的預期，不符合“進(jìn)一步限定”式修改的要求。

　　（3）對原權利要求的特征進(jìn)行重新組合，增加一組或多組新的權利要求。

　　例如：權利要求1-10的主題是控制單元，權利要求11-20是控制方法，權利要求21-30是檢查系統，權利要求31-40是檢查方法。未修改原權利要求，而是增加了一組新的權利要求41-50，新的獨立權利要求41來(lái)自于原權利要求的部分技術(shù)特征的重新組合。

　　具體分析：相當于重新撰寫(xiě)了權利要求書(shū)，并沒(méi)有實(shí)現限定、縮小原權利要求保護的范圍的目的，不屬于“進(jìn)一步限定”。此外，極有可能引入原權利要求書(shū)中沒(méi)有的范圍，擴大原專(zhuān)利的保護范圍。

　　三、修改不符合規定的處理

　　修改屬于上述第（1）種情形的，以之前允許的文本進(jìn)行審理。修改屬于上述第（2）、（3）種情形的，可以發(fā)出審查意見(jiàn)通知書(shū)或者電話(huà)通知專(zhuān)利權人，要求其在指定期限內在上述修改的基礎上選擇權利要求并提交相應的文本，但不得重新進(jìn)行修改。修改應當在收到無(wú)效宣告請求之日起一個(gè)月內完成，不應當再次指定修改期限重新進(jìn)行主動(dòng)修改。