近日,最高人民法院針對發(fā)美利稻田株式會(huì )社(FAMILYINADA)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)美利”)與國家知識產(chǎn)權局、第三人上海榮泰健康科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海榮泰”)涉及“椅子式按摩器”發(fā)明專(zhuān)利無(wú)效行政訴訟案作出終審判決。該判決認為:發(fā)美利關(guān)于涉案專(zhuān)利具有創(chuàng )造性的上訴請求成立,而國家知識產(chǎn)權局復審委員會(huì )和北京知識產(chǎn)權法院以涉案專(zhuān)利缺乏創(chuàng )造性應予無(wú)效為由而作出的無(wú)效決定及一審判決適用法律有誤,應予撤銷(xiāo)。至此,在發(fā)美利和集佳堅持不懈的努力下,集佳代理發(fā)美利案最終勝訴!
發(fā)美利于1962年創(chuàng )立于日本,系全球按摩器開(kāi)創(chuàng )者之一。2002年,發(fā)美利獲日本天皇親頒的日本國藍綬褒章最高殊榮,至今發(fā)美利的產(chǎn)品已行銷(xiāo)全球60個(gè)國家和地區。上海榮泰為A股上市公司,系國內專(zhuān)業(yè)按摩椅領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)。
案件事實(shí)
專(zhuān)利權人發(fā)美利于2008年7月14日申請了專(zhuān)利名稱(chēng)“椅子式按摩器”的發(fā)明專(zhuān)利(以下簡(jiǎn)稱(chēng)涉案專(zhuān)利),并于2015年2月25日獲得授權。
第三人上海榮泰針對涉案專(zhuān)利提起無(wú)效宣告請求,以涉案專(zhuān)利權利要求不清楚、不具有新穎性和創(chuàng )造性等理由請求宣告該專(zhuān)利無(wú)效,并引用了九份證據用于評價(jià)新穎性和創(chuàng )造性。國家知識產(chǎn)權局做出了無(wú)效審查決定,認為所有權利要求1-16均不具有創(chuàng )造性,并宣告本專(zhuān)利全部無(wú)效。
發(fā)美利不服無(wú)效決定,向北京知產(chǎn)法院提起行政訴訟,北京知識產(chǎn)權法院一審判決維持了國家知識產(chǎn)權局作出的無(wú)效審查決定,判決駁回發(fā)美利訴訟請求。
發(fā)美利不服一審判決,向最高人民法院提起上訴,最高人民法院審理認為發(fā)美利上訴請求成立,故判決撤銷(xiāo)北京知識產(chǎn)權法院一審判決,并判決撤銷(xiāo)國家知識產(chǎn)權局所作出的無(wú)效審查決定。
案件評析
在專(zhuān)利確權訴訟中,專(zhuān)利創(chuàng )造性判斷是雙方爭論最多也是最具爭議的問(wèn)題。在創(chuàng )造性判斷中,如何確定現有技術(shù)文獻中是否存在技術(shù)啟示,是決定現有技術(shù)之間能否結合的核心問(wèn)題。本案的爭議焦點(diǎn)為“本領(lǐng)域技術(shù)人員是否存在根據在案證據5和證據1以及公知常識結合的技術(shù)啟示,從而得到‘該臂部支撐壁與坐在所述座部的被治療者的前臂部、上臂部及肩部對應形成為一整體,且各部位的相對位置已定(以下簡(jiǎn)稱(chēng)爭議的區別特征)’的技術(shù)方案”。
最高院認為,技術(shù)啟示是指現有技術(shù)中存在特定教導,促使本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在面對客觀(guān)技術(shù)問(wèn)題時(shí),考慮該教導來(lái)改進(jìn)最接近的現有技術(shù),得到所要保護的發(fā)明,實(shí)現發(fā)明的技術(shù)效果。本領(lǐng)域普通技術(shù)人員從現有技術(shù)中可以獲知的啟示原則上應該是具體、明確的技術(shù)手段,而不是抽象的想法或者一般的研究方向。
回到本案,根據在案證據5的方案,本領(lǐng)域技術(shù)人員根本不會(huì )想到要解決“即使姿勢調整也要保持臂部各部分相對位置固定”的技術(shù)問(wèn)題;而在案證據1給出了相反的啟示,即“證據1中第一保持部和第二保持部雖然連接為一整體,但是第一保持部和第二保持部之間是可以活動(dòng)的”,因此無(wú)論是證據5還是證據1都不存在使被治療者的前臂部、上臂部及肩部的“相對位置一定”的明確具體的啟示。
另外,在此判決中,最高院亦明確指出“證據1并未公開(kāi)對應于肩部的結構,亦未有證據證明本領(lǐng)域技術(shù)人員容易想到對肩部和臂部提供一體式的按摩,不能因為盡可能提供對更多部位的按摩是按摩設備中的廣泛需求,而直接得出本領(lǐng)域技術(shù)人員容易想到將對應于上臂部的第一保持部進(jìn)一步向上延伸至肩部,從而形成對應于肩部的部分”,這一確定性認定實(shí)際上是明表達了對在專(zhuān)利授權確權過(guò)程中常用的“事后諸葛亮”這一規則的否定性態(tài)度。換句話(huà)說(shuō),就是在判斷創(chuàng )造性時(shí),不能在看到本專(zhuān)利的技術(shù)方案后,想當然地認為本專(zhuān)利與現有技術(shù)之間的區別是很容易想到的改進(jìn),而要判斷是否有明確的、具體的啟示。
綜上,在專(zhuān)利確權案件中,首先要完全熟悉本專(zhuān)利和證據的技術(shù)方案,清楚地對比出本專(zhuān)利的權利要求與最接近現有技術(shù)的區別,并確定區別技術(shù)特征所要實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題,然后再看現有技術(shù)中是否有明確的教導。切忌把沒(méi)有結合啟示的證據之間的技術(shù)特征進(jìn)行機械的拼湊,并得到涉案專(zhuān)利的技術(shù)方案,這是對發(fā)明人創(chuàng )造性勞動(dòng)的無(wú)視。