文/北京市集佳律師事務(wù)所 董逸文

　　摘要：在關(guān)聯(lián)企業(yè)或進(jìn)行技術(shù)合作的企業(yè)之間，經(jīng)常有通過(guò)借調或兼職的形式調派技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)研發(fā)或技術(shù)指導工作，期間完成的職務(wù)發(fā)明歸屬問(wèn)題有時(shí)不能協(xié)商確定，或者存在技術(shù)進(jìn)出口等問(wèn)題，因此有必要討論這種情況下的職務(wù)發(fā)明歸屬問(wèn)題。

　　在關(guān)聯(lián)企業(yè)之間或者進(jìn)行技術(shù)合作的企業(yè)之間，經(jīng)常有通過(guò)借調或兼職的形式調派技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)研發(fā)或技術(shù)指導工作，期間由調派的技術(shù)人員完成了職務(wù)發(fā)明。這種情況也經(jīng)常發(fā)生在跨境集團企業(yè)之中（經(jīng)常有境外企業(yè)向中國境內關(guān)聯(lián)企業(yè)調派技術(shù)人員，并且為了方便發(fā)放工資等原因，調派人員會(huì )與境內企業(yè)簽訂勞動(dòng)合同）。

　　盡管大部分情況下職務(wù)發(fā)明的權屬問(wèn)題可以由兩公司之間在完成發(fā)明的事先或事后自行確定歸屬，但合資公司或者進(jìn)行技術(shù)合作的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系企業(yè)之間不一定能在事后協(xié)定權利歸屬；而即使是在關(guān)聯(lián)企業(yè)之間，無(wú)償或以象征性對價(jià)轉讓財產(chǎn)可能涉及到法人人格混同的問(wèn)題。此外，當兩企業(yè)之中存在境外企業(yè)時(shí)，由于在跨境企業(yè)之間轉讓專(zhuān)利申請權屬于技術(shù)進(jìn)口或出口，這樣的轉讓還需符合技術(shù)進(jìn)出口的規定。因此，有必要討論這種情況下的職務(wù)發(fā)明歸屬問(wèn)題。

　　除了執行本單位工作任務(wù)的職務(wù)發(fā)明的問(wèn)題之外，由于調派后的發(fā)明人會(huì )利用實(shí)際工作單位的物質(zhì)技術(shù)條件，因此這類(lèi)糾紛還涉及到利用物質(zhì)技術(shù)條件所完成的發(fā)明的問(wèn)題?！?】

　　一、職務(wù)關(guān)系及執行研發(fā)任務(wù)對職務(wù)發(fā)明歸屬的影響

　　在現行法律【2】和司法實(shí)踐下，如果各方?jīng)]有對專(zhuān)利申請權另行約定，執行工作任務(wù)類(lèi)的職務(wù)發(fā)明（“任務(wù)型發(fā)明”）要求：（1）用人單位為發(fā)明人的“本單位”（即建立了職務(wù)關(guān)系），且涉案發(fā)明是在發(fā)明人在職期間或離職后一年內完成的；（2）發(fā)明人在用人單位擔任研發(fā)崗位職務(wù)，參與有關(guān)技術(shù)的研發(fā)項目并承擔相應研發(fā)任務(wù)（即執行研發(fā)任務(wù)）；（3）發(fā)明人對發(fā)明的實(shí)質(zhì)性部分做出了創(chuàng )造性貢獻。

　　根據《專(zhuān)利法實(shí)施細則》第12條，“本單位”包括“臨時(shí)工作單位”，并沒(méi)有限定發(fā)明人必須與工作單位形成了勞動(dòng)法意義上標準的正式勞動(dòng)關(guān)系。除了標準的正式勞動(dòng)關(guān)系外，在企業(yè)單位中，實(shí)際工作單位和發(fā)明人的常見(jiàn)用工模式還可能有：借調/委派用工或共享員工（常見(jiàn)于關(guān)聯(lián)公司）、兼職等其他個(gè)人勞務(wù)雇傭關(guān)系（包括退休返聘、實(shí)習等）等。

　　從法院的判例來(lái)看，無(wú)論是借調/委派還是兼職雇傭的用人單位【3】，均是受法院承認的“臨時(shí)工作單位”，例如在一起員工為聘任員工的案件中，一審法院南京市中級人民法院指出，判斷借調、聘任中的實(shí)際工作單位是否構成“本單位”應當考慮的因素包括“1、職工勞動(dòng)報酬的領(lǐng)??；2、單位是否為職工實(shí)際安排了工作崗位；3、單位是否將職工納入工資安排及工作考察對象”【4】（該案中一審法院另要求判斷“發(fā)明人完成發(fā)明創(chuàng )造的時(shí)間及發(fā)明創(chuàng )造的技術(shù)特點(diǎn)”，但該要求與借調、兼職單位是否屬于“本單位”關(guān)系不大）。這表明職工的工資發(fā)放和工作指揮監督是否與之有關(guān)，是判斷是否為“本單位”的主要因素。

　　從立法沿革上來(lái)看，隨著(zhù)我國改革開(kāi)放后雇傭關(guān)系類(lèi)型的不斷多元化，作為一個(gè)帶有計劃經(jīng)濟色彩的詞匯，“本單位”在專(zhuān)利法及實(shí)施細則中職務(wù)發(fā)明條款中的范圍不斷地在發(fā)生擴大（例如2001年修改《專(zhuān)利法實(shí)施細則》中加入了“本單位包括臨時(shí)工作單位”的規定），一般認為“本單位”應當采取廣義解釋?zhuān)枵{、兼職、實(shí)習等編制工資可能仍在原單位，但工作任務(wù)上受借入單位、聘用單位、實(shí)習單位的支配的情況下，實(shí)際工作單位應當屬于“臨時(shí)工作單位”，即屬于專(zhuān)利法意義上的“本單位”?！?】

　　因此，考慮到原單位與實(shí)際工作單位均是發(fā)明人在專(zhuān)利法意義上的“本單位”，兩單位能否取得研發(fā)成果的權屬，取決于其是哪一方向發(fā)明人指派了研發(fā)任務(wù)——如果是由原單位或實(shí)際工作單位單獨指派研發(fā)任務(wù)時(shí)（當研發(fā)人員調派到實(shí)際工作單位后，有時(shí)也會(huì )繼續進(jìn)行原單位的研發(fā)任務(wù)），職務(wù)發(fā)明應歸屬于指派研發(fā)任務(wù)的原單位或實(shí)際工作單位；而如果原單位和實(shí)際工作單位共同管理并確定研發(fā)計劃的研發(fā)任務(wù)，則職務(wù)發(fā)明屬于兩單位合作完成的，兩單位共有該職務(wù)發(fā)明?！?】

　　如果研發(fā)人員在實(shí)際工作單位工作時(shí)，兩單位共同管理項目，但僅由其中一個(gè)單位對研發(fā)技術(shù)和方向上的管理并確定研發(fā)任務(wù)，另一單位僅承擔輔助工作例如行政管理職能，是否屬于上述的兩單位合作完成的發(fā)明？參考《合同法》上的相關(guān)規定，這樣的發(fā)明不屬于合作完成的發(fā)明——《合同法》第335條規定，合作技術(shù)開(kāi)發(fā)合同的當事人的主要義務(wù)包括按約定進(jìn)行投資、分工參與和協(xié)作配合研發(fā)工作，而根據《最高人民法院關(guān)于審理技術(shù)合同糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》（“技術(shù)合同司法解釋”）第19條第2款的規定，“一方僅提供資金、設備、材料等物質(zhì)條件或者承擔輔助協(xié)作事項，另一方進(jìn)行研究開(kāi)發(fā)工作的，屬于委托開(kāi)發(fā)合同”。因此，僅承擔行政管理職能等輔助性工作的單位并不能取得職務(wù)發(fā)明的權屬或共有權，必須起到確定研發(fā)方向等技術(shù)上的管理職能才可取得職務(wù)發(fā)明的權屬或共有權。

　　綜上所述，無(wú)論是原單位還是實(shí)際工作單位，在發(fā)明人完成職務(wù)發(fā)明時(shí)，只要起到了發(fā)明技術(shù)成果相應的指派研發(fā)任務(wù)、確定研發(fā)方向等技術(shù)上的管理職能時(shí)，即可取得職務(wù)發(fā)明的權屬或共有權。

　　二、使用實(shí)際工作單位的物質(zhì)技術(shù)資源對職務(wù)發(fā)明歸屬的影響

　　對于“主要利用本單位物質(zhì)技術(shù)條件”完成的職務(wù)發(fā)明，學(xué)界因完成發(fā)明對物質(zhì)技術(shù)條件的依賴(lài)性，常稱(chēng)之為“依賴(lài)型發(fā)明”?！?】在本文討論的一些情況下，研發(fā)人員在調派后會(huì )使用實(shí)際工作單位的資金、設備、原材料、技術(shù)秘密等物質(zhì)技術(shù)條件進(jìn)行研發(fā)，而研發(fā)任務(wù)全程是由原單位指派（當然，也有可能出現反過(guò)來(lái)的情況，由實(shí)際工作單位指派研發(fā)任務(wù)，而由原單位提供物質(zhì)技術(shù)條件）。對此，《全國法院知識產(chǎn)權審判工作會(huì )議關(guān)于審理技術(shù)合同糾紛案件若干問(wèn)題的紀要》（2001年，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“審理技術(shù)合同糾紛紀要”）第6條做出了規定：

　　“完成技術(shù)成果的個(gè)人既執行了原所在法人或者其他組織的工作任務(wù)，又就同一科學(xué)研究或者技術(shù)開(kāi)發(fā)課題主要利用了現所在法人或者其他組織的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的技術(shù)成果的權益，由其原所在法人或者其他組織和現所在法人或者其他組織協(xié)議確定，不能達成協(xié)議的，由雙方合理分享?！?/p>

　　因此，雙方可協(xié)議約定歸屬，而若實(shí)際工作單位同意原單位無(wú)償或以支付使用費為對價(jià)使用這些物質(zhì)技術(shù)條件時(shí)，也可推知實(shí)際工作單位同意原單位完全取得專(zhuān)利申請權的意思。

　　但若雙方未做約定或未明確同意使用物質(zhì)技術(shù)條件時(shí)，專(zhuān)利申請權將由雙方合理分享。第6條中并未限定合理分享的方式，可能有共享技術(shù)成果（由雙方共有，或一方持有并授予另一方實(shí)施許可），也可能是共享經(jīng)濟收益（如分享經(jīng)濟收益，或返還研發(fā)所依賴(lài)物質(zhì)技術(shù)條件的經(jīng)濟價(jià)值）。但如果一律認定由雙方共享技術(shù)成果，在原單位原本不愿意新單位通過(guò)投入資金和常見(jiàn)物質(zhì)條件取得技術(shù)成果時(shí)，就未免有失妥當，特別是在常見(jiàn)的發(fā)明人的原、新單位之間的職務(wù)發(fā)明權屬糾紛中（例如發(fā)明人從原單位離職后一年內，利用新單位物資繼續完成原單位研發(fā)任務(wù)的發(fā)明），原單位通常并沒(méi)有共享技術(shù)成果的意思，因此難以判定由雙方共享技術(shù)成果。

　　從物質(zhì)技術(shù)條件的分類(lèi)來(lái)看，包括物質(zhì)條件和技術(shù)條件，物質(zhì)條件指資金、設備、器材、原材料，技術(shù)條件則指未公開(kāi)的技術(shù)成果、階段性技術(shù)成果或者關(guān)鍵技術(shù)。一些學(xué)者從條件的“可替代性”考慮不同類(lèi)型條件的貢獻價(jià)值，進(jìn)而考慮是否屬于職務(wù)發(fā)明——可替代性較低的條件的貢獻更大，依賴(lài)其完成的發(fā)明屬于職務(wù)發(fā)明，反之則可能不屬于。由于利用技術(shù)條件完成發(fā)明時(shí)，往往是在技術(shù)條件的基礎上完成的，其可替代性較低；而物質(zhì)條件中，一般物質(zhì)條件，包括資金以及普通設備、零部件、原材料等條件通過(guò)公開(kāi)渠道是可以獲取的，單純從技術(shù)角度而言，可替代性較高；而一些專(zhuān)用的設備、原材料可能難以從公開(kāi)途徑獲得，并包含本單位的一些專(zhuān)有技術(shù)，可替代性較低?！?】上述的“一般物質(zhì)條件”可稱(chēng)為“物資投入”，技術(shù)條件和“專(zhuān)有物質(zhì)條件”可稱(chēng)為“技術(shù)投入”。

　　盡管“可替代性”標準的觀(guān)點(diǎn)并未得到學(xué)界和法院的普遍認同——原因之一在于，物資投入盡管可以公開(kāi)取得，但雇員通常無(wú)力負擔研發(fā)資金和使用設備物料的費用，而很多法院也未采取將物質(zhì)技術(shù)條件的“專(zhuān)有性”和“不可替代性”作為認定職務(wù)發(fā)明的標準?！?】換句話(huà)說(shuō)，即使從技術(shù)角度而言，完成發(fā)明對物資投入沒(méi)有很高的依賴(lài)度，但從財務(wù)角度而言，由于一般雇員難以負擔研發(fā)資金，仍然需要依賴(lài)雇主的物資投入完成研發(fā)。因此，在一般的雇員與雇主之間的權屬糾紛中，物質(zhì)條件是否專(zhuān)有不能成為判斷是否屬于職務(wù)發(fā)明的因素——當然，技術(shù)投入一方可以獲取職務(wù)發(fā)明權屬并無(wú)爭議。

　　而在本文探討的兩個(gè)單位的職務(wù)發(fā)明權屬爭議中，筆者認為，一方面可以考慮研發(fā)項目對實(shí)際工作單位物資投入在財務(wù)上的依賴(lài)度（主要是指原單位的研發(fā)資金是否緊張，是否無(wú)力或無(wú)計劃負擔該研發(fā)項目的投入，派遣發(fā)明人至實(shí)際工作單位是否是為了依賴(lài)其物質(zhì)條件完成該發(fā)明），另一方面可以考慮雙方合作模式來(lái)推斷雙方對權屬分配的意愿，并參考“技術(shù)合同司法解釋”第19條第2款對于技術(shù)開(kāi)發(fā)合同是否實(shí)質(zhì)上屬于技術(shù)委托合同的規定。

　　例如，如果在研發(fā)過(guò)程中對實(shí)際工作單位的財務(wù)依賴(lài)度很高，這種情況下雙方合作的目的正是利用實(shí)際工作單位的物質(zhì)條件進(jìn)行研發(fā)，則可以認為實(shí)際工作單位有權從技術(shù)上分享技術(shù)成果，應當獲得專(zhuān)利共有權，或者由于實(shí)際工作單位僅提供資金、物質(zhì)條件而比較接近“技術(shù)合同司法解釋”第19條第2款的情況，類(lèi)似于委托開(kāi)發(fā)合同，因而至少應當獲得無(wú)償實(shí)施許可；而如果發(fā)明人被調派的目的主要是合作完成其他研究項目，該研究項目?jì)H是在主要工作之外完成，而且對實(shí)際工作單位的財務(wù)依賴(lài)度也很低，則可認為雙方的合作并不是要利用實(shí)際工作單位物質(zhì)條件研發(fā)，因此實(shí)際工作單位并不應當從技術(shù)上分享技術(shù)成果，可通過(guò)返還研發(fā)資金或一定比例的收益等方式，由原單位從經(jīng)濟上補償或回報實(shí)際工作單位。

　　三、調派員工完成開(kāi)發(fā)任務(wù)時(shí)的技術(shù)歸屬總結

　　根據以上法律法規、案例以及學(xué)術(shù)觀(guān)點(diǎn)，在關(guān)聯(lián)單位或者合作技術(shù)開(kāi)發(fā)的單位之間，按照研發(fā)項目管理方式以及提供的物質(zhì)技術(shù)條件情況進(jìn)行分類(lèi)，原單位或實(shí)際工作單位能否取得職務(wù)發(fā)明的權屬或共有權的規則，筆者進(jìn)行如下總結：

　?。?）原單位或實(shí)際工作單位承擔指派研發(fā)任務(wù)、確定研發(fā)方向等技術(shù)上的管理職能時(shí)，可以取得職務(wù)發(fā)明的權屬或共有權；

　?。?）原單位或實(shí)際工作單位僅承擔行政管理工作等輔助性工作時(shí)，不能因此取得職務(wù)發(fā)明的權屬或共有權；

　?。?）發(fā)明人在完成發(fā)明時(shí)主要利用了原單位或實(shí)際工作單位的專(zhuān)有技術(shù)等技術(shù)條件，原單位或實(shí)際工作單位可以取得職務(wù)發(fā)明的權屬或共有權；

　?。?）發(fā)明人在完成發(fā)明時(shí)是執行原單位或實(shí)際工作單位一方的研發(fā)任務(wù)，但主要利用了另一方的資金、設備、材料等在技術(shù)上可替代的物質(zhì)條件，如果指派任務(wù)的一方對該物質(zhì)條件的財務(wù)上依賴(lài)度很高，則提供物質(zhì)條件的一方可取得共有權或至少取得無(wú)償實(shí)施許可；

　?。?）如第（4）種情況下，如果指派任務(wù)上述物質(zhì)條件的財務(wù)上依賴(lài)度很低，則提供物質(zhì)條件的一方不應當取得職務(wù)發(fā)明的共有權。

　　注釋

　　【1】在《專(zhuān)利法》最新修訂案的送審稿（2018年12月）中，主要利用本單位物質(zhì)技術(shù)條件的發(fā)明已經(jīng)不再法定地歸屬于職務(wù)發(fā)明了，如通過(guò)的修訂案中采納了該方案，則在本文中所討論的情況中無(wú)需考慮該問(wèn)題。

　　【2】《專(zhuān)利法》第6條以及《專(zhuān)利法實(shí)施細則》第12、13條。

　　【3】“上海靜遙網(wǎng)絡(luò )科技有限公司與章鴻斌專(zhuān)利申請權權屬糾紛”，（2017）滬73民初350號，上海知識產(chǎn)權法院，2018年。

　　【4】“北京養雞業(yè)協(xié)會(huì )與李慶康專(zhuān)利權權屬糾紛二審民事判決書(shū)”，（2014）蘇知民終字第0027號，江蘇省高級人民法院，2014年。

　　【5】尹新天：《中國專(zhuān)利法詳解（縮編版）》，知識產(chǎn)權出版社，2012年9月第2版，第54頁(yè)。

　　【6】見(jiàn)《專(zhuān)利法》第8條和《合同法》第340條的規定。

　　【7】戴哲：《論依賴(lài)型職務(wù)發(fā)明的認定標準——以〈專(zhuān)利法〉第六條為解釋對象》，載《法律方法》2020年第1期。

　　【8】向波：《職務(wù)發(fā)明的判定及其權利歸屬問(wèn)題研究——兼論〈專(zhuān)利法修改草案〉第6條的修改和完善》，載《知識產(chǎn)權》2016年第9期。

　　【9】同前注4。