文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 魏宇婧

　　一、背景

　　2016年12月21日，TECNO TELECOM (HK) LIMITED向歐盟知識產(chǎn)權局提交了第016187023號“ ”第09類(lèi)商標注冊申請。2017年08月18日，英國公司PDJ (Shelf 7) Limited在前述商標初審公告期內基于名下第010118107號“TECNO”第09；36；37類(lèi)在先歐盟注冊商標、援引《歐盟商標條例》第8(1)(b)條即混淆誤認條款對前述商標提出了異議。為此，將雙方商標和商品對比如下表：

　　2019年05月30日，歐盟知識產(chǎn)權局作出第B 2943820號異議裁定，認為爭議商標指定商品與引證商標注冊商品雖不完全相同，但多數商品性質(zhì)相同，且在部分功能、銷(xiāo)售渠道和消費對象上存在重合，因此認定雙方商標在商品上高度類(lèi)似；認為爭議商標中“ ”字樣因描述商品特性而具有描述性且缺乏顯著(zhù)性，爭議商標中顯著(zhù)部分應為“ ”字樣，與引證商標完全相同，因此認定雙方標識高度近似；在綜合考量“ ”字樣的影響的情況下，作出雙方商標共存可能引起混淆誤認可能性、進(jìn)而駁回爭議商標注冊申請的異議裁定。

　　2019年09月27日，TECNO TELECOM (HK) LIMITED向歐盟知識產(chǎn)權局上訴委員會(huì )提交了復審申請，復審理由主要圍繞引證商標顯著(zhù)性強弱展開(kāi)，主張引證商標中“TECNO”字樣顯著(zhù)性極弱，不應給予其過(guò)強保護，以致其他企業(yè)無(wú)法正當使用該字樣。2020年06月05日，上訴委員會(huì )作出第R1654/2019-5號復審裁定，認可TECNO TELECOM (HK) LIMITED提交的復審理由，因此作出了駁回異議申請、準予商標注冊的裁定。

　　二、點(diǎn)評

　　歐盟知識產(chǎn)權局上訴委員會(huì )在復審裁定中維持了雙方商標構成商品類(lèi)似和標識近似的認定，但當分析和判斷混淆誤認可能性時(shí)，其接受了TECNO TELECOM (HK) LIMITED提交的復審理由，認可“TECNO”是歐盟相關(guān)消費群體可以理解的單詞“TECHNOLOGY/技術(shù)”的錯誤拼寫(xiě)，進(jìn)而認定引證商標顯著(zhù)性極弱，因此阻止其他企業(yè)使用該字樣是不當的。加之，爭議商標各元素分布令雙方商標在整體外觀(guān)上并不近似，遂作出駁回異議申請、準予商標注冊的復審裁定。

　　本案特殊之處在于，針對“TECNO”字樣在歐盟相關(guān)消費群體中是否具有顯著(zhù)性這一問(wèn)題存在些許爭議，為避免因對引證商標提出無(wú)效相應給爭議商標顯著(zhù)性認定帶來(lái)不利影響，TECNO TELECOM (HK) LIMITED無(wú)法通過(guò)對引證商標提出無(wú)效以消除其造成的注冊障礙。

　　因此我們另辟蹊徑選擇從引證商標顯著(zhù)性強弱入手。眾所周知，顯著(zhù)性問(wèn)題不僅是一個(gè)有無(wú)的問(wèn)題，也是一個(gè)程度強弱的問(wèn)題。歐洲法院在Canon案（案號C-39/97）中明確指出，商標顯著(zhù)性的強弱決定了其保護范圍的寬窄、保護力度的強弱。顯著(zhù)性越強的商標，其相比于顯著(zhù)性較弱的商標標識而言，保護范圍應當更廣、保護力度應當更強。而上訴委員會(huì )在TECHNO/ TECNOPRO案（案號R0462/2019-4）裁決中，也有筆墨提及顯著(zhù)性極弱的標識應被允許由不同主體正當使用。具體到本案，根據上訴委員會(huì )在TEC HLIGHT/TECNOLIGHT案（案號R 1814 / 2012-1）裁決，“TECNO”可以意為“技術(shù)”，我們據此主張在先商標顯著(zhù)性極弱，進(jìn)而著(zhù)重強調了雙方商標在整體外觀(guān)上存在的區別以及相關(guān)公眾注意力對于混淆誤認可能性的影響。

　　令人欣喜的是，上訴委員會(huì )在本案中相較前案突破性地闡明了在先商標顯著(zhù)性較弱在混淆誤認可能性認定中產(chǎn)生的影響，提出當在先商標顯著(zhù)性較弱時(shí)，不得僅因爭議商標包含在先商標便認定混淆誤認可能性存在，應當賦予不同主體正當使用該部分的自由，而在混淆誤認認定中應當更多關(guān)注包括標識、商品和相關(guān)公眾注意力等多種因素的影響。本案另一方面也警示商標權利人，弱顯著(zhù)性商標即便在歐盟取得注冊保護，其保護強度和范圍也未必盡如人意。當然，任何商標顯著(zhù)性的建立都是經(jīng)營(yíng)者將商標和商品相聯(lián)系，并通過(guò)市場(chǎng)的反復使用而獲得和維護的。雖然商標申請注冊時(shí)顯著(zhù)性較弱，企業(yè)仍可以通過(guò)長(cháng)期、規范的使用和宣傳將其打造為強顯著(zhù)性商標。商標不是天生的，而是市場(chǎng)作用和選擇的結果。

　　最后，爭議商標在歐盟先后經(jīng)歷了駁回復審、異議答辯、異議復審等多個(gè)階段，屢歷波折而最終取得有利裁定，筆者有幸代表集佳作為T(mén)ECNO TELECOM (HK) LIMITED的國內律師，與外所律師對接、合作以共同克服爭議商標的前述阻礙。因此除上述專(zhuān)業(yè)交流外，也希望借此機會(huì )分享微末感想。當前，許多有意出海的國內企業(yè)已然意識到商標先行的必要性和重要性，但當商標出海遭遇挫折時(shí)，國內企業(yè)或因不熟悉當地法律環(huán)境而不知所措，或照搬國內案件處理經(jīng)驗卻應對失當。事實(shí)上，不同國家和地區在法規適用和審查實(shí)踐上千差萬(wàn)別，海外商標爭議解決的路徑往往更加多樣，這不僅要求國內律師像海外律師一般精耕當地法規和實(shí)踐，也需要國內企業(yè)具備更強的判斷力和行動(dòng)力。