文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 李宇航

　　摘要：以色列商標申請被駁回的原因主要包括相對理由駁回、絕對理由駁回和其他理由駁回三種。針對不同的駁回理由，申請人可選擇爭辯不近似、提供共存同意函、轉讓商標、提供使用證據說(shuō)明、商品細化或刪減等方式克服。

　　近年來(lái)，越來(lái)越多的中國企業(yè)選擇在進(jìn)入某一國家市場(chǎng)時(shí)提前布局其商標申請，避免被當國“有心之人”搶注或面臨權利不確定風(fēng)險，正所謂“兵馬未動(dòng)，糧草先行”。對于位于亞洲和歐洲交界處的以色列來(lái)說(shuō)，中國企業(yè)的商標申請數量與日俱增。以色列作為商標國際注冊馬德里體系的成員國，其允許申請人通過(guò)馬德里國際注冊或者單一申請的方式在以色列申請商標。由于申請量的激增，以色列商標局（Israeli Trademark Office，簡(jiǎn)稱(chēng)“TMO”）下發(fā)駁回的情況也越來(lái)越常見(jiàn)。若中國企業(yè)在以色列遇到商標駁回，如何通過(guò)有效方式克服駁回以使商標順利注冊，正是本文所要解決的問(wèn)題。筆者結合近年來(lái)處理以色列駁回復審的實(shí)踐經(jīng)驗，希望為中國企業(yè)提供一些常見(jiàn)的應對策略。

　　以色列商標申請程序與中國類(lèi)似，可簡(jiǎn)要概括為“申請-審查-公告-注冊”。申請人提交商標申請后，以色列商標局會(huì )對申請商標進(jìn)行全面審查。若未發(fā)現需駁回情形，則初步核準申請商標進(jìn)入為期3個(gè)月的異議公告期。反之，則下發(fā)駁回通知。一般來(lái)說(shuō)，以色列商標局下發(fā)駁回，主要理由包括相對理由駁回、絕對理由駁回和其他理由駁回三種。相對理由駁回，即審查員認為申請商標與在先商標在標識上近似，在指定商品/服務(wù)上類(lèi)似，共存容易造成消費者混淆誤認，而引證在先商標駁回在后申請。另外，若審查員認為申請商標與在先商標存在一定近似因素，但整體近似程度不高時(shí)，其會(huì )要求申請人書(shū)面答復是否同意由官方通知在先商標權利人在以色列的代理機構，由在先商標權利人自行決定是否在商標公告期內提出異議。此種駁回，我們也將其歸入相對理由駁回。而絕對理由駁回，一般主要是由于審查員認為申請商標具有描述性，缺乏顯著(zhù)性或者申請商標包含不可注冊的姓氏等原因。其他理由駁回主要包含商品寬泛需細化、商標描述不清、重復注冊等原因。以下我們分別進(jìn)行具體分析：

　　1.相對理由駁回

　　如上所述，相對理由駁回可以細分為兩種類(lèi)型，一種為審查員認為申請商標與在先商標在標識上近似，在指定商品/服務(wù)上類(lèi)似，共存容易造成消費者混淆誤認，而引證在先商標駁回在后申請。該類(lèi)型駁回的法律依據為以色列《商標條例》（Trademark Ordinance）第11（9）條【1】。另一種為審查員認為申請商標與在先商標存在一定近似因素，但整體近似程度不高時(shí)，其會(huì )要求申請人書(shū)面答復是否同意由官方通知在先商標權利人在以色列的代理機構，由在先商標權利人自行決定是否在商標公告期內提出異議。

　　針對第一種駁回類(lèi)型，即審查員引證在先相同/近似商標駁回在后申請，應對策略包括爭辯標識不近似、商品不類(lèi)似、提交共存同意函克服等常規方式。一般情況下，在雙方商標標識上存在區別，商品/服務(wù)能夠區分的情況下，通過(guò)爭辯方式較容易說(shuō)服審查員。當然，有時(shí)為了增加復審成功把握，也可以選擇刪除與在先商標核準商品/服務(wù)較為類(lèi)似的商品/服務(wù)或者對之進(jìn)行細化以加大區別。筆者在實(shí)踐中遇到的案例如下，申請人在第12類(lèi)的“汽車(chē)剎車(chē)片；汽車(chē)車(chē)輪；充氣輪胎等”產(chǎn)品上申請“ ”商標，被官方引證同為12類(lèi)的“ ”和“ ”商標駁回，我們通過(guò)爭辯標識不近似，商品存在區別的方式成功克服駁回。若在后申請人與在先商標權利人主營(yíng)業(yè)務(wù)存在區別，雙方商標存在共存空間，則申請人也可以通過(guò)和談方式取得共存同意函，通過(guò)提交同意函的方式克服駁回。以色列審查員對共存同意函的認可度較高，若申請人能夠取得在先商標權利人出具的同意函，審查員一般會(huì )允許雙方商標共存。

　　相對理由駁回的第二種類(lèi)型，即官方要求通知在先商標權利人在以色列的代理機構。嚴格來(lái)說(shuō)，此類(lèi)型并非正式駁回，但由于此種情況也涉及到在先商標，因此我們將其歸入相對理由駁回中進(jìn)行分析。若商標申請為單一國家申請，針對官方的此種要求，根據以色列《商標規則》第24（b）條的規定【2】，商標申請人需在規定時(shí)間內委托當地代理機構進(jìn)行答復。若逾期未答復，審查員會(huì )認為申請人無(wú)意繼續申請商標，將在1個(gè)月寬限期（grace period）后最終駁回商標申請。而對于馬德里指定以色列申請，申請人可不書(shū)面答復官方，待通知規定期限屆滿(mǎn)后，審查員將主動(dòng)通知在先商標權利人在以色列代理機構?？紤]到商標公告信息為公開(kāi)信息，任何第三人均可通過(guò)公開(kāi)途徑查詢(xún)獲知。為了加快商標申請進(jìn)展，一般情況下，我們建議申請人同意審查員的要求，以使申請商標盡早被核準公告。當然，若申請人不同意審查員的意見(jiàn)，也可以提交書(shū)面答復進(jìn)行爭辯。但是，我們認為通過(guò)爭辯的方式成功把握較小，且該爭辯將花費相對較高額的費用，并會(huì )導致申請商標較長(cháng)時(shí)間無(wú)法進(jìn)入公告程序。

　　2.絕對理由駁回

　　根據以色列《商標條例》第8（a）和11（10）條的規定【3】，在商業(yè)貿易中使用的一般的數字、字母或文字及其簡(jiǎn)單組合，若僅表明其所申請商品/服務(wù)的一般性質(zhì)，缺乏其他顯著(zhù)特征，則不能作為商標注冊。如筆者在實(shí)踐中遇到的下述商標即被審查員依據該理由下發(fā)駁回：申請注冊在第18；20；28類(lèi)“動(dòng)物用口套；家養寵物用床；狗窩；寵物用玩具；長(cháng)毛絨玩具等”商品上的“Pet Prime”商標；申請注冊在第09類(lèi)“已錄制的計算機程序；可下載的智能手機應用軟件；動(dòng)畫(huà)片等”商品上的“SmartRadio”商標；申請注冊在第09類(lèi)“天線(xiàn)；內部通訊裝置；導航儀器；手機；智能手機等”商品上的“Find”商標等。另根據以色列《商標條例》第11（11）條【4】的規定：除非經(jīng)過(guò)使用獲得顯著(zhù)性，能夠區分商品/服務(wù)的來(lái)源，否則僅包含普通姓氏或者地理描述的標識將不能作為商標注冊。如筆者在實(shí)踐中遇到的下述商標，如：Derucci；RENO；KEMEI等，審查員認為上述商標均表示姓氏，因此援引上述規定駁回。

　　上述即為絕對理由駁回的最常見(jiàn)原因，主要克服方式包括爭辯商標具有顯著(zhù)性、提供證據證明商標經(jīng)過(guò)使用已經(jīng)獲得了顯著(zhù)性、提供網(wǎng)絡(luò )檢索或者調查結果證明商標并非以色列常見(jiàn)姓氏，具有顯著(zhù)性等方式嘗試克服。

　　除上述常見(jiàn)克服方式外，以色列審查員一般也接受下述復審方式：

　　首先，以色列對申請商標在巴黎公約下其他成員國國家注冊情況接受程度較高，尤其是對商標申請進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查的國家（examining countries），如美國、新西蘭、日本、澳大利亞、中國等。若申請商標在上述國家已經(jīng)經(jīng)過(guò)實(shí)質(zhì)審查且未因缺乏顯著(zhù)性被駁回，則申請人可向審查員提供申請商標在上述國家的注冊情況以要求其核準以色列商標申請。需要說(shuō)明的是，若申請人采用此種方式，則申請商標的申請商品/服務(wù)范圍必須等于或者小于已注冊商標核準的商品/服務(wù)范圍，若大于，則需對申請商標的商品/服務(wù)進(jìn)行刪減，以符合上述要求。同時(shí)，根據以色列法律實(shí)踐，若申請人有意提供基礎商標注冊情況用以說(shuō)明，則申請人需在所選擇的國家有正常的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所[serious and active commercial enterprise (Telle Quelle)]，否則，可能面臨不被審查員接受的風(fēng)險。因此，一般情況下，若申請人為中國企業(yè)，筆者首先建議申請人提供其國內商標注冊文件（僅需商標注冊證書(shū)復印件及翻譯件，無(wú)需公認證）。若該商標國內申請已經(jīng)成功注冊，則以色列審查員一般會(huì )接受該證據并核準以色列商標申請。

　　其次，申請人也可通過(guò)在申請商標中添加已在以色列注冊的主標（house Mark）的方式，嘗試克服絕對理由駁回。但若采用此種方式，則申請商標的商品/服務(wù)范圍需等于或者小于已注冊主標的注冊商品/服務(wù)的范圍。若大于，則需對申請商標的商品/服務(wù)進(jìn)行一定的刪減。

　　3.其他理由駁回

　　其他理由駁回，主要包括以下幾方面原因：

　　3.1商品寬泛需細化

　　雖然以色列為《商標注冊用商品與服務(wù)國際分類(lèi)尼斯協(xié)定》成員國，但其審查員對尼斯分類(lèi)表僅做參考適用，對于商品/服務(wù)是否類(lèi)似的判斷，審查員有較大的自由裁量權。因此，根據以色列審查實(shí)踐及《商標條例》第1條和第10（a）條規定【5】，審查員會(huì )認為部分尼斯分類(lèi)規范商品仍過(guò)于寬泛，需要申請人進(jìn)行細化后才核準相關(guān)商品/服務(wù)的注冊，否則其將依職權駁回寬泛商品。

　　根據筆者經(jīng)驗，第08類(lèi)的“手工操作的手工具”；第09類(lèi)的“計算機軟件（已錄制）；計算機程序（可下載）”；第12類(lèi)的“陸、空、水或鐵路用機動(dòng)運載工具”和第42類(lèi)的“軟件運營(yíng)服務(wù)”等商品/服務(wù)較容易被審查員認為過(guò)于寬泛而下發(fā)駁回。在商標申請前，申請人可根據主營(yíng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，商品/服務(wù)的性質(zhì)、功能、用途等，對上述商品/服務(wù)進(jìn)行細化，以避免官方下發(fā)駁回。

　　3.2商標描述不清

　　筆者曾在實(shí)踐中遇到以色列審查員因申請商標描述不清楚而下發(fā)駁回的情況。如申請人在以色列申請“ ”商標，并附有如下商標描述“該商標由圖案及經(jīng)過(guò)設計的POATING字母構成”。審查員在審查后認為，申請商標應為三維標志，并要求申請人在商標描述中添加“此標識為三維標志商標”的明確表述，否則將不予核準注冊。對于此種因商標描述不清楚而被下發(fā)的駁回，主要原因在于審查員難以確定申請商標的性質(zhì)。在如上案例中，申請商標其實(shí)為商標圖樣的3D效果，而申請人也無(wú)意申請三維標志商標。但由于審查員認為該商標可能為三維標志，而導致其理解與商標描述不符，并據此下發(fā)審查意見(jiàn)。最終，申請人修改了商標描述，告知審查員該商標并非三維標志商標，審查員最終核準了該商標申請。

　　如果申請人遇到此種因商標描述不清楚下發(fā)的駁回，需針對審查員的疑問(wèn)進(jìn)行說(shuō)明，消除其存疑之處即可克服。

　　3.3尼斯分類(lèi)變化導致申請類(lèi)別錯誤

　　由于國際尼斯分類(lèi)標準處于不斷變化之中，有時(shí)申請人在商標申請時(shí)所選取的商品在進(jìn)入各個(gè)成員國商標局審查時(shí)，該國所參考的尼斯分類(lèi)標準（最新版）已經(jīng)與申請時(shí)不同。此種情況下，若申請商品類(lèi)別發(fā)生變化，審查員一般會(huì )依據其參考的最新尼斯分類(lèi)標準下發(fā)駁回。如遇此種情況，申請人需綜合考慮被駁回商品是否為其核心商品，并選擇刪除該商品或者將其劃分至正確類(lèi)別進(jìn)行申請的方式以應對。當然，若將商品劃分至正確類(lèi)別，則需繳納額外的類(lèi)別附加費用。

　　3.4重復注冊問(wèn)題

　　根據以色列商標法律，不允許重復申請商標，即同一申請人不能在相同商品上注冊相同或者高度近似商標。如遇此種駁回，申請人需選擇一件商標并刪除其重復注冊的商品/服務(wù)以克服駁回。需要說(shuō)明的是，如果在先商標為馬德里指定以色列申請，若申請人有意刪除該國際注冊商標下的重復商品/服務(wù)，則需直接向國際局提交商品/服務(wù)刪減申請。

　　另外，以色列駁回復審的答復時(shí)限為駁回通知做出之日起3個(gè)月，在此期間內，若申請人有意與在先商標權利人進(jìn)行和談或者需轉讓在先商標等，從而難以在絕限之前提交駁回復審，則可以向審查員申請延期，一般可申請延期4次，每次2個(gè)月。延期申請無(wú)需理由，僅提交延期申請即可。另外，根據以色列商標法律，審查員需在首次下發(fā)通知之日起2年內將一商標駁回復審事宜審理完畢。

　　以上，即為以色列商標申請駁回復審中常見(jiàn)的問(wèn)題及應對策略。筆者希望通過(guò)以上內容，為中國申請人在以色列商標布局答疑解惑，幫助申請人在提交申請時(shí)盡量避開(kāi)審查員可能下發(fā)駁回的情況。即使后期遇到駁回，也能夠選擇合適策略應對，只要方法得當，有理有據，申請人最終也一定能取得注冊商標權利。

　　注釋

　　【1】請參考：以色列《商標條例》https://www.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/Units/trademarks/Documents/New%20Trade%20Marks%20Ordinance-Israel.pdf 第 11（9）條：The following marks are not eligible for registration:...A mark identical with one belonging to a different proprietor,which is already on the register in respect of the same goods ordescription of goods,or so nearly resembling such a mark as to becalculated to deceive.

　　【2】請參考以色列《商標規則》第24（b）條規定：https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/327_003.htm#Seif22%20Trade%20Marks%20Regulations.

　　【3】《商標條例》第8（a）條：No mark is eligible for registration as a trademark unless it is adapted to distinguish the goods of the proprietor of the mark from those of other persons (a mark so adapted being hereinafter referred to as a “distinctive mark”)；

　　第8（b）條：In determining whether a trademark is distinctive, the Registrar or the Court may,in the case of a trademark in actual use,take into consideration the extent to which such use has rendered such trademark in fact distinctive for goods in respect of which it is registered or intended to be registered；

　　第9條：A trademark may be limited in whole or in part to one or more specified colors,and in such a case the fact that it is so limited shall be taken into consideration by the Registrar or Court having to decide as to the distinctive character of such trademark.If and so far as a trademark is registered without limitation of color,it shall be deemed to be registered for all colors；

　　第11（10）條：The following marks are not eligible for registration:...A mark consisting of numerals，letters or words which are in common use in trade，to distinguish or describe goods or classes of goods or which bear direct reference to their character and quality，unless the marks have a distinctive character within the meaning of Section 8(b) or 9.

　　【4】《商標條例》第11（11）條：The following marks are not eligible for registration:...A mark whose ordinary signification is geographical or a surname, unless represented in a special manner or unless having a distinctive character within the meaning of Section 8(b) or 9.

　　【5】《商標條例》第1條：In this Ordinance-“Trademark”–means a mark used, or intended to be used, by a person in relation to goods he manufactures or deals in；第10（a）條：A trademark must be registered in respect of particular goods or classes of goods.