文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 柴瑋杰

　　在中國，為防止第三方搶注或借本企業(yè)知名商標的良好商譽(yù)銷(xiāo)售商品，大部分企業(yè)除了在主營(yíng)的商品上申請注冊商標，也會(huì )在非主營(yíng)商品上申請商標。但是在美國，商標的申請、審查、續展及異議、無(wú)效等程序要求及標準，與國內有很大不同。美國尤其地注重使用證據，且在提交使用證明時(shí)，需申請人提交宣誓。若申請商品的范圍超出實(shí)際使用范圍，卻在申請時(shí)提交了所有商品均實(shí)際投入使用的聲明，則將會(huì )把商標置于極其脆弱的境地，不但在后續對他人的近似商標主張權利時(shí)將受到限制，也將對近似商標所有人提起的異議或無(wú)效主張難以抗拒。為此，筆者在此對美國商標制度中的使用證據進(jìn)行詳細梳理，以供參考。

　　一、美國商標使用證據要求

　　美國使用證據要求一般如下：a.申請/注冊人需要為申請的每一類(lèi)別下的商品，至少提供一件使用證據。若申請/注冊人認為一件使用證據可支持數個(gè)類(lèi)別商品的使用的，需向審查員明確指出；b.若為標準字體申請，則使用證據可以為任何形式及顏色；若為非標準字體，且主張顏色，則提交使用證據時(shí)顯示的商標，需與申請時(shí)主張的顏色及設計一致。

　　此外，由于美國對使用證據的要求極其嚴格，對于產(chǎn)品的使用證據與對于服務(wù)類(lèi)產(chǎn)品的使用證據要求也存在一定區別，我們具體列出如下：

　　（一）對一般產(chǎn)品的使用證據要求

　　1.以照片形式：一般來(lái)說(shuō)，可以提供于產(chǎn)品上顯示商標的標簽，運輸標簽，包裝等；也可以為直接壓印在產(chǎn)品上的商標。需直接顯示產(chǎn)品與商標的聯(lián)系。

　　2.以網(wǎng)頁(yè)形式提交：1）包含申請產(chǎn)品的圖片或文字描述；2）顯示商標與產(chǎn)品的聯(lián)系；3）提供一種購買(mǎi)產(chǎn)品的方式。需注意的是，提供的網(wǎng)頁(yè)截圖中，商標需要以一種可以被消費者辨識為商標的形式出現。若商標距離產(chǎn)品較遠，更可能被識別為供應方名稱(chēng)等，而非直接應用于產(chǎn)品的商標，則為不可被接受的證據。

　　對軟件，程序，電影，視頻等電子產(chǎn)品的使用證據要求：可以為在電腦程序上顯示了商標的截屏；在某一幀上顯示了商標的電影或視屏的截圖。對于前述類(lèi)型商品，只要商標被應用于產(chǎn)品或裝載物，或與產(chǎn)品一同顯示，且產(chǎn)品進(jìn)行了商業(yè)銷(xiāo)售，則不要求消費者可以在購買(mǎi)產(chǎn)品之前預先看到商標。

　　對于軟件類(lèi)產(chǎn)品，則可以提供顯示軟件可下載或可購買(mǎi)的網(wǎng)頁(yè)截圖。

　　（二）對服務(wù)的使用證據要求

　　1.以照片提交：可以為宣傳單頁(yè)，海報，或雜志介紹，只要詳細體現了商標和具體的服務(wù)介紹；

　　2.以網(wǎng)頁(yè)形式提交：可以為詳細描述了服務(wù)并顯示商標的網(wǎng)頁(yè)截圖。

　　提交使用證據時(shí)，美國官方還要求申請人提交宣誓書(shū)/使用聲明，聲明商標已在全部產(chǎn)品上投入使用，或提供有理由的不使用聲明。具體內容如下：

　　1.宣誓書(shū)：申請人在提交使用證據的同時(shí)，提交一份簽字后的宣誓書(shū)。宣誓書(shū)中，需表明宣誓人證明所有商品及/或服務(wù)均已實(shí)際投入使用。同時(shí)，宣誓人知曉，基于故意的錯誤聲明可能導致罰款或監禁。同時(shí)，也將危害申請/注冊的有效性。

　　2.合理的不使用聲明：若申請人基于特殊原因，暫時(shí)無(wú)法將商標投入使用，但實(shí)際并無(wú)放棄商標意圖，且后續有繼續使用商標之意，則可以提交一份“合理的不使用聲明”，向官方說(shuō)明情況。然而該種聲明，需具體說(shuō)明無(wú)法實(shí)際投入使用的理由，且需要告知商標再次投入使用的時(shí)間。以下理由可構成合理的不使用聲明：1）貿易禁運；2）業(yè)務(wù)售賣(mài)；3）生產(chǎn)產(chǎn)品必須的設備等需要維護或者重設，且該種設備市面無(wú)可替代產(chǎn)品；3）疾病，自然災害等；4）與經(jīng)銷(xiāo)商之間的協(xié)商；5）若客戶(hù)有后續訂單的，也可以提交，證明商標將于后續提交使用，沒(méi)有放棄的意圖。

　　（三）幾種申請基礎及對應的使用證據要求

　　1.基于實(shí)際使用提交申請—— Section 1（a）

　　一般來(lái)說(shuō)，客戶(hù)需要為申請的每一類(lèi)別商品或服務(wù)提交至少一件使用證據。若認為可以以一件商品的使用證據，指代數件類(lèi)別的，需特別向審查員指出。同時(shí)，作為使用證據的商品需為至少在申請日前在美國實(shí)際投入使用。

　　2.基于意圖使用提交申請—— Section 1（b）

　　基于善意使用的意圖提交的申請，申請時(shí)無(wú)需提交使用證據。后續對提交使用證據的延期，可達三年。

　　3.基于馬德里提交的申請—— 66（a）

　　申請時(shí)無(wú)需使用證據，但注冊后5-6年需提交。

　　4.基于國內申請/注冊提交的申請—— 44（d）（e）

　　申請時(shí)無(wú)需使用證據，但注冊后5-6年需提交。

　　（四）注冊后提交使用證據：美國一般要求注冊后5-6年提交一次使用證據，后續，每次續展時(shí)均需提交一次使用證據。

　　二、審查階段時(shí)的自由裁量及注冊后的證據抽查

　　（一）申請時(shí)的審查員依其自由裁量權做出的進(jìn)一步要求：

　　雖然美國商標的一般使用證據要求如上所述，但美國審查員完全可以基于職權對申請人提出更高的使用證據要求。一般來(lái)說(shuō)，若申請人申請時(shí)首次提交的使用證據存疑（疑似經(jīng)電子修改等），則審查員在下發(fā)審查意見(jiàn)，要求申請人提供更清晰的照片的同時(shí)，會(huì )要求申請人提供更詳細的產(chǎn)品使用信息，包括但不限于：商品第一次銷(xiāo)售日，產(chǎn)品具體實(shí)物銷(xiāo)售的所在地，商店展示，產(chǎn)品的第一次成交日期等。

　　或者，若申請人申請的產(chǎn)品過(guò)多，范圍過(guò)廣，審查員也可能要求申請人出具進(jìn)一步的產(chǎn)品信息，如：產(chǎn)品介紹，廣告，使用手冊等；或者，要求提供其他產(chǎn)品的使用證據，如：同時(shí)申請第28類(lèi)的滑板，釣魚(yú)竿等商品，但僅提供滑板的銷(xiāo)售證據。雖官方要求為一個(gè)類(lèi)別至少提供一件使用證據，但審查員可以依職權要求申請人提供可以覆蓋全部商品的使用證據。

　　（二）注冊后的美國使用證據抽查計劃

　　適用條件：

　　1.適用于已提交使用證據的商標（即不包括基于馬德里或國內申請/注冊而提交的，尚未到5-6年提交使用證據年限的注冊商標）。

　　2.商標指定了一個(gè)類(lèi)別，且指定了該類(lèi)別中四項或超過(guò)四項商品或服務(wù)的；或者，商標指定了兩個(gè)或兩個(gè)以上類(lèi)別，且至少在其中兩個(gè)類(lèi)別分別指定了兩項或兩項以上商品或服務(wù)的。

　　三、使用證據相關(guān)的無(wú)效，異議等

　　1.虛假聲明。在介紹商標使用證據的要求時(shí)，我們提到，美國官方要求在提交使用證據的同時(shí)，一并提交宣誓書(shū)，而宣誓書(shū)中包括：“宣誓人證明所有商品及/或服務(wù)均已實(shí)際投入使用。同時(shí)，宣誓人知曉，基于故意的錯誤聲明可能導致罰款或監禁。同時(shí)，也將危害申請/注冊的有效性?！?/p>

　　基于以上，若后續宣誓書(shū)中提及的商品未被實(shí)際投入使用，則對方可以主張申請人在申請時(shí)蓄意提交了虛假聲明而提交異議或無(wú)效。同時(shí)，主張該商標系基于欺詐而獲得的注冊。

　　2.不使用撤銷(xiāo)。嚴格來(lái)說(shuō)，美國沒(méi)有所謂的三年不使用撤銷(xiāo)，即，商標未使用僅兩年，只要對方可以證明商標申請人商標沒(méi)有實(shí)際使用，且沒(méi)有繼續投入使用的意圖，依然可以提起無(wú)效（美國撤銷(xiāo)為無(wú)效的一種）。同時(shí)，即使對方商標未實(shí)際投入使用已滿(mǎn)三年，若對方存在充分理由，商標依然可以不被撤銷(xiāo)（如：天災人禍；商品較為復雜，商業(yè)計劃的周期較長(cháng)）。

　　三年不使用撤銷(xiāo)，僅是一般而言，若不滿(mǎn)三年而提起撤銷(xiāo)，撤銷(xiāo)人除證明商標不使用外，還需證明對方無(wú)使用意圖。而該種證明責任較高。滿(mǎn)三年而不使用，官方推定對方無(wú)使用意圖，對方需要指明存在后續使用意圖的。

　　同時(shí)，在商標不使用撤銷(xiāo)中，若實(shí)際使用中的商標與申請的商標（主張了顏色及設計），僅是存在較輕微的非實(shí)質(zhì)性變動(dòng)，而消費者能夠將實(shí)際使用中的商標與申請商標辨識為相同商標的，則該兩件商標屬于法律上的等同商標。被撤銷(xiāo)人完全可以進(jìn)行抗辯。

　　四、建議及評價(jià)

　　美國重視商標的實(shí)際使用，且不同于國內注冊在先的保護原則，美國保護商標的在先使用。即使未注冊商標，也可以基于其在先的使用，對申請中商標提起異議，對已注冊商標提起無(wú)效。

　　前述抽查機制，審查員的自由裁量權及對使用證據的種種要求，均為保證申請/注冊人提交了真實(shí)的使用證據。然而，國內申請人基于國內實(shí)踐（在主要商標上申請大量的商品及類(lèi)別，包括與其實(shí)實(shí)際經(jīng)營(yíng)范圍相去甚遠），通常也偏向于在美國申請時(shí)，一并申請大量的商品及類(lèi)別。

　　前述抽查機制，審查員的自由裁量權及對使用證據的種種要求，均為保證申請/注冊人提交了真實(shí)的使用證據。然而，國內申請人基于國內實(shí)踐（在主要商標上申請大量的商品及類(lèi)別，包括與其實(shí)實(shí)際經(jīng)營(yíng)范圍相去甚遠），通常也偏向于在美國申請時(shí)，一并申請大量的商品及類(lèi)別。

　　綜上，筆者建議擬在美國進(jìn)行商標申請的個(gè)人及公司，依商標在美的實(shí)際使用情況及計劃，謹慎選擇擬申請的商品及服務(wù)。