文/北京市集佳律師事務(wù)所 袁穎

　　在專(zhuān)利侵權判定中，設立“等同原則”的目的是為了給予專(zhuān)利權人以他們專(zhuān)利的公平保護，避免“字面解釋”對專(zhuān)利權保護范圍的過(guò)度限制。

　　“禁止反悔原則”是對“等同原則”的必要限制，目的在于敦促當事人在訴訟活動(dòng)中誠實(shí)守信，避免當事人在行政授權確權程序和侵權民事訴訟中對權利要求作出不一致的解釋。通過(guò)適用“禁止反悔原則”對“等同范圍”予以必要的限制，可以合理地確定專(zhuān)利權的保護范圍，維持專(zhuān)利權人與被訴侵權人以及社會(huì )公眾之間的利益平衡【1】。

　　“禁止反悔原則”的適用經(jīng)過(guò)最高人民法院司法解釋和近幾年司法實(shí)踐中案例的不斷探索而逐漸明晰。本文通過(guò)回顧最高法院近年來(lái)的典型判例以及筆者最新代理案件的最高院的最新判決，淺談“禁止反悔原則”的適用。

　　關(guān)于“禁止反悔原則”，《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專(zhuān)利權糾紛案件應用法律若干問(wèn)題的解釋?zhuān)ㄒ唬返牡诹鶙l規定：“專(zhuān)利申請人、專(zhuān)利權人在專(zhuān)利授權或者無(wú)效宣告程序中，通過(guò)對權利要求、說(shuō)明書(shū)的修改或者意見(jiàn)陳述而放棄的技術(shù)方案，權利人在侵犯專(zhuān)利權糾紛案件中又將其納入專(zhuān)利權保護范圍的，人民法院不予支持”。

　　《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專(zhuān)利權糾紛案件應用法律若干問(wèn)題的解釋?zhuān)ǘ返牡谑龡l，在解釋一第六條的基礎上進(jìn)一步規定，權利人證明專(zhuān)利申請人、專(zhuān)利權人在專(zhuān)利授權確權程序中對權利要求書(shū)、說(shuō)明書(shū)及附圖的限縮性修改或者陳述被明確否定的，人民法院應當認定該修改或者陳述未導致技術(shù)方案的放棄。

　　根據以上兩條規定，筆者結合案例談?wù)効偨Y的適用規則。

　　在專(zhuān)利侵權判定中，當權利人要求針對某一方案適用“等同原則”時(shí)，被訴侵權的被告可以舉證證明涉案專(zhuān)利的專(zhuān)利申請人、專(zhuān)利權人在專(zhuān)利授權或者無(wú)效宣告程序中，通過(guò)對權利要求、說(shuō)明書(shū)的修改或者意見(jiàn)陳述而放棄了該技術(shù)方案，由此引入“禁止反悔原則”，使得該權利人認為是等同的技術(shù)方案被排除在專(zhuān)利保護范圍之外。該舉證責任在被訴侵權的被告，其需要證明專(zhuān)利申請人、專(zhuān)利權人在授權或者無(wú)效階段進(jìn)行了權利要求、說(shuō)明書(shū)的修改或者做出了意見(jiàn)陳述，并且還要證明該修改或意見(jiàn)陳述導致了該技術(shù)方案的放棄。

　　在此要重點(diǎn)說(shuō)明的是，并非只要進(jìn)行限縮性修改或者意見(jiàn)陳述，就會(huì )導致技術(shù)方案的放棄。正如《浙江福瑞德化工有限公司、天津聯(lián)力化工有限公司侵害發(fā)明專(zhuān)利權糾紛再審民事判決書(shū)（2018）最高法民再387號》判決書(shū)【1】中指出的，“首先，在發(fā)明專(zhuān)利授權確權程序中，專(zhuān)利申請人有權依法提交意見(jiàn)陳述或修改權利要求。專(zhuān)利申請人在修改權利要求時(shí)增加新的技術(shù)特征，并主張修改后的技術(shù)方案是非顯而易見(jiàn)的，是專(zhuān)利審查實(shí)踐中的常見(jiàn)情形。雖然在權利要求中增加技術(shù)特征會(huì )進(jìn)一步限定專(zhuān)利權的保護范圍，導致權利要求的保護范圍發(fā)生變化，但在沒(méi)有其他證據證明權利人通過(guò)修改或者意見(jiàn)陳述‘放棄’特定技術(shù)方案的情況下，不能僅僅由于在權利要求中增加技術(shù)特征，導致權利要求的保護范圍進(jìn)一步限縮，就認定權利人完全‘放棄’了與該技術(shù)特征等同的其他所有技術(shù)特征，不能再就增加的技術(shù)特征主張適用等同原則。如此，會(huì )導致以增加技術(shù)特征的方式修改的權利要求的保護范圍受到過(guò)度限制，被訴侵權人極易通過(guò)技術(shù)特征的修改、替換來(lái)規避侵權，導致權利人與社會(huì )公眾的利益失衡。這樣既與禁止反悔原則的目的不符，也與專(zhuān)利法保護專(zhuān)利權人的合法權益，鼓勵發(fā)明創(chuàng )造的立法目的不相適應?！?/p>

　　正如筆者代理的“某侵害專(zhuān)利權糾紛案”案件，涉案專(zhuān)利原權利要求4限定了技術(shù)特征“傾角”，原權利要求5引用權4，進(jìn)一步限定了“大致傾斜45°”，在涉案專(zhuān)利授權階段的實(shí)質(zhì)審查過(guò)程中，在第一次審查意見(jiàn)中，審查員否定了所有權利要求的創(chuàng )造性，并針對原權利要求5的附加特征指出：對比文件1還公開(kāi)了：所述側面包括與驅動(dòng)軸形成夾角的第一部分和第二部分，至于其限定了側面的具體形式為……其僅僅是根據實(shí)際需要對兩個(gè)部分相對位置的常規選擇，其通過(guò)有限的實(shí)驗能夠獲得，其效果也能夠預見(jiàn)，不需要付出創(chuàng )造性勞動(dòng)。在針對第一次審查意見(jiàn)的答復中，專(zhuān)利申請人將原權利要求2-5的所有附加特征都合并到權1并基于說(shuō)明書(shū)增加特征“所述驅動(dòng)軸(18)上的齒形突出部(19)具有與所述工具(10’)的齒形突出部相同的幾何形狀”，且專(zhuān)利申請人在第一次審查意見(jiàn)答復的陳述意見(jiàn)中提到，權利要求1限定的區別特征是“所述齒形突出部(19)具有V形尖頭自由端(20)和與所述驅動(dòng)軸(18)連合的加寬的下部(21)；所述驅動(dòng)軸(18)上的齒形突出部(19)具有與所述工具(10’)的齒形突出部相同的幾何形狀”，指出“對比文件1沒(méi)有公開(kāi)或者教導以上區別特征”，并進(jìn)一步討論了上述區別特征帶來(lái)的技術(shù)效果。在此修改和爭辯意見(jiàn)的基礎上，審查員接受了上述關(guān)于創(chuàng )造性的爭辯意見(jiàn)，并最終發(fā)出了授權通知。

　　即，在專(zhuān)利授權階段，專(zhuān)利申請人沒(méi)有針對特征“大致傾斜45°”進(jìn)行對比分析，沒(méi)有具體陳述特征“大致傾斜45°”與現有技術(shù)的差別，更沒(méi)有指出該角度的區別可能帶來(lái)的技術(shù)效果，因此，并無(wú)證據證明權利人通過(guò)上述修改以及意見(jiàn)陳述，放棄了對與大致傾斜45度等同的技術(shù)方案主張等同侵權。

　　正如該案判決書(shū)【2】中指出的“專(zhuān)利申請人將從屬權利要求中的附加技術(shù)特征合并到獨立權利要求中的這種修改方式本身并不能得出專(zhuān)利申請人放棄了與增加的技術(shù)特征相關(guān)的等同技術(shù)特征”，“當專(zhuān)利申請人所作的修改或陳述屬于通過(guò)增加或變更權利要求的技術(shù)特征改變請求保護的范圍，或者增加或刪除一項或多項權利要求，或者把權利要求附加的技術(shù)特征予以合并時(shí)，如果增加的技術(shù)特征已經(jīng)清楚記載在原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)中，符合專(zhuān)利法第三十三條規定的情形，在專(zhuān)利獲得授權后，專(zhuān)利權人在侵權訴訟中主張技術(shù)特征等同的，人民法院應該審查其所作出的修改和陳述與授權后的該技術(shù)特征之間是否有實(shí)質(zhì)聯(lián)系，是否存在對該技術(shù)特征予以限縮或放棄的事實(shí)，而不能僅因為權利要求增加了技術(shù)特征，就認定專(zhuān)利申請人做出了修改，將該增加的技術(shù)特征的等同特征全部予以放棄”。

　　作為另一類(lèi)似案例，《男與廣州市番禺區好友實(shí)業(yè)有限公司侵害發(fā)明專(zhuān)利權糾紛一案再審民事裁定書(shū)（2014）民申字第1949號》判決書(shū)【3】中指出，“涉案專(zhuān)利申請人在專(zhuān)利授權過(guò)程中，將原權利要求4合并到權利要求1中，并在答復正文中陳述：修改后的權利要求1中出現的技術(shù)特征‘支撐部分’‘彎曲的增強部分’‘第一和第二彈力部分’‘第一和第二延伸部分’‘鉸鏈部分’和‘第一和第二注塑彈力部分’在對比文件1中并未公開(kāi)，上述技術(shù)特征與對比文件1公開(kāi)的夾子既不相同也不等同，足以證明修改后的權利要求1相對于對比文件1具有創(chuàng )造性，具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著(zhù)的進(jìn)步。雖然涉案專(zhuān)利申請人在意見(jiàn)陳述中只是籠統地強調了包括“彎曲的增強部分”等在內的諸多技術(shù)特征與現有技術(shù)不同，并沒(méi)有具體陳述某個(gè)特征與現有技術(shù)的差別，無(wú)法明確其放棄的具體技術(shù)方案，因此不能直接適用《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專(zhuān)利權糾紛案件應用法律若干問(wèn)題的解釋》第六條規定的禁止反悔原則?！?/p>

　　又如另一案例，《中譽(yù)電子(上海)有限公司與上海九鷹電子科技有限公司侵犯實(shí)用新型專(zhuān)利權糾紛案（2011）民提字第306號》判決書(shū)【4】中指出的，“放棄的認定標準。專(zhuān)利權保護范圍是由權利要求包含的技術(shù)特征所限定的，故專(zhuān)利權保護范圍的變化，亦體現為權利要求中技術(shù)特征的變化。在專(zhuān)利授權或無(wú)效宣告程序中，專(zhuān)利權人主動(dòng)或應審查員的要求，可以通過(guò)增加技術(shù)特征對某權利要求所確定的保護范圍進(jìn)行限制，也可以通過(guò)意見(jiàn)陳述對某權利要求進(jìn)行限縮性解釋。禁止反悔原則適用于導致專(zhuān)利權保護范圍縮小的修改或者陳述。亦即，由此所放棄的技術(shù)方案。該放棄，通常是專(zhuān)利權人通過(guò)修改或意見(jiàn)陳述進(jìn)行的自我放棄。但是，若專(zhuān)利復審委員會(huì )認定獨立權利要求無(wú)效、在其從屬權利要求的基礎上維持專(zhuān)利權有效，且專(zhuān)利權人未曾作上述自我放棄，則在判斷是否構成禁止反悔原則中的‘放棄’時(shí)，應充分注意專(zhuān)利權人未自我放棄的情形，嚴格把握放棄的認定條件。如果該從屬權利要求中的附加技術(shù)特征未被該獨立權利要求所概括，則因該附加技術(shù)特征沒(méi)有原始的參照，故不能推定該附加技術(shù)特征之外的技術(shù)方案已被全部放棄?！?/p>

　　以上多個(gè)最高法的案例中確定的“禁止反悔原則”的適用規則都是一致的，即首先肯定了專(zhuān)利申請人、發(fā)明人有在不超出原始記載范圍的情況下修改權利要求或作出陳述的自由；當專(zhuān)利申請人或發(fā)明人作出限縮性修改或陳述時(shí)，并不直接導致對技術(shù)方案的放棄，而要嚴格地把握放棄的認定條件，要判斷作出的限縮性修改和陳述與授權之間是否有實(shí)質(zhì)聯(lián)系，是否存在對該技術(shù)特征予以限縮或放棄的事實(shí)。

　　這里引入另一反面案例，來(lái)更好地說(shuō)明何種情況下構成對技術(shù)方案的放棄。如最高人民法院《湖北午時(shí)藥業(yè)股份有限公司與澳諾（中國）制藥有限公司、王軍社侵犯發(fā)明專(zhuān)利權糾紛案（2009）民提字第20號》民事判決書(shū)【5】中指出的，“涉案專(zhuān)利申請公開(kāi)文本權利要求2以及說(shuō)明書(shū)第2頁(yè)明確記載，可溶性鈣劑是‘葡萄糖酸鈣、氯化鈣、乳酸鈣、碳酸鈣或活性鈣’?？梢?jiàn)，在專(zhuān)利申請公開(kāi)文本中，葡萄糖酸鈣與活性鈣是并列的兩種可溶性鈣劑，葡萄糖酸鈣并非活性鈣的一種?！闹Z公司辯稱(chēng)，專(zhuān)利申請人在涉案專(zhuān)利的審批過(guò)程中，將‘可溶性鈣劑’修改為‘活性鈣’屬于一種澄清性修改，修改后的活性鈣包括了含葡萄糖酸鈣在內的所有組分鈣。然而，從涉案專(zhuān)利審批文檔中可以看出，專(zhuān)利申請人進(jìn)行上述修改是針對國家知識產(chǎn)權局認為涉案專(zhuān)利申請公開(kāi)文本權利要求中‘可溶性鈣劑’保護范圍過(guò)寬，在實(shí)質(zhì)上得不到說(shuō)明書(shū)支持的審查意見(jiàn)而進(jìn)行的，同時(shí)，專(zhuān)利申請人在修改時(shí)的意見(jiàn)陳述中，并未說(shuō)明活性鈣包括了葡萄糖酸鈣，故被申請人認為涉案專(zhuān)利中的活性鈣包含葡萄糖酸鈣的主張不能成立”，“(二)關(guān)于活性鈣與葡萄糖酸鈣是否等同問(wèn)題。正如上述問(wèn)題(一)中對‘活性鈣’是否包含了‘葡萄糖酸鈣’所闡述的那樣，專(zhuān)利權人在專(zhuān)利授權程序中對權利要求1所進(jìn)行的修改，放棄了包含‘葡萄糖酸鈣’技術(shù)特征的技術(shù)方案。根據禁止反悔原則，專(zhuān)利申請人或者專(zhuān)利權人在專(zhuān)利授權或者無(wú)效宣告程序中，通過(guò)對權利要求、說(shuō)明書(shū)的修改或者意見(jiàn)陳述而放棄的技術(shù)方案，在專(zhuān)利侵權糾紛中不能將其納入專(zhuān)利權的保護范圍。因此，涉案專(zhuān)利權的保護范圍不應包括‘葡萄糖酸鈣’技術(shù)特征的技術(shù)方案?！?/p>

　　根據以上案例的對比，大家應該能對技術(shù)方案放棄的認定標準有更全面更深刻的認識。

　　筆者接下來(lái)討論一下解釋二第十三條和解釋一第六條的關(guān)系。之前筆者看到一些文章認為，根據解釋二的第十三條規定，只有限縮性修改或陳述被明確否定的，才不構成技術(shù)方案的放棄。筆者不同意該觀(guān)點(diǎn)，筆者認為該規定是對權利人自我放棄的一種否定規定，即當有證據證明“專(zhuān)利申請人或發(fā)明人在授權或確權過(guò)程中通過(guò)限縮性修改或陳述導致了自我放棄”時(shí)，而該限縮性修改或陳述被裁判者明確否定了，則其自我放棄不導致技術(shù)方案的放棄。

　　這里引入另一案例來(lái)詳細說(shuō)明這種情形，最高人民法院《曹桂蘭、胡美玲侵害發(fā)明專(zhuān)利權糾紛再審審查與審判監督民事裁定書(shū)（2017）最高法民申1826號》【6】中指出，“由于專(zhuān)利授權確權程序對于技術(shù)特征的認定存在連續性，權利人作出的陳述是否被‘明確否定’，應當對專(zhuān)利授權和確權階段技術(shù)特征的審查進(jìn)行客觀(guān)全面的判斷，著(zhù)重考察權利人對技術(shù)方案作出的限縮性陳述是否最終被裁判者認可，是否由此導致專(zhuān)利申請得以授權或者專(zhuān)利權得以維持。根據本案的上述相關(guān)事實(shí)，在授權程序中，國家知識產(chǎn)權局專(zhuān)利審查部門(mén)對蔣小平關(guān)于技術(shù)特征a、b的陳述意見(jiàn)不予認可，持明確否定意見(jiàn)，而且，涉案專(zhuān)利獲得授權并非基于對特征a、b作出的限縮性陳述。在后續的無(wú)效審查程序，專(zhuān)利復審委員會(huì )并未推翻實(shí)質(zhì)審查階段所持的否定意見(jiàn)，不能得出專(zhuān)利復審委員會(huì )認為通過(guò)連接元件來(lái)進(jìn)行阻抗匹配不是本領(lǐng)域的慣用技術(shù)手段，不屬于本領(lǐng)域的公知常識的結論，也不能得出‘注塑嵌裝’及‘固定卡裝’不是本領(lǐng)域常用的鎖固方式，不屬于本領(lǐng)域的公知常識的結論。在評價(jià)涉案專(zhuān)利具有創(chuàng )造性時(shí)，盡管無(wú)效決定將技術(shù)特征a、b作為區別特征予以了羅列，但技術(shù)特征a、b的存在并未影響專(zhuān)利復審委員會(huì )以現有技術(shù)存在相反的技術(shù)教導，本領(lǐng)域技術(shù)人員不存在結合特征c‘所述無(wú)線(xiàn)電接收天線(xiàn)為AM/FM共用天線(xiàn)’的動(dòng)機，而使得涉案專(zhuān)利具有創(chuàng )造性的審查評判。由于專(zhuān)利權人作出的限縮性陳述在實(shí)質(zhì)審查中已被明確否定，而無(wú)效審查程序并未推翻該認定得出相反的結論，在這種情況下，應當認定存在專(zhuān)利權人的限縮性陳述已被明確否定的事實(shí)。這與所作的限縮性陳述并未帶來(lái)專(zhuān)利權的獲得和專(zhuān)利權的維持的事實(shí)相符，與‘禁止反悔’原則防止權利人‘兩頭得利’的目的不相悖?！?/p>

　　該案中，專(zhuān)利權人在授權過(guò)程中，通過(guò)修改和陳述認為技術(shù)特征a、b是區別技術(shù)特征，非公知常識，是專(zhuān)利權人的自我放棄，但是這種陳述意見(jiàn)在授權過(guò)程中被明確否定，最終的授權也并非由該兩個(gè)技術(shù)特征帶來(lái)，且在后續的無(wú)效過(guò)程中，也并未推翻該認定，因此專(zhuān)利權人的自我放棄并未導致技術(shù)方案的放棄，按照解釋二的第十三條規定，不適用禁止反悔原則。

　　結合上面所有的討論和案例，筆者相信“禁止反悔原則”的適用規則已經(jīng)比較明晰，符合專(zhuān)利法保護專(zhuān)利權人的合法權益，鼓勵發(fā)明創(chuàng )造的立法目的，也符合禁止反悔原則的設立目的，避免因以增加技術(shù)特征的方式修改的權利要求的保護范圍受到過(guò)度限制，導致被訴侵權人極易通過(guò)技術(shù)特征的修改、替換來(lái)規避侵權，從而導致權利人與社會(huì )公眾的利益失衡。

　　注釋

　　【1】《浙江福瑞德化工有限公司、天津聯(lián)力化工有限公司侵害發(fā)明專(zhuān)利權糾紛再審民 事判決書(shū)（2018）最高法民再387號》判決書(shū)

　　【2】《侵害專(zhuān)利專(zhuān)利權糾紛案2019 最高法知民終530號》判決書(shū)

　　【3】《男與廣州市番禺區好友實(shí)業(yè)有限公司侵害發(fā)明專(zhuān)利權糾紛一案再審民事裁定 書(shū)》（2014）民申字第1949號

　　【4】《中譽(yù)電子(上海)有限公司與上海九鷹電子科技有限公司侵犯實(shí)用新型專(zhuān)利權糾 紛案》（2011）民提字第306號

　　【5】最高人民法院《湖北午時(shí)藥業(yè)股份有限公司與澳諾（中國）制藥有限公司、王軍社侵犯發(fā)明專(zhuān)利權糾紛案（2009）民提字第20號》民事判決書(shū)

　　【6】最高人民法院《曹桂蘭、胡美玲侵害發(fā)明專(zhuān)利權糾紛再審審查與審判監督民事裁定書(shū)（2017）最高法民申1826號》裁定書(shū)