文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 馬驍

　　反向教導（teach away from the claimed invention），一般指針對實(shí)際要解決的技術(shù)問(wèn)題，本領(lǐng)域技術(shù)人員的普遍技術(shù)常識或對比文件中明確記載的技術(shù)內容，會(huì )阻止其通過(guò)現有技術(shù)的結合和改進(jìn)得到權利要求記載的技術(shù)方案。而發(fā)明人恰恰采用了違反現有技術(shù)啟示的技術(shù)手段，解決了要解決的技術(shù)問(wèn)題。

　　在對發(fā)明專(zhuān)利的創(chuàng )造性評述中，反向教導可以用來(lái)作為支持具有創(chuàng )造性的理由?！秾?zhuān)利審查指南》中在記載判斷發(fā)明專(zhuān)利創(chuàng )造性時(shí)需要考慮的其他因素時(shí)，關(guān)于“發(fā)明克服了技術(shù)偏見(jiàn)”一項中記載了“技術(shù)偏見(jiàn)，是指在某段時(shí)間內、某個(gè)技術(shù)領(lǐng)域中，技術(shù)人員對某個(gè)技術(shù)問(wèn)題普遍存在的、偏離客觀(guān)事實(shí)的認識，它引導人們不去考慮其他方面的可能性，采用了人們由于技術(shù)偏見(jiàn)而舍棄的技術(shù)手段，從而解決了技術(shù)問(wèn)題，則這種發(fā)明具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著(zhù)的進(jìn)步，具有創(chuàng )造性”，其中的技術(shù)偏見(jiàn)即類(lèi)似于反向教導。

　　筆者認為，如果能夠在審查意見(jiàn)中引用的對比文件中找到明確記載的反向教導，就有較大的可能性說(shuō)服審查員接受專(zhuān)利的技術(shù)方案具備創(chuàng )造性的觀(guān)點(diǎn)，尤其是對于一些具有以下特征的發(fā)明：

　　轉用發(fā)明，即將某一技術(shù)領(lǐng)域的現有技術(shù)轉用到其他技術(shù)領(lǐng)域中的發(fā)明；

　　或者發(fā)明的技術(shù)特征單獨分離后幾乎相當于多項現有技術(shù)。

　　這些類(lèi)發(fā)明的技術(shù)特征本身往往會(huì )因多篇對比文件的結合而喪失創(chuàng )造性。此時(shí)，若能從對比文件中能找到存在反向教導的證據，就能夠證明其中的對比文件并不能公開(kāi)方案中的技術(shù)特征，以及多篇對比文件之間的結合并不是顯而易見(jiàn)的，是需要付出創(chuàng )造性勞動(dòng)的，從而增強技術(shù)方案的創(chuàng )造性。

　　筆者認為在利用反向教導克服創(chuàng )造性問(wèn)題答辯時(shí)，仍應遵循創(chuàng )造性“三步法”的基礎套路。其中在第三步中，確定要求保護的技術(shù)方案對本領(lǐng)域技術(shù)人員是否顯而易見(jiàn)，即判斷現有技術(shù)中是否存在解決所述技術(shù)問(wèn)題的啟示，此時(shí)如果能夠在對比文件中找明確記載的相反的啟示，就可以支持權利要求保護的技術(shù)方案為非顯而易見(jiàn)的。

　　而在判斷現有技術(shù)中是否存在解決所述技術(shù)問(wèn)題的啟示時(shí)，應基于本領(lǐng)域技術(shù)人員的知識和能力?！秾?zhuān)利審查指南》中定義了本領(lǐng)域技術(shù)人員這種假設的“人”，不具備創(chuàng )造能力，但是緊接著(zhù)由給出了這種“人”可以具有的一種能力，即“如果所要解決的技術(shù)問(wèn)題能夠促使本領(lǐng)域技術(shù)人員在其他技術(shù)領(lǐng)域尋找技術(shù)手段，他也應該具有從其他技術(shù)領(lǐng)域中獲取該申請日或優(yōu)先權日之前的相關(guān)現有技術(shù)、普通技術(shù)和常規實(shí)驗手段的能力”，這賦予了本領(lǐng)域技術(shù)人員在多個(gè)對比文件的教導下像玩智力拼圖一般的組合能力。但該能力也相應帶來(lái)了問(wèn)題，本領(lǐng)域技術(shù)人員真的有動(dòng)機將多個(gè)對比文件進(jìn)行結合嗎？本領(lǐng)域技術(shù)人員尋找技術(shù)手段的其他技術(shù)領(lǐng)域的尺度如何把握。因此可以延伸出反向教導的另外一個(gè)作用，使本領(lǐng)域技術(shù)人員喪失結合的動(dòng)機。

　　例如，要求保護的是一種同時(shí)含有鐵和堿金屬的催化劑?，F有技術(shù)中，對比文件1公開(kāi)了一種催化劑，其中銻和堿金屬可以互換，并獲得相同的效果。另一篇對比文件中公開(kāi)了向催化劑中加入鐵，但明確地記載了銻會(huì )導致催化效率下降。由于第二篇對比文件中排除了銻，而第一篇使用了銻，因此這兩篇對比文件無(wú)法結合，屬于存在相反的教導的情形，因此具有創(chuàng )造性。

　　此外，如果需要使用的技術(shù)特征將會(huì )使現有技術(shù)中的發(fā)明被改變得不適于實(shí)現它的目的，也可以認為這樣的改變存在反向教導。例如，一種在醫療手術(shù)中使用的血液過(guò)濾裝置，其中，血液的入口和出口都位于過(guò)濾裝置的底部，氣孔位于過(guò)濾裝置的頂部。對比文件公開(kāi)了一種液體過(guò)濾裝置，用于除去汽油和其他輕質(zhì)油中的污垢和水，入口和出口都在該裝置的頂部，在該裝置的底部設置有活塞，用于周期性地除去收集到的污垢和水。該對比文件還進(jìn)一步教導了，分離是通過(guò)重力輔助完成的。在這種情況下，將對比文件的裝置上下翻轉，該裝置就不能正常使用了，因為汽油將在留在頂部，從出口流出的是需要被除去的污垢和水，而不是需要的汽油。也就是說(shuō)，為了得到本發(fā)明的血液過(guò)濾裝置，需要將現有技術(shù)中的汽油過(guò)濾裝置改變得無(wú)法實(shí)現其原本的功能，這也是屬于相反的教導的一種情形。

　　在現有技術(shù)中尋找啟示或相反教導時(shí)，需要基于區別技術(shù)特征實(shí)際所要解決的技術(shù)問(wèn)題，判斷現有技術(shù)從整體上是否存在反向教導。在考慮現有技術(shù)是否存在相反的技術(shù)教導時(shí)，應當立足于本領(lǐng)域技術(shù)人員的知識水平和認知能力，從該現有技術(shù)的整體上進(jìn)行分析和判斷。對于作為現有技術(shù)的專(zhuān)利文件，背景技術(shù)中記載的技術(shù)缺陷本并不代表本領(lǐng)域技術(shù)人員必然存在此種客觀(guān)認知，也不意味著(zhù)本領(lǐng)域技術(shù)人員會(huì )受限于與技術(shù)缺陷有關(guān)的內容，不能從該現有技術(shù)得到相應的技術(shù)啟示。而且即使記載了技術(shù)缺陷，還需要進(jìn)一步考慮該技術(shù)缺陷是否與區別技術(shù)特征實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題以及技術(shù)啟示的認定有關(guān)。

　　現有技術(shù)中存在反向教導的情況大致可總結為以下幾種：

　　1、克服了技術(shù)偏見(jiàn)。

　　如果技術(shù)方案與本領(lǐng)域被普遍認可或對比文件列舉的技術(shù)原理相悖，卻反而能取得很好的技術(shù)效果。例如，通常認為導彈攜帶燃料更多，射程也會(huì )更長(cháng)。而請求保護的技術(shù)方案恰恰減少了燃料，但達到的技術(shù)效果是增加射程。

　　2、最接近現有技術(shù)中明確指出利用該技術(shù)手段不能解決要求保護的技術(shù)方案實(shí)際要解決的技術(shù)問(wèn)題。例如，現有技術(shù)中明確記載采用加壓的方法并不能加快化學(xué)反應的速率，而請求保護的技術(shù)方案卻實(shí)際上采用加壓的方法大大提升了化學(xué)反應的速率，因此現有技術(shù)公開(kāi)的技術(shù)手段不能解決要求保護的技術(shù)方案實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題，構成反向教導。

　　但需要注意的是，隨著(zhù)科技發(fā)展的日新月異，從前不能跨越的技術(shù)鴻溝不代表永遠無(wú)法被克服，因此不能僅以對比文件中存在相反教導的文字記載作為創(chuàng )造性的爭辯依據，最好要以申請日時(shí)的技術(shù)發(fā)展水平去判斷增加了所述區別技術(shù)特征的技術(shù)方案能否實(shí)際解決相關(guān)的技術(shù)問(wèn)題，進(jìn)而從客觀(guān)的角度判斷要求保護的技術(shù)方案是否具有創(chuàng )造性。

　　3、由于最接近現有技術(shù)的技術(shù)方案所限定的結構或原理而導致與區別技術(shù)特征相結合存在阻礙或實(shí)際無(wú)法實(shí)現。例如，對于一種用于檢查蒸汽發(fā)生器的檢查設備，解決的技術(shù)問(wèn)題是：利用兩個(gè)磁性的探頭互相配合，不僅能夠從上方觀(guān)察通道區域中的阻塞，而且還能夠獲得在板入口處（即，次要回路中的流體的循環(huán)方向）阻塞的形狀的信息，能夠更準確的估計可能導致的阻塞水平。作為最接近現有技術(shù)的對比文件 1 公開(kāi)了一種蒸汽發(fā)生器檢測設備，其中的永久磁鐵僅用于檢測隔板處是否存在磁鐵沉淀，而對比文件2所公開(kāi)的清潔單元圍繞連接探針的管會(huì )使得磁力線(xiàn)作用的檢測結果受到影響，導致檢測設備功能受損。因此在面對對比文件1公開(kāi)的清潔裝置時(shí)，本領(lǐng)域技術(shù)人員根本不會(huì )有動(dòng)機要通過(guò)對比文件2結合對比文件1來(lái)解決發(fā)明要解決的技術(shù)問(wèn)題，因為對比文件2中明確教導了對磁力線(xiàn)不利的技術(shù)方案。

　　最后，補充說(shuō)明一點(diǎn)，筆者認為目前的《專(zhuān)利審查指南》的“技術(shù)偏見(jiàn)”與反向教導并不完全相同，技術(shù)偏見(jiàn)應當是占有絕對優(yōu)勢的、被本領(lǐng)域技術(shù)人員普遍相信的信息，而反向教導則不一定要達到被普遍接受的程度。此外，反向教導也不一定都是偏離客觀(guān)事實(shí)的認識，例如還包括不能結合，或者由于當時(shí)技術(shù)的限制而確實(shí)無(wú)法實(shí)現的情況。因此，在反向教導并沒(méi)有達到技術(shù)偏見(jiàn)的程度時(shí)，應當注意，要判斷現有技術(shù)在整體上是否存在啟示，反向教導是否足以使本領(lǐng)域技術(shù)人員不去考慮其他的可能性，不能輕易地根據相反的教導而忽視現有技術(shù)中其他的信息，認為不存在啟示。

　　以上是筆者的一些個(gè)人經(jīng)驗總結，如有不妥之處，還請讀者批評指教。