文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 田磊

　　我們通常所說(shuō)的禁止反悔原則，是指專(zhuān)利法上的審批過(guò)程禁反言(prosecution history estoppel)。作為專(zhuān)利侵權訴訟中的一種法律規則，其是指專(zhuān)利權人如果在專(zhuān)利審批（包括專(zhuān)利申請的審查過(guò)程或者專(zhuān)利授權后的無(wú)效、異議、再審程序）過(guò)程中，為了滿(mǎn)足法定授權要求而對權利要求的范圍進(jìn)行了限縮（如限制性的修改或解釋?zhuān)?，則在主張專(zhuān)利權時(shí)，不得將通過(guò)該限縮而放棄的內容納入專(zhuān)利權的保護范圍。

　　內涵、宗旨及目的

　　禁止反悔原則，又稱(chēng)禁止反言原則，源于英美法系國家的一般契約理論，其基本內涵是“My word is my bond”，即說(shuō)話(huà)算話(huà)，不得出爾反爾。

　　禁止反悔原則的宗旨在于：防止專(zhuān)利權人采取出爾反爾的策略。所謂的出爾反爾，即在審查過(guò)程中為了容易地獲得專(zhuān)利權而對專(zhuān)利保護范圍進(jìn)行各種限制性的修改或解釋?zhuān)蛘邚娬{某個(gè)技術(shù)特征的重要性，在授權之后的侵權訴訟中又試圖取消這些限縮或者聲稱(chēng)該技術(shù)特征可有可無(wú)，以圖應用等同原則來(lái)覆蓋被控侵權物，使得侵權控告得以成立，也就是所謂的“兩頭吃”。因此，德國律師Bernhard Geissie曾將這種策略比喻為“在無(wú)效宣告程序中的溫順小貓出門(mén)就成了勇猛的老虎”。

　　關(guān)于禁止反悔原則設定的目的，主要是出于對專(zhuān)利權人利益和公眾利益的一種平衡。我們都知道，雖然各國專(zhuān)利制度各有不同，但總體的侵權判定原則大同小異，最基本的是以下五大原則：

　　?全面覆蓋原則（Literal Infringement）

　　?等同原則（the Doctrine of Equivalents）

　　?禁止反悔原則（Prosecution History Estoppel）

　　?捐獻原則（Dedication Rule）

　　?特意排除原則（Specific Exclusion）

　　在實(shí)際侵權判定中，全面覆蓋原則和等同侵權原則最為常見(jiàn)。在全面覆蓋原則的基礎上，為了更好地保護專(zhuān)利權人的利益，在專(zhuān)利侵權訴訟時(shí)，權利要求的保護范圍可以延伸到字面含義之外，這就是司法實(shí)踐中常常采用的等同原則?？梢哉f(shuō)，等同原則是一種實(shí)現專(zhuān)利權公平保護的重要制度，是對專(zhuān)利權利要求字面保護范圍的擴張，是對專(zhuān)利權字面侵權的適當補充。

　　然而，在專(zhuān)利糾紛中，等同原則也容易導致權利人過(guò)寬和過(guò)濫地擴大專(zhuān)利權利要求的保護范圍，進(jìn)而造成對公眾（被訴侵權人）的不公平，損害公共利益。因此，我們需要對等同原則進(jìn)行一定的限制，這其中就發(fā)展出了禁止反悔的原則、捐獻原則和特意排除原則等對等同原則進(jìn)行限制的原則。

　　這樣，就需要對禁止反悔原則的適用條件和限制范圍做出規定。如果禁止反悔原則的限制作用過(guò)強，專(zhuān)利權人將無(wú)法依據等同原則獲得有效的保護；如果禁止反悔原則的限制作用太弱，不受限制的等同原則勢必破壞權利要求的公告功能。

　　美國專(zhuān)利中的禁止反悔原則的發(fā)展

　　在美國，禁止反悔原則的適用要求專(zhuān)利權人對權利要求的限縮必須是以書(shū)面方式進(jìn)行的，并記錄在官方的專(zhuān)利審查檔案中。因此禁止反悔原則在美國又稱(chēng)審查檔案禁反言(file wrapper estoppel)。此外，源于美國最高法院對禁止反悔原則作出解釋的著(zhù)名判例Festo Corporation v Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki，該原則又被稱(chēng)為Festo estoppel。

　　關(guān)于禁止反悔原則在美國的發(fā)展，包括：

　　?禁止反悔原則的概念源自自棄權（disclaimer）和重新授權（reissure）。

　　根據美國1836年的專(zhuān)利法，當專(zhuān)利權人發(fā)現其專(zhuān)利有潛在的無(wú)效問(wèn)題時(shí)，有兩個(gè)方法可以采?。阂皇菍で髮?zhuān)利重新授權，重新授權允許專(zhuān)利權人改正疏忽大意的錯誤，并不能有欺騙的敵意。二是向專(zhuān)利局要求棄權，即放棄一部分的權利。

　　?1879年的Leggett v. Avery案和Sergeant v. Hall Safe Lock Co.案是最早對禁止反悔原則的描述。

　　Leggett v. Avery案主要關(guān)于重新授權。在Leggett v. Avery案中，專(zhuān)利權人的7個(gè)權利要求中的6個(gè)因為與在先技術(shù)沖突而被放棄，只有權5被授權了。后專(zhuān)利權人又提出一項重新授權申請，其權利要求基本上都是上一個(gè)申請中放棄的內容，該申請被授權了。美國聯(lián)邦最高法院認為，這一重新授權專(zhuān)利是無(wú)效的，因為專(zhuān)利人不能重新取得他已經(jīng)放棄的權利要求，“如果專(zhuān)利權人明確放棄某項權利要求之后，就不能為了擴大權利要求保護范圍而使已放棄的內容重新納入保護之中”。

　　Sergeant v. Hall Safe Lock Co.案主要關(guān)于棄權。在Sergeant v. Hall Safe Lock Co.案中提出了“對組合裝置發(fā)明來(lái)說(shuō)，發(fā)明者做出的限制和附加性條款，特別是那些在被否決后又寫(xiě)入申請的，應該以不利于發(fā)明者，有利于公眾的方式嚴格解釋。這應該是棄權帶來(lái)的必然結果”，“當申請者因申請被專(zhuān)利局駁回，為了限制權利要求范圍而引進(jìn)新的要素，之后他在維護專(zhuān)利時(shí)，就不能拋開(kāi)此要素以拓寬權利要求范圍”。

　　?1980年8月，在Dana上訴案中，對于禁止反悔原則，美國聯(lián)邦巡回上訴法院做出了更進(jìn)一步的解釋。

　　?1982年，在Huges Aircraft Co. v. United States案中，聯(lián)邦巡回上訴法院采納了“彈性障礙規則”，認為修改導致等同物范圍變化的效果可能“從大到小到零”，取決于修改的性質(zhì)和目的。在1984年到1997年間的判決，聯(lián)邦巡回法院在大約50個(gè)案件中都采納了“彈性障礙規則”。

　　?2002年，美國聯(lián)邦最高法院于Festo Corp.v.Shoketsu Kinzoku Kogyo Co案中，對禁止反悔原則的使用提出了較為明確的意見(jiàn)：“應當考慮權利人在專(zhuān)利申請過(guò)程中對權利要求書(shū)進(jìn)行修改的真實(shí)意圖，不應剝奪當事人對禁止反悔原則的適用進(jìn)行辯解的權利”，從而駁回了上訴法院在審理過(guò)程中的“完全障礙規則”，最終確定了“彈性障礙規則”。

　　注意：上文提到的“完全障礙（complete bar）規則”和“彈性障礙（flexible bar）規則”都是關(guān)于禁止反悔原則和等同原則之間的關(guān)系，即禁止反悔原則對等同原則應當限制到什么程度的學(xué)說(shuō)?！巴耆系K規則”認為，如果修改了權利要求的某個(gè)技術(shù)特征后，此項技術(shù)特征被適用了禁止反悔原則，因此在任何情況下這個(gè)技術(shù)特征都不能再使用等同原則進(jìn)行判斷?！皬椥哉系K規則”認為，并不是適用了禁止反悔原則的技術(shù)特征就一定不能再次適用等同原則，能否再次適用等同原則需要視具體情況而定。

　　Festo案分析

　　Festo案是界定禁止反悔原則適用范圍的一個(gè)典型案件，在這個(gè)案件中美國確定了“可專(zhuān)利性”的判斷標準，因此可以作為經(jīng)典案例來(lái)進(jìn)行分析。

　　1.案情介紹

　　1）涉案專(zhuān)利與被訴侵權產(chǎn)品

　　原告Festo公司擁有兩項關(guān)于磁性無(wú)桿式氣缸(Magnetic rodless cylinders)的改進(jìn)型專(zhuān)利Stoll (US4354125A)和Carroll (US3779401A)，如下圖，這兩項專(zhuān)利包括三個(gè)基礎組成部分：活塞16、氣缸10和套筒18。其中，活塞和套筒都裝有磁鐵，并被分別安裝在氣缸的內部和外部，通過(guò)相互之間的磁性作用，活塞能夠帶動(dòng)套筒運動(dòng)，來(lái)運送物體。

　　被告SMC公司的被訴侵權產(chǎn)品與Festo公司專(zhuān)利的權利要求存在兩項區別：I）Festo專(zhuān)利要求在活塞上安裝一對單向密封環(huán)(one-way sealing rings)，而SMC產(chǎn)品只在活塞一端裝有一個(gè)彈性的雙向密封環(huán)(two-way sealing ring)；II）Festo專(zhuān)利要求套筒由磁性材料制成，而SMC產(chǎn)品的套筒由鋁合金制成。

　　2）原告及被告觀(guān)點(diǎn)

　　原告Festo公司認為，二者雖然具有差異，但應屬于相應技術(shù)特征的等同物。因此，根據等同原則，應判定侵權。

　　被告SMC公司認為，Festo的兩個(gè)專(zhuān)利在申請過(guò)程中都經(jīng)過(guò)了修改。具體的，Stoll專(zhuān)利在申請階段中因描述缺陷被駁回后，Festo對權利要求進(jìn)行了進(jìn)一步限定，即限定了該裝置有兩個(gè)單向密封環(huán)，其套管由磁性材料制成；Carroll專(zhuān)利在復審過(guò)程中也限定該有兩個(gè)單向密封環(huán)。因此，根據禁止反悔原則，應判定不侵權。

　　2.Festo案經(jīng)歷了漫長(cháng)而曲折的訴訟過(guò)程：

　　→1988年Festo向美國馬薩諸塞州地區法院提起針對SMC的專(zhuān)利侵權訴訟；

　　→1994年地區法院作出侵權判決；

　　→1995年聯(lián)邦巡回上訴法院（CAFC）維持地區法院判決；

　　→1997年最高法院辦法調卷令提審此案，撤銷(xiāo)CAFC的判決，將該案發(fā)回重審；

　　→1999年CAFC再次維持地區法院判決；

　　→2000年CAFC在全體法官出席的復審程序中推翻了地區法院的判決；

　　→2001年最高法院再次頒發(fā)調卷令提審此案；

　　→2002年5月28日最高法院推翻了CAFC的判決，將案件發(fā)回重審。

　　3.地方法院判決

　　地方法院認為Festo對上述技術(shù)特征的修改既不是為了克服專(zhuān)利局的駁回決定，也不是為了克服現有技術(shù)，事實(shí)上Festo的專(zhuān)利申請文件并未披露其修改的原因，因此不適用禁止反悔原則，地方法院判決SMC對Festo的兩項專(zhuān)利構成等同侵權。

　　4.聯(lián)邦巡回上訴法院（CAFC）判決

　　1）如果修改不是為了避免公知技術(shù)，是否應對其修改禁止反悔？

　　CAFA認為，禁止反悔原則的使用不限于為避免現有技術(shù)而做出的修改，而是適用于為了滿(mǎn)足可專(zhuān)利性的要求做出的任何變窄修改。

　　2）如果權利要求是自愿修改的，而不是說(shuō)應審查員要求，也不是為了可專(zhuān)利性的原因，禁止反悔原則是否仍然適用？

　　CAFA認為，既然自愿修改和被專(zhuān)利局要求的修改一樣，對公眾來(lái)說(shuō)都意味著(zhù)申請人放棄了一部分權利要求，沒(méi)有理由認為這兩者有什么差異。

　　3）如果申請人不能提出修改的理由，等同物的范圍是什么？

　　CAFA認為，如果沒(méi)有對修改的原因進(jìn)行解釋?zhuān)韧锏姆秶鸀榱恪?/p>

　　4）在權利要求被修改后，禁止反悔原則是等同原則的完全障礙，還是有些情況下等同原則仍然適用？

　　CAFA的意見(jiàn)有所分歧。在Festo案之前，美國法院在禁止反悔將多大程度上影響等同物的問(wèn)題上，一直采用“彈性障礙規則”，即法官根據申請文件修改的目的與措辭的個(gè)案情況，來(lái)決定對權利要求只做字面解釋合適準許使用等同原則。

　　CAFA的多數成員認為，CAFA一直以來(lái)運用的“彈性障礙規則”缺乏可預測性而不起作用。因此，為了強調專(zhuān)利權利要求范圍的確定性和宣告其功能，CAFA中多數成員提出了“完全障礙規則”，即對于因可專(zhuān)利性而修改的要求來(lái)說(shuō)，就沒(méi)有有效的等同物了，這樣提高了專(zhuān)利范圍的確定性（這在專(zhuān)利界引起了巨大分歧）。

　　5.聯(lián)邦最高法院判決

　　1）聯(lián)邦最高法院認為任何為滿(mǎn)足專(zhuān)利法規定而縮小權利要求范圍的修改都可以導致禁止反悔原則的適用，而不限于克服現有技術(shù)的修改。

　　2）聯(lián)邦最高法院不同意“完全障礙規則”。最高法院承認專(zhuān)利邊界確定的重要性，但也認識到語(yǔ)言在描述發(fā)明時(shí)的不精確性，在以前的體制下對權利要求做出的修改并不意味著(zhù)放棄了所有的等同物（實(shí)際上，CAFA的上述判決將對大量的仍然有效的專(zhuān)利產(chǎn)生巨大影響）。

　　3）最高法院提出了一項“可預見(jiàn)性障礙規則”，認為專(zhuān)利權人一旦做出修改，就被假設放棄了原始權利要求和修改后的權利要求之間的差異部分。專(zhuān)利權人的應對措施是在做出修改時(shí)描述等同物，或應當解釋其沒(méi)有放棄爭議的等同物，否則當專(zhuān)利權人無(wú)法解釋修改的理由時(shí)，將采用“完全障礙規則”。

　　4）最高法院認為，在以下三種情況下并不意味著(zhù)專(zhuān)利權人放棄了等同物：

　　A在申請時(shí)，等同物是不可預見(jiàn)的；

　　B修改時(shí)與爭議等同物無(wú)關(guān)的；

　　C專(zhuān)利權人無(wú)法描述爭議中的非實(shí)質(zhì)性替換。

　　總結

　　回歸到最初的目的，禁止反悔原則的設立本就是平衡專(zhuān)利權人的利益和公眾的利益。Festo案之所以是一個(gè)影響深遠的決定，因為它闡明了應用禁止反悔原則的條件，提出了一套新的檢驗方法，可預見(jiàn)性、無(wú)關(guān)性和合理性檢驗，來(lái)調整等同原則和禁止反悔原則間的關(guān)系。這一套方法比“彈性障礙規則”和“完全障礙規則”都能達到更好的平衡。實(shí)際上，“可預見(jiàn)性障礙規則”在實(shí)際運用中也存在各種各樣的問(wèn)題，禁止反悔原則還需要不斷地發(fā)展和變化。

　　參考文獻

　　【1】百度百科-禁止反悔原則

　　【2】Patents——What is prosecution history estoppel?

　　【3】Principle of Prosecution History Estoppels in Patent Law

　　【4】從Festo案看禁止反悔原則在美國的新發(fā)展

　　【5】簡(jiǎn)評美國禁止反悔原則的發(fā)展——兼評Biogen案和Festo案

　　【6】撥云見(jiàn)日-美國聯(lián)邦最高法院FESTO案剖析

　　【7】從Festo案看禁止反悔原則及對中國的借鑒作用