文/集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 趙丹

　　摘要：本文從兩個(gè)實(shí)際案例出發(fā)，探討了在判斷參數表征的產(chǎn)品權利要求時(shí)采用的“推定”式創(chuàng )造性評述方式的合法性和合理性，從法律規定、技術(shù)角度、舉證責任分配三個(gè)方面論證了“推定”式創(chuàng )造性評述方式并不具有合法性和合理性，并且根據普適的“三步法”創(chuàng )造性判斷方法，重新解析了案例1和2，并得出了與“推定”式創(chuàng )造性評述方式相反的結論。

　　一、引言

　　在高分子化學(xué)領(lǐng)域，隨著(zhù)科技的迅猛發(fā)展，出現了越來(lái)越多的新材料、新產(chǎn)品，它們中的有些與傳統材料在宏觀(guān)上可能具有相似的結構和/或組成，但是卻有著(zhù)顯著(zhù)不同的微觀(guān)結構；有些難以用結構和/或組成將其新的性能全面地表示出來(lái)；有些甚至無(wú)法用結構或參數予以表征。因此，為獲得合適范圍的專(zhuān)利權，申請人大量采用性能、參數、用途或者制備方法來(lái)表征產(chǎn)品，使得這一類(lèi)型的產(chǎn)品專(zhuān)利申請量激增。但這并沒(méi)有違背專(zhuān)利法的規定，在《專(zhuān)利審查指南》（2010版，下同）第二部分第二章第3.2.2節規定了“產(chǎn)品權利要求適用于產(chǎn)品發(fā)明或者實(shí)用新型，通常應當用產(chǎn)品的結構特征來(lái)描述。特殊情況下，當產(chǎn)品權利要求中的一個(gè)或多個(gè)技術(shù)特征無(wú)法用結構特征予以清楚地表征時(shí)，允許借助物理或化學(xué)參數表征；當無(wú)法用結構特征并且也不能用參數特征予以清楚地表征時(shí)，允許借助于方法特征表征”。

　　對于參數表征產(chǎn)品權利要求的新穎性的審查，業(yè)內已有眾多學(xué)者進(jìn)行相關(guān)研究，《專(zhuān)利審查指南》亦有明確規定，即著(zhù)名的“推定新穎性”原則。然而，對于該類(lèi)權利要求的創(chuàng )造性如何判斷，《專(zhuān)利審查指南》并無(wú)明確規定，業(yè)內也鮮有深入研究的。

　　筆者注意到，近年來(lái)越來(lái)越多的審查員以與“推定新穎性”類(lèi)似的方式評述參數表征產(chǎn)品權利要求的創(chuàng )造性，這引起筆者的疑惑，究竟參數表征的產(chǎn)品權利要求的創(chuàng )造性應該如何判斷。本文從實(shí)際案例出發(fā)，試圖探討這種“推定”式創(chuàng )造性評述的合法性和合理性。

　　二、案例介紹

　　【案例1】

　　相關(guān)權利要求如下：

　　“1. 一種基于烯烴的聚合物，包含當測量升溫洗脫分級（TREF）時(shí)在-20℃至130℃的溫度范圍內的為所述基于烯烴的聚合物的洗脫溫度的洗脫溫度1（Te1）和洗脫溫度2（Te2），并且具有當測量色譜傅里葉變換紅外光譜（GPC FT-IR）時(shí)為-1.0至-0.001的支鏈梯度數（BGN）。

　　17. 根據權利要求1所述的基于烯烴的聚合物，其中所述基于烯烴的聚合物通過(guò)使用包含由下式1表示的過(guò)渡金屬化合物的催化劑組合物使基于烯烴的單體聚合來(lái)獲得：（式1略）?！?

　　審查員在通知書(shū)中指出，對比文件1公開(kāi)了一種聚乙烯，具有落入權利要求1范圍內的兩個(gè)洗脫溫度，且由于對比文件1未公開(kāi)支鏈梯度數BGN，其有可能落入權利要求1限定的參數范圍內，根據該參數無(wú)法將權利要求1保護的烯烴聚合物與對比文件1的聚合物產(chǎn)品區分開(kāi)來(lái)，因此推定對比文件1的聚合物與權利要求1的聚合物相同，即權利要求1相對于對比文件1不具備新穎性。權利要求17進(jìn)一步限定了聚合物通過(guò)式I的催化劑催化得到，而對比文件1中公開(kāi)了聚合物采用茂金屬前體催化劑催化制備，權利要求17與對比文件1相比，區別在于：催化劑不同。對比文件2公開(kāi)了與權利要求17相同的催化劑，并進(jìn)一步公開(kāi)了其具有更高的催化活性，提供具有更高分子量的聚合物，因此本領(lǐng)域技術(shù)人員為了更高的催化活性或者更高分子量的烯烴聚合物，有動(dòng)機采用對比文件2的催化劑催化得到烯烴聚合物。因此，權利要求17不具備創(chuàng )造性。

　　【案例2】

　　相關(guān)權利要求如下：

　　“1. 一種聚酰亞胺基溶液，其包括具有式1結構的聚酰亞胺：（式1略）其中X為衍生自酸二酐的四價(jià)有機基團，且Y為衍生自二胺的二價(jià)有機基團；或具有式2結構的聚酰胺酸：（式2略）其中X和Y如式1中所定義；以及溶劑，其中聚酰亞胺基溶液在基板上的涂層在30℃的溫度下和70%的濕度下儲存30分鐘后具有1%以下的霧度。

　　2. 權利要求1的聚酰亞胺基溶液，其中溶劑在25℃下具有正分配系數（LogP）?！?

　　審查員在通知書(shū)中指出，對比文件1公開(kāi)了一種聚酰胺酸高分子復合物，包括落入權利要求1范圍內的聚酰胺酸和溶劑。但權利要求1還限定了聚酰亞胺基溶液在特定條件下儲存一定時(shí)間后的霧度，屬于參數限定，本領(lǐng)域技術(shù)人員無(wú)法依據該限定將本申請的聚酰亞胺基溶液與對比文件1的聚酰亞胺溶液區別開(kāi)，因此權利要求1的全部技術(shù)特征已被對比文件1公開(kāi)，二者技術(shù)方案相同，屬于相同的技術(shù)領(lǐng)域、解決相同的技術(shù)問(wèn)題、達到相同的技術(shù)效果，因此權利要求1相對于對比文件1不具備新穎性。權利要求2進(jìn)一步限定了溶劑的選擇，構成了與對比文件1的區別特征，對比文件2公開(kāi)了一種聚酰胺酸溶液，并教導了構成溶液的有機溶劑與全部單體組分及聚酰胺酸必須實(shí)質(zhì)不起反應，較佳溶劑包括如N,N-二乙基甲酰胺及N,N-二乙基乙酰胺（即具有正分配系數的溶劑）。因此，對比文件2給出在制備聚酰胺酸溶液中選擇具有正分配系數的溶劑的啟示，本領(lǐng)域技術(shù)人員根據上述啟示容易想到本申請的技術(shù)方案，權利要求2不具備創(chuàng )造性。

　　三、案例解析

　　案例1和2均為參數表征的產(chǎn)品權利要求，由于所述參數特征沒(méi)有被對比文件1公開(kāi)，審查員在評述時(shí)均認為依據所述參數無(wú)法將本申請要求保護的產(chǎn)品與對比文件1區別分，進(jìn)而推定權利要求1要求保護的產(chǎn)品與對比文件1相同而不具備新穎性。對于從屬權利要求，在存在其他區別特征的情況下，審查員則是直接認定所述參數特征已被對比文件1公開(kāi)，在考慮從屬權利要求的創(chuàng )造性時(shí)忽略了該特征，進(jìn)而得出了從屬權利要求不具備創(chuàng )造性的結論。

　　下面筆者從以下三個(gè)方面出發(fā)分析這種“推定”式創(chuàng )造性評述的合法性和合理性：

　　1、從法律規定上看

　　《專(zhuān)利審查指南》對于參數表征的產(chǎn)品權利要求的新穎性如何判斷給出了明確的指導，第二部分第三章第3.2.5節規定：對于包含性能、參數特征的產(chǎn)品權利要求，“應當考慮權利要求中的性能、參數特征是否隱含了要求保護的產(chǎn)品具有某種特定結構和/或組成。如果該性能、參數隱含了要求保護的產(chǎn)品具有區別于對比文件產(chǎn)品的結構和/或組成，則該權利要求具備新穎性；相反，如果所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員根據該性能、參數無(wú)法將要求保護的產(chǎn)品與對比文件產(chǎn)品區分開(kāi)，則可推定要求保護的產(chǎn)品與對比文件產(chǎn)品相同，因此申請的權利要求不具備新穎性，除非申請人能夠根據申請文件或現有技術(shù)證明權利要求中包含性能、參數特征的產(chǎn)品與對比文件產(chǎn)品在結構和/或組成上不同”。第二部分第十章第5.3節也規定，“對于用物理化學(xué)參數表征的化學(xué)產(chǎn)品權利要求，如果無(wú)法依據所記載的參數對由該參數表征的產(chǎn)品與對比文件公開(kāi)的產(chǎn)品進(jìn)行比較，從而不能確定采用該參數表征的產(chǎn)品與對比文件產(chǎn)品的區別，則推定用該參數表征的產(chǎn)品權利要求不具備專(zhuān)利法第二十二條第二款所述的新穎性?！?

　　然而，《專(zhuān)利審查指南》并未就如何判斷參數表征的產(chǎn)品權利要求的創(chuàng )造性做出具體規定。在《專(zhuān)利審查指南》第二部分第四章“創(chuàng )造性”以及第二部分第十章第6節“化學(xué)發(fā)明的創(chuàng )造性”部分均沒(méi)有相關(guān)規定?？梢?jiàn)，我國專(zhuān)利法僅規定了對于參數表征的產(chǎn)品權利要求，在要求保護的產(chǎn)品與對比文件產(chǎn)品在結構和/或組成上無(wú)法區分時(shí)，適用“推定新穎性”，然而，卻從未規定過(guò)可以“推定”所述產(chǎn)品不具備創(chuàng )造性，也就是說(shuō)，未規定在創(chuàng )造性評述時(shí)，可以推定產(chǎn)品中的某個(gè)特征被公開(kāi)。

　　事實(shí)上，對于參數表征的產(chǎn)品權利要求創(chuàng )造性的判斷，顯然可以也應當適用“三步法”的判斷方法，而按照“三步法”確定區別技術(shù)特征應當遵循專(zhuān)利審查指南的規定，即應當分析要求保護的發(fā)明與最接近的現有技術(shù)相比有哪些區別特征，而對于特征是否被公開(kāi)，應當根據專(zhuān)利審查指南第二部分第三章第3.2節進(jìn)行判斷，即是否是完全相同或簡(jiǎn)單的文字變換、是否是具體（下位）概念、是否是數值范圍的公開(kāi)或重疊，以及是否屬于隱含公開(kāi)的內容。關(guān)于隱含公開(kāi)的內容，審查指南第二部分第三章第2.3節明確規定，對于對比文件未直接公開(kāi)的內容，只有可直接地、毫無(wú)疑義地確定的技術(shù)內容才能被認定為隱含公開(kāi)。換言之，“三步法”的判斷原則中也未規定可以如此地“推定”參數特征被公開(kāi)。因此，審查員的評述方法顯然不符合專(zhuān)利法的規定。

　　2、從技術(shù)角度上看

　　隨著(zhù)科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展，研究人員通過(guò)對已知產(chǎn)品的深入研究，能夠發(fā)現更多的用于表征產(chǎn)品的新參數或新性能，找到了其新的用途，或者開(kāi)發(fā)了其新制備方法，但這并不意味著(zhù)產(chǎn)品本身發(fā)生了變化。因此，“推定新穎性”的前提是，在產(chǎn)品除了所述參數特征外的其余結構和/或組成與對比文件完全相同的情況下，由于無(wú)法確定所述參數特征是否隱含了要求保護的產(chǎn)品具有某種特定結構和/或組成，因此本領(lǐng)域技術(shù)人員有理由懷疑要求保護的產(chǎn)品即是已知的產(chǎn)品。應當注意到的是，“推定新穎性”推定的是產(chǎn)品相同而非參數相同。

　　而在“推定創(chuàng )造性”的情況下，由于要求保護的產(chǎn)品與對比文件產(chǎn)品已經(jīng)是不同的產(chǎn)品，因此無(wú)法“推定”產(chǎn)品相同，并且由于已經(jīng)明確產(chǎn)品在結構和/或組成上存在不同，因此也不應當推定參數特征相同。

　　3、從舉證責任分配上看

　　“推定新穎性”的基礎是產(chǎn)品除參數外的其余結構和/或組成特征相同，審查員據此推定要求保護的產(chǎn)品與對比文件產(chǎn)品相同，已經(jīng)完成了初步舉證，此時(shí)舉證責任轉移到申請人一方。然而，即便如此，《專(zhuān)利審查指南》仍賦予了申請人根據申請文件或現有技術(shù)證明所要求保護的產(chǎn)品與對比文件公開(kāi)的產(chǎn)品不同的權利。申請人僅需要證明要求保護的產(chǎn)品與對比文件公開(kāi)的產(chǎn)品不同，就可證明要求保護的產(chǎn)品具備新穎性，而無(wú)需證明在所限定的“參數”上兩者是否相同。

　　而在“推定創(chuàng )造性”的情況下，由于要求保護的產(chǎn)品與對比文件產(chǎn)品已經(jīng)是不同的產(chǎn)品，此時(shí)再推定二者的所述參數特征相同顯然不具有說(shuō)服力，審查員以此發(fā)出的審查意見(jiàn)并沒(méi)有完成初步舉證，此時(shí)就將舉證責任轉移到申請人一方會(huì )給申請人分配了過(guò)重的舉證責任，明顯有失公平。

　　基于以上三點(diǎn)，筆者認為對參數表征的產(chǎn)品權利要求采用“推定”式創(chuàng )造性評述方式并不具有合法性和合理性，具體而言，在產(chǎn)品除參數外的其余結構和/或組成已經(jīng)不同的情況下，在創(chuàng )造性評述時(shí)并不能夠與“推定新穎性”類(lèi)似地適用“推定”原則，即不能夠推定要求保護的產(chǎn)品的該參數特征與對比文件公開(kāi)的產(chǎn)品的未公開(kāi)的特征相同。

　　最后，筆者按照“三步法”的判斷方法，重新對案例1和2的從屬權利要求的創(chuàng )造性進(jìn)行判斷，看看最后的結論會(huì )如何。

　　【案例1】

　　如上所述，由于權利要求17與對比文件1的聚合物在使用的催化劑上存在不同，本領(lǐng)域公知，聚合過(guò)程中所使用的催化劑的結構和/或組成對于所獲得的基于烯烴的聚合物的結構、組成和理化性質(zhì)具有十分重要的影響，催化劑是聚合反應中應當重點(diǎn)考慮影響因素，催化劑不同一般意味著(zhù)所獲得的基于烯烴的聚合物不可能完全相同。因此，權利要求17要求保護的產(chǎn)品與對比文件1產(chǎn)品必然不同，按照上述分析，參數特征也將構成權利要求17與對比文件1的區別。因此，權利要求17相對于對比文件1的區別特征為：（1）對比文件1沒(méi)有公開(kāi)聚合物通過(guò)使用包含式1表示的過(guò)渡金屬化合物的催化劑組合物使基于烯烴的單體聚合來(lái)獲得；（2）對比文件1沒(méi)有公開(kāi)所述烯烴聚合物具有-1.0至-0.001的支鏈梯度數。

　　根據說(shuō)明書(shū)的記載，本申請通過(guò)使用權利要求17所限定的催化劑組合物獲得具有-1.0至-0.001的負支鏈梯度數值，具有所述負支鏈梯度數值的且滿(mǎn)足權利要求1其他條件的聚烯烴產(chǎn)品具有提高的基礎樹(shù)脂的物理性能，例如拉伸強度和伸長(cháng)率，而不具有所述負支鏈梯度數值的但滿(mǎn)足權利要求1其他條件的聚烯烴產(chǎn)品不能具有提高的基礎樹(shù)脂的物理性能。因此，權利要求17相對于對比文件1所實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題是如何提高聚烯烴的物理性能，而對比文件2并沒(méi)有給出用其中的催化劑代替對比文件1的催化劑以使得對比文件1的聚烯烴的物理性能得以改善的教導，因此，權利要求17具備創(chuàng )造性。

　　【案例2】

　　如上所述，由于權利要求2與對比文件1的聚酰亞胺基溶液在溶劑上存在不同，因此權利要求2要求保護的產(chǎn)品與對比文件1不同，按照上述分析，參數特征也將構成權利要求2與對比文件1的區別。因此，權利要求2相對于對比文件1的區別特征為：（1）對比文件1沒(méi)有公開(kāi)聚酰亞胺基溶液的溶劑在25℃下具有正分配系數(LogP)；（2）對比文件1沒(méi)有公開(kāi)聚酰亞胺基溶液在玻璃基板上的涂層在30℃的溫度下和70%的濕度下儲存30分鐘后具有1%以下的霧度。

　　根據說(shuō)明書(shū)的記載，本申請通過(guò)使用具有正分配系數的特定溶劑制備聚酰亞胺基溶液，以獲得具有極低霧度的聚酰亞胺基膜；而當所述聚酰亞胺基溶液的溶劑具有負分配系數時(shí)，由其制得的聚酰亞胺基膜具有至少30%的霧度。與本申請相反，對比文件1教導了應使用具有負分配系數的溶劑。因此，權利要求2相對于對比文件1所實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題是如何降低聚酰亞胺基膜的霧度，而對比文件2所公開(kāi)的溶劑中既包括具有正分配系數的溶劑，也包括具有負分配系數的溶劑，且沒(méi)有公開(kāi)任何與膜的霧度相關(guān)的內容，即對比文件2沒(méi)有公開(kāi)用于制備聚酰胺酸溶液的有機溶劑的分配系數與所制得的膜的霧度之間的關(guān)系，因此對比文件2沒(méi)有教導應選擇具有正分配系數的有機溶劑以解決本發(fā)明所實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題，權利要求2具備創(chuàng )造性。

　　四、結論

　　通過(guò)對專(zhuān)利審查指南相關(guān)規定的梳理能夠發(fā)現，目前有些審查員對于參數表征的產(chǎn)品權利要求采用“推定”式創(chuàng )造性評述的方式并不符合規定，不具有合法性和合理性。此外，通過(guò)兩個(gè)實(shí)際案例的演繹也表明，對于參數表征的產(chǎn)品權利要求采用“推定”式創(chuàng )造性評述的方式容易造成對發(fā)明創(chuàng )造性的低估，從而輕易地得出發(fā)明不具備創(chuàng )造性的結論。最后，筆者建議，對于此類(lèi)產(chǎn)品權利要求，應當嚴格按照“三步法”進(jìn)行創(chuàng )造性判斷，以保證審查結論的客觀(guān)公正。

　　參考文獻

　　1、《專(zhuān)利審查指南》（2010版）。

　　2、中歐美日實(shí)質(zhì)審查中參數限定的產(chǎn)品權利要求的新穎性判斷對比，王揚，于鳳偉，呂慧敏，中國新技術(shù)新產(chǎn)品，2012年第15期，3。

　　3、司法解釋給方法、參數限定產(chǎn)品權利要求新穎性、創(chuàng )造性審查的啟示，王少偉，王立石，韓德凱，張春，審查實(shí)踐與研究，2012年第12期，102-104。

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