文/集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 朱剛琴

　　馬來(lái)西亞（Malaysia），簡(jiǎn)稱(chēng)大馬，是“一帶一路”戰略沿線(xiàn)國之一。作為全球最有吸引力的零售市場(chǎng)之一，馬來(lái)西亞也是中國企業(yè)熱衷于發(fā)展市場(chǎng)并積極進(jìn)行商標注冊的熱門(mén)選擇國家。因而，為有效在馬來(lái)西亞注冊商標，保護民族企業(yè)品牌，了解馬來(lái)西亞商標審查實(shí)踐對于中國企業(yè)將大有裨益。

　　關(guān)鍵字：馬來(lái)西亞，中國，商標審查，差異

　　馬來(lái)西亞為英聯(lián)邦成員國，采用英美法系。對比中國大陸法系制度，馬來(lái)西亞與中國商標審查制度有諸多區別。筆者現從中國企業(yè)熟識的國內商標制度出發(fā)，根據最新案例，探討馬來(lái)西亞與中國商標審查制度幾點(diǎn)較為明顯的差異點(diǎn)，以便中國申請人在馬來(lái)西亞商標申請中有效趨利避害。

　　中國國內一知名企業(yè)，在馬來(lái)西亞第35類(lèi)廣告、市場(chǎng)推銷(xiāo)等服務(wù)上申請注冊“HLA”商標。但審查過(guò)程中，該商標被馬來(lái)西亞官方駁回，駁回理由為該商標與毛里求斯一公司2008在第36類(lèi)金融服務(wù)上注冊的“HLA”商標構成近似。該國內企業(yè)隨即提交了駁回復審，爭辯申請服務(wù)不類(lèi)似，但失??；其后，申請人向馬來(lái)西亞官方申請了聽(tīng)證，與審查員面對面溝通爭辯申請服務(wù)不類(lèi)似，同時(shí)限定申請服務(wù)與金融服務(wù)無(wú)關(guān)。馬來(lái)西亞審查員最終接受了聽(tīng)證程序中申請人的爭辯理由，核準其第35類(lèi)“HLA”商標注冊。

　　通過(guò)以上案例，對比中國商標制度，我們很容易看出馬來(lái)西亞商標審查制度幾大與中國的迥異之處：

　　一、寬泛的跨類(lèi)別商標駁回

　　眾所周知，商標申請需指定具體的商品/服務(wù)，根據國際尼斯分類(lèi)標準，商品/服務(wù)被劃分為45個(gè)類(lèi)別，前三十四個(gè)類(lèi)別為商品，后十一個(gè)類(lèi)別為服務(wù)。在中國，中國商標局根據商品的功能、用途、原料等方面，以及服務(wù)的目的、內容、方式等方面，將45個(gè)類(lèi)別進(jìn)一步在各個(gè)類(lèi)別劃分了小群組。除較小部分商品或者服務(wù)特定標明與其它類(lèi)別商品或服務(wù)類(lèi)似外，其余絕大部分不同群組和類(lèi)別商品/服務(wù)不被視為類(lèi)似。例如，商標初步審查中，中國商標局一般不會(huì )對案例中所述第35類(lèi)服務(wù)上申請的商標，基于第36類(lèi)服務(wù)上的在先近似商標下發(fā)駁回決定。而這種跨類(lèi)別駁回，在馬來(lái)西亞是司空常見(jiàn)的問(wèn)題。

　　在馬來(lái)西亞商標審查中，若商標相同或較為近似，可以被認定為跨類(lèi)別類(lèi)似的商品/服務(wù)范圍非常寬泛，這種跨類(lèi)別類(lèi)似的情形不僅涵蓋中國的少量商品對商品、服務(wù)對服務(wù)的跨類(lèi)別類(lèi)似范疇，商品和服務(wù)被視為跨類(lèi)別類(lèi)似的情形同樣頗為常見(jiàn)，這點(diǎn)與中國的審查實(shí)踐迥異。比如說(shuō)，在馬來(lái)西亞，第35類(lèi)商業(yè)管理等服務(wù)，除第37類(lèi)建筑維修、39類(lèi)運輸和40類(lèi)材料處理三個(gè)類(lèi)別服務(wù)外，會(huì )被審查員認定為與其它共計四十二個(gè)類(lèi)別各個(gè)類(lèi)別的商品/服務(wù)構成類(lèi)似。

　　當然，針對跨類(lèi)別類(lèi)似的商標駁回，根據個(gè)案情況，存在根據商品/服務(wù)功能、性質(zhì)、銷(xiāo)售渠道等方面不同爭辯不類(lèi)似、從而克服駁回決定的可能性。但給中國申請人的提示為，不要誤認為在申請商品/服務(wù)所在類(lèi)別不存在相同/近似商標，則商標申請就會(huì )被順利核準注冊。

　　二、聽(tīng)證制度，與審查員面對面溝通的機會(huì )

　　根據中國商標審查制度，若商標申請在初步審查中被駁回，救濟程序為：中國商標局下發(fā)駁回→商標評審委員會(huì )駁回復審→法院行政訴訟。但在以上“HLA”案例中，不難發(fā)現第一次駁回復審書(shū)面提交程序失敗后，在走到行政訴訟程序前，馬來(lái)西亞還存在另一救濟程序，即“聽(tīng)證”，申請人與審查員面對面溝通商標可注冊性的程序。

　　無(wú)論在中國還是馬來(lái)西亞，商標初步審查中被審查員基于在先權利下發(fā)駁回是非常常見(jiàn)的情形。但駁回中，諸多不同情況可以決定被駁回商標是否可以被核準注冊，例如系爭商標本身在設計方面的區別、申請商品/服務(wù)的不類(lèi)似以及可限縮性、權利沖突方主營(yíng)業(yè)務(wù)的分別、沖突方產(chǎn)品在市場(chǎng)上共存情況等等。通過(guò)筆者多年的代理經(jīng)驗看來(lái)，除非出現搶注抄襲情形，不同方商標、主營(yíng)商品/服務(wù)和市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)區域絕對直接沖突的概率是非常小的。因而，聽(tīng)證程序的好處在于：即使第一次駁回復審書(shū)面程序失敗，申請人仍有進(jìn)一步在聽(tīng)證程序中，與審查員面對面溝通，充分闡述申請商標可注冊、或是可與引證商標共存等理由的機會(huì )。

　　這一點(diǎn)可以給中國商標權人的提示為，對于被駁回商標，申請人不要輕易放棄信心。根據筆者經(jīng)驗，馬來(lái)西亞商標實(shí)踐中，在聽(tīng)證程序中最終推翻駁回決定的案例不在少數，申請人應當充分利用該救濟程序。

　　三、排除在先權利阻礙方式的差異，即，不輕易嘗試撤銷(xiāo)注冊在先的商標

　　在以上“HLA”案例中，眼尖的中國商標申請人往往會(huì )指出，引證商標注冊于2008年，注冊已滿(mǎn)三年。類(lèi)推中國商標制度，除通過(guò)駁回復審程序爭辯外，是否可以嘗試通過(guò)商標注冊后連續三年未使用的理由申請撤銷(xiāo)該商標。

　　誠然，針對注冊商標，和中國商標制度相似，馬來(lái)西亞亦有商標注冊后連續三年不使用可被撤銷(xiāo)的制度。但筆者需指出的是，按照馬來(lái)西亞商標制度，注冊商標真是較難以被第三方基于未使用的理由被成功撤銷(xiāo)。主要原因在于，申請撤銷(xiāo)馬來(lái)西亞注冊商標的成本極高。

　　在馬來(lái)西亞，注冊商標的撤銷(xiāo)/無(wú)效程序是由高等法院審理。即，申請撤銷(xiāo)注冊商標的，撤銷(xiāo)申請人需向高等法院提起訴訟。不提馬來(lái)西亞法院訴訟動(dòng)輒幾萬(wàn)的啟動(dòng)費用之外，在馬來(lái)西亞基于不使用理由提起商標撤銷(xiāo)申請時(shí)，與中國商標制度不同的是，商標撤銷(xiāo)申請人需承擔注冊人未使用商標的初步舉證責任。在商標注冊人正在經(jīng)營(yíng)存續的前提下，承擔商標初步舉證責任意味著(zhù)，撤銷(xiāo)申請人需付費在馬來(lái)西亞各地進(jìn)行商標使用情況調查，需承擔在馬來(lái)西亞各州委托專(zhuān)業(yè)人員調查商標使用情況的費用，通常每個(gè)州的調查費用均為幾萬(wàn)起。因而，總計來(lái)說(shuō)，馬來(lái)西亞一件注冊商標撤銷(xiāo)成本動(dòng)輒上十萬(wàn)。對比在中國，撤銷(xiāo)申請人僅支出幾百至幾千元費用即可提起商標撤銷(xiāo)申請，且撤銷(xiāo)申請人不承擔初步舉證責任，馬來(lái)西亞的商標撤銷(xiāo)著(zhù)實(shí)是“貴”多了。

　　鑒于此，對于在馬來(lái)西亞申請商標的中國企業(yè)來(lái)說(shuō)，筆者建議遇到在先商標權阻礙時(shí)，從節省成本角度考慮，駁回復審、聽(tīng)證等非訴程序無(wú)可置疑應為首選，撤銷(xiāo)方案則可退居至不得已的最后選擇。

　　縱觀(guān)中國與馬來(lái)西亞兩國制度，總體來(lái)說(shuō)，由于大陸法系和英美法系的區別，決定了兩國商標審查方式不可回避存在諸多本質(zhì)的區別。不過(guò)，從表象分析，以上三點(diǎn)顯而易見(jiàn)的區別較易于被掌握。中國企業(yè)應當熟悉并運用這些差異制度，從而提高己方在馬來(lái)西亞爭取商標權的成功率。