文/集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 李澤艷

　　美國雙專(zhuān)利（Double patenting）審查意見(jiàn)的產(chǎn)生，主要是解決因在后授權專(zhuān)利引起的在先專(zhuān)利保護期限的不合理延長(cháng)。本文將對此做一些介紹。

　　美國雙專(zhuān)利審查意見(jiàn)適用于具有至少一個(gè)共同發(fā)明人、申請人和/或35 U.S.C. 102(c)規定的共同受讓/共有人。

　　一般有兩種類(lèi)型的雙專(zhuān)利審查意見(jiàn)。一種是基于 35 U.S.C. 101所定義的“相同發(fā)明”類(lèi)型的，即法定雙專(zhuān)利（statutary double patenting）。另一種是“非法定類(lèi)型”的，即non-statutary double patenting。

　　一、定雙專(zhuān)利

　　法定雙專(zhuān)利中，“相同發(fā)明”指的是相同主題（35 U.S.C.101）。因此，在判斷是否存在法定雙專(zhuān)利意見(jiàn)時(shí)，需要明確的一個(gè)問(wèn)題是，相同發(fā)明是否被保護了兩次？判斷是否存在法定雙專(zhuān)利的一個(gè)靠譜的方法是，本申請的權利要求是否在另一件專(zhuān)利的對應權利要求沒(méi)有字面侵權時(shí)而發(fā)生了字面侵權。如果不存在“相同發(fā)明”被兩次要求保護的情況，就需要分析是否存在非法定雙專(zhuān)利的情況。

　　二、非法定雙專(zhuān)利

　　非法定雙專(zhuān)利，是基于以公共利益為基礎的公平原則，以防止授權專(zhuān)利的專(zhuān)利權期限被不合理延長(cháng)。當沖突權利要求不相同但至少一件在審申請權利要求與對比權利要求存在patentably indistinct時(shí)，就會(huì )有非法定雙專(zhuān)利的問(wèn)題。

　　非法定雙專(zhuān)利審查意見(jiàn)包括基于新穎性、單向確定顯而易見(jiàn)性或者雙向確定顯而易見(jiàn)性的審查意見(jiàn)。

　　如果在審申請是后提交的申請，或者兩件申請同一天提交，在解決雙專(zhuān)利問(wèn)題時(shí)只需單向確定distinctness，即本申請中所要求保護的發(fā)明是否相對于已授權專(zhuān)利的發(fā)明不具有新穎性。如果本申請所要求保護的發(fā)明相對于已授權專(zhuān)利的發(fā)明是顯而易見(jiàn)的，那么專(zhuān)利權就會(huì )被不合理延長(cháng)，此時(shí)就會(huì )發(fā)出非法定雙專(zhuān)利審查意見(jiàn)。類(lèi)似地，即使在審申請是先提交的申請，也是只需單向確定distinctness來(lái)支持雙專(zhuān)利審查意見(jiàn)，除非發(fā)現以下情況：（A）美國專(zhuān)利局僅負責先提交申請的審查進(jìn)程的延遲；（B）申請人未能在一件申請（該先提交申請案）中提交沖突（conflicting）權利要求。

　　如果本申請是后提交的申請，那么必須解決已授權專(zhuān)利的專(zhuān)利權延長(cháng)是否合理的問(wèn)題。只有當申請人未能在一件申請中提交沖突權利要求并且美國專(zhuān)利局只負責延遲的情況下，才可以使用雙向確定創(chuàng )造性。除非明確記錄僅由專(zhuān)利局導致的延遲并且申請人無(wú)法避免通過(guò)提交單獨的申請來(lái)保護，審查員才可以使用單向確定distinctness，并將這一負擔推給申請人-為什么需要雙向確定distinctness。在雙向確定distinctness時(shí)，有必要判斷兩次顯而易見(jiàn)性：首先分析本申請權利要求相對于已授權專(zhuān)利權利要求的顯而易見(jiàn)性，然后分析已授權專(zhuān)利權利要求相對于本申請權利要求的顯而易見(jiàn)性。需要雙向確定distinctness時(shí)，只有上述每一個(gè)分析的結論都是要求保護的發(fā)明是另一件申請/專(zhuān)利的所要求保護發(fā)明的顯而易見(jiàn)變型時(shí)，基于顯而易見(jiàn)性的非法定雙專(zhuān)利意見(jiàn)才是成立的。如果其中任何一個(gè)分析的結論不是顯而易見(jiàn)性，那么基于顯而易見(jiàn)性的非法定雙專(zhuān)利意見(jiàn)就是不成立的。

　　需要注意，這里對于“顯而易見(jiàn)性類(lèi)型”雙專(zhuān)利的“顯而易見(jiàn)性”分析與35 U.S.C. 103相似，但并不必然相同?？梢詤⒖寂欣築raat, 937 F.2d 589, 592-93, 19 USPQ2d 1289, 1292 (Fed. Cir. 1991)。此外，非法定雙專(zhuān)利還包括基于合理性原則的審查意見(jiàn)，以防止專(zhuān)利權期限的不合理延長(cháng)。

　　雙專(zhuān)利審查意見(jiàn)可以適用于兩件以上的專(zhuān)利申請之間，或者至少一件申請與授權專(zhuān)利之間（極少數情況會(huì )發(fā)生在專(zhuān)利與外觀(guān)之間）。在再審階段，再審的專(zhuān)利權利要求與一件或多件申請/專(zhuān)利之間也可能會(huì )存在雙專(zhuān)利的問(wèn)題。雙專(zhuān)利不涉及未進(jìn)入美國國家階段的國際申請。

　　為了克服非法定雙專(zhuān)利意見(jiàn)，申請人可以通過(guò)以下答復方式：闡明被提出意見(jiàn)的權利要求與對比權利要求是patentably distinct，或者提交一個(gè)terminal disclaimer（到期放棄聲明）以保證具有同一發(fā)明的多個(gè)變型的多項專(zhuān)利的專(zhuān)利權人能將這些專(zhuān)利視為一組。注意，這樣的答復方式也適用于臨時(shí)的非法定雙專(zhuān)利意見(jiàn)。

　　當兩件以上具有沖突權利要求的申請之間存在非法定雙專(zhuān)利意見(jiàn)時(shí)，就必須確定哪一件申請具有最早的有效美國申請日，即哪一件申請是最早提交的申請。有效美國申請日以以下二者中最早的為準：（1）該申請的實(shí)際提交日；（2）要求在先美國申請的優(yōu)先權的最早申請的提交日。