文/集佳知識產(chǎn)權代理有限公司保定分部 趙煥

　　《專(zhuān)利法》第二十二條第三款規定：創(chuàng )造性，是指與現有技術(shù)相比，該發(fā)明具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著(zhù)的進(jìn)步，該實(shí)用新型具有實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和進(jìn)步。

　　《審查指南》指出判斷要求保護的發(fā)明相對于現有技術(shù)是否顯而易見(jiàn)，按照三個(gè)步驟進(jìn)行，即“三步法”，具體為（1）確定最接近的現有技術(shù)；（2）確定發(fā)明的區別特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題；（3）判斷要求保護的發(fā)明對本領(lǐng)域技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是否顯而易見(jiàn)?？梢?jiàn)，是否具有創(chuàng )造性的結論，是通過(guò)本申請要求保護的技術(shù)方案與現有技術(shù)的兩次比較得到的。下面筆者就以?xún)纱伪葘榍腥朦c(diǎn)對創(chuàng )造性審查意見(jiàn)的答復提出一些自己的見(jiàn)解。

　　具體的，兩次比對過(guò)程如下：

　　第一次比對：本申請要求保護的技術(shù)方案與最接近的現有技術(shù)的比對

　　第一次比對是指最接近的現有技術(shù)與本申請要求保護的技術(shù)方案之間的比對，其結果為找到區別技術(shù)特征以及本申請實(shí)際要解決的技術(shù)問(wèn)題。

　　代理人或申請人在答復審查意見(jiàn)時(shí)，首先應當核實(shí)第一次比對的正確性，即比對過(guò)程是否正確，比對結果是否正確。比對過(guò)程是指審查員在進(jìn)行特征一一比對時(shí)，其是否如審查員指出的本申請的某些特征被公開(kāi)了，代理人應當充分理解被公開(kāi)的含義，即對比文件不僅應當公開(kāi)了相同或者相似的技術(shù)特征，而且作用還應當相同，才可稱(chēng)之為被公開(kāi)。如果發(fā)現審查員的比對過(guò)程存在錯誤，那么比對結果便需要重新梳理，即區別技術(shù)特征還需要增加，新的技術(shù)問(wèn)題需要重新確定，而審查員在論證本申請沒(méi)有創(chuàng )造性時(shí)，是針對原技術(shù)問(wèn)題，通過(guò)第二次比對，證明本申請是顯而易見(jiàn)的，如果技術(shù)問(wèn)題改變了，自然破壞了審查員之前的證據鏈，審查員還需要提供新證據證明本申請是無(wú)創(chuàng )造性的。

　　如果審查員的比對過(guò)程是正確的，那么需要核實(shí)比對結果是否正確。即針對審查員的比對過(guò)程，核實(shí)區別技術(shù)特征是否準確，若準確，則要核實(shí)根據該區別技術(shù)特征確定的技術(shù)問(wèn)題是否準確。根據筆者的經(jīng)驗，發(fā)現審查員在此處最易出現錯誤。審查員并未根據區別技術(shù)特征在本申請中起的作用確定實(shí)際要解決的技術(shù)問(wèn)題，而是根據區別技術(shù)特征在常識領(lǐng)域起的作用，確定本申請實(shí)際要解決的技術(shù)問(wèn)題，那么，反推后很容易得到解決該問(wèn)題選擇上述區別技術(shù)特征是非顯而易見(jiàn)的，也就是說(shuō)審查員會(huì )根據區別技術(shù)特征在公知常識領(lǐng)域起的作用定技術(shù)問(wèn)題，然后再反推說(shuō)明為了解決該技術(shù)問(wèn)題，選擇上述特征為慣用技術(shù)手段。由于代理人很少核實(shí)技術(shù)問(wèn)題確定的是否正確，而僅核實(shí)審查員論證非顯而易見(jiàn)的結論是否正確，往往都會(huì )覺(jué)得審查員的結論是正確的。這個(gè)問(wèn)題是出在了前提上，并非結論上，如果忽略前提，僅核實(shí)結論，是沒(méi)有結果的。

　　還有一種類(lèi)型是審查員易出錯，而代理人很難發(fā)現的，就是審查員確定的技術(shù)問(wèn)題并非問(wèn)題而是手段，而該手段在本申請說(shuō)明書(shū)中也有記載，所以代理人通常會(huì )認為審查員是根據區別技術(shù)特征在本申請中起的作用確定的技術(shù)問(wèn)題，也就不會(huì )發(fā)現審查員的這個(gè)錯誤。例如一個(gè)監控貨物丟失的發(fā)明，其技術(shù)方案為：在貨物的頂部設置標簽，貨物擺放的空間內設置有識別標簽的設備，一旦有些標簽貨物采集不到，則可認定該貨物丟失，每個(gè)貨物的底部設置金屬板，以屏蔽下層貨物的標簽，即識別設備僅能識別頂層貨物的標簽，如果能夠識別到除頂層外的其它貨物的標簽，則可認定頂層貨物跌落。

　　審查員找到的對比文件與本申請比較接近，區別僅為貨物底部設置有金屬板，審查員根據該金屬板，確定本申請實(shí)際要解決的技術(shù)問(wèn)題是如何屏蔽下層貨物上的標簽，然后論證在本領(lǐng)域技術(shù)人員面臨如何屏蔽信號時(shí)，想到采用金屬板進(jìn)行屏蔽的方式，是本領(lǐng)域技術(shù)人員的慣用技術(shù)手段。

　　從審查員的論證來(lái)看，好像沒(méi)有錯，采用金屬板屏蔽信號確實(shí)屬于慣用技術(shù)手段。審查員的結論并沒(méi)有錯，錯在前提上，即技術(shù)問(wèn)題出現了錯誤，如果將技術(shù)問(wèn)題定為“如何屏蔽下層貨物上的標簽”，則該方案確實(shí)沒(méi)有創(chuàng )造性?？善帘涡盘柌⒎羌夹g(shù)問(wèn)題，而是本申請的技術(shù)手段，即本申請是通過(guò)屏蔽信號來(lái)達到監控跌落的問(wèn)題，而不是為了屏蔽信號。通過(guò)本申請的上下文，應當將技術(shù)問(wèn)題定為“如何監控貨物跌落”，那這樣的話(huà)，本領(lǐng)域技術(shù)人員在面臨“如何監控貨物跌落”時(shí)，便不容易想到在貨物底部增加金屬板了，可見(jiàn)技術(shù)問(wèn)題對創(chuàng )造性的判斷至關(guān)重要。

　　第二次比對：區別技術(shù)特征與現有技術(shù)的比對

　　第二次比對是指將第一次比對產(chǎn)生的區別技術(shù)特征與其它現有技術(shù)進(jìn)行比較，其結果為判斷是否顯而易見(jiàn)。在第二次比對中，審查員舉證的現有技術(shù)可以為公開(kāi)的文獻也可為公知常識。

　　其中，區別技術(shù)特征與公開(kāi)的文獻的比對可以參照第一次比對的方法進(jìn)行比對，不再贅述。

　　當區別技術(shù)特征與公知常識比對時(shí)，即如果審查員只提及有對比文件，判斷對比文件與本領(lǐng)域技術(shù)人員的公知常識結合是否能夠得到本申請要求保護的技術(shù)方案。此時(shí)，公知常識通常為本領(lǐng)域常見(jiàn)的零部件，例如彈性件、螺紋連接等，具體的，在比對審查員提及公知常識與區別技術(shù)特征時(shí)注意，審查員容易只比對兩者結構是否相同，而往往忽略?xún)烧咚鸬淖饔檬欠裣嗤?，即比對該區別技術(shù)特征的作用與該結構作為公知常識的作用是否相同，例如，在公知常識中銷(xiāo)釘是用于定位，而本申請中銷(xiāo)釘是用于作為滑動(dòng)部件帶動(dòng)其它部件移動(dòng)，那么兩者并不能相當于。如果兩者部件相同，且起到的作用相同，那么區別技術(shù)特征則不具有創(chuàng )造性。

　　在進(jìn)行對比時(shí)，還存在一種情況，與公開(kāi)文獻進(jìn)行比對時(shí)，即使審查員論述的公開(kāi)文獻與區別技術(shù)特征比對沒(méi)有錯，但是對比文件1除了具有與本申請要求保護的技術(shù)特征相對應的技術(shù)特征，還有其它技術(shù)特征，而當其它技術(shù)特征與公開(kāi)的文獻結合有時(shí)會(huì )產(chǎn)生干涉，導致對比文件產(chǎn)生新的問(wèn)題或對比文件自身所要解決的技術(shù)問(wèn)題難以解決，進(jìn)而導致本領(lǐng)域技術(shù)人員不存在將公開(kāi)文獻與對比文件結合的動(dòng)機。

　　上述為筆者關(guān)于審查意見(jiàn)創(chuàng )造性答復的見(jiàn)解，由于能力有限，若有不當之處，敬請指正。