文/集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 郭化雨

　　發(fā)明專(zhuān)利在授權之前，都需要經(jīng)過(guò)實(shí)質(zhì)審查程序，也就是業(yè)內常說(shuō)的實(shí)審。在實(shí)審階段，由于對比文件的公開(kāi)程度有可能會(huì )導致本申請原獨立權利要求例如權1出現創(chuàng )造性問(wèn)題，為了提高授權前景，專(zhuān)利權人一般會(huì )對原獨立權利要求進(jìn)行修改，增加一些特征或限定一些特征來(lái)限縮原本的保護范圍，以體現出本申請相對于對比文件具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著(zhù)的進(jìn)步。除此之外，專(zhuān)利權人還可以通過(guò)主動(dòng)補正或者在主動(dòng)修改時(shí)機對原權利要求書(shū)進(jìn)行修改。

　　不論在什么時(shí)機進(jìn)行修改，申請人對權利要求書(shū)的修改均應符合專(zhuān)利法第33條的規定：“申請人可以對其專(zhuān)利申請文件進(jìn)行修改，但是，對發(fā)明和實(shí)用新型專(zhuān)利申請文件的修改不得超出原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)記載的范圍”。

　　一個(gè)申請文件在實(shí)審階段，面對的一般是一位審查員，審查員所投入的時(shí)間和精力畢竟有限，不可能對每個(gè)申請文件的審查都面面俱到，故有可能未注意到某些申請文件權利要求中模棱兩可的修改、有超范圍嫌疑的修改或者不能直接地、毫無(wú)疑義的確定出的修改等。

　　所以，有些申請人在實(shí)審階段對權利要求書(shū)的修改比較隨意，會(huì )為了拿到專(zhuān)利權而“過(guò)度”修改權利要求書(shū)，甚至添加一些原本未記載在申請文件中的內容。雖然有可能這類(lèi)修改僥幸未被審查員察覺(jué)并因此獲得了授權，但是，由于修改帶來(lái)的隱患實(shí)際存在并未消除，故這種取巧的修改有可能會(huì )導致獲得的該專(zhuān)利權不穩定。

　　故筆者認為，在實(shí)審階段對申請文件權利要求書(shū)的修改需要謹慎，應盡量避免出現明顯的修改超范圍問(wèn)題，否則即使獲得了專(zhuān)利權，該專(zhuān)利在遭遇無(wú)效時(shí)，請求人會(huì )投入更多的人力物力分析該專(zhuān)利，任何實(shí)審階段的細微問(wèn)題都相當于放在放大鏡下審視。故一些已經(jīng)授權的專(zhuān)利可能會(huì )因為實(shí)審階段的修改導致出現難以解決的問(wèn)題。

　　筆者本身具有一些專(zhuān)利無(wú)效的實(shí)務(wù)經(jīng)驗，在代表請求人請求一件專(zhuān)利無(wú)效時(shí)，涉案專(zhuān)利就存在比較明顯的修改問(wèn)題。該專(zhuān)利記載了一種掛個(gè)性化的設置方法，通過(guò)該方法用戶(hù)可以將自身熟悉的個(gè)性化設置從第一終端上傳到服務(wù)器，當該用戶(hù)需要使用陌生的第二終端時(shí)，該用戶(hù)可以從服務(wù)器下載之前上傳的個(gè)性化設置并應用在第二終端中，使得第二終端的應用環(huán)境變?yōu)樽约菏煜さ膽铆h(huán)境，從而提高了用戶(hù)體驗。

　　其授權文本中的獨立權利要求1記載了如下方案（由于獨權較長(cháng)，故隱去了與本文論述無(wú)關(guān)的部分特征，并為了便于描述增加了段落編號）：

　　“1.一種個(gè)性化的設置方法，其特征在于，包括以下步驟：

　?。╝）用戶(hù)利用第一終端提取所述第一終端上的個(gè)性化設置的參數以得到不同粒度的個(gè)性化設置參數并向服務(wù)器傳輸所述不同粒度的個(gè)性化設置參數；

　?。╞）所述服務(wù)器將所述不同粒度的個(gè)性化設置參數按照粒度大小或者按照時(shí)間順序保存在所述服務(wù)器上；

　　所述用戶(hù)利用與所述第一終端不同的第二終端向所述服務(wù)器傳輸下載所述個(gè)性化設置參數的請求…

　?。╟）在驗證成功后，所述服務(wù)器根據所述第二終端的配置信息將至少一個(gè)粒度的個(gè)性化設置參數傳輸給所述第二終端；以及

　　所述用戶(hù)在所述第二終端上配置所述個(gè)性化設置參數以得到所述個(gè)性化設置…?！?

　　其中加粗的部分均為專(zhuān)利權人在實(shí)審階段修改增加到原權利要求1中的特征，也是本文議論焦點(diǎn)所在。

　　段落a和b中的修改是依據原從屬權利要求，從修改超范圍的角度來(lái)看并無(wú)太多不妥。但是段落c中的修改卻有很大問(wèn)題，不論是“配置信息”還是“至少一個(gè)粒度”均完全未出現在原權利要求書(shū)或說(shuō)明書(shū)中，也就是說(shuō)根本沒(méi)有記載。

　　針對配置信息，有可能作為修改依據為說(shuō)明書(shū)中的一段內容“用戶(hù)可以根據自己終端的能力，選擇不同粒度的個(gè)性化設置參數。如果第二終端是文字處理能力較差的手機等，則可以選擇低粒度的個(gè)性化設置參數。如果第二終端是臺式機等，則可以選擇最高粒度的個(gè)性化設置參數”。

　　但是根據此處記載所能得到的信息卻和段落c之間有很大區別，首先，說(shuō)明書(shū)記載的是用戶(hù)根據自己終端能力從服務(wù)器挑選合適粒度的個(gè)性化設置參數，也就是由人來(lái)實(shí)現選擇，而并非是有服務(wù)器進(jìn)行的選擇。其次，用戶(hù)根據的是自己終端的能力，或者說(shuō)文字處理能力，這和配置信息的概念是有很大差別的，畢竟根據權利要求的上下文，該配置信息可以有很多可能的解讀空間，至少不能根據說(shuō)明書(shū)這段的記載直接地、毫無(wú)疑義的確定出終端的能力就是配置信息。

　　故筆者認為對段落c的這一修改不僅導致了明顯的修改超范圍的問(wèn)題，甚至也會(huì )導致權利要求不清楚、權利要求得不到說(shuō)明書(shū)的支持以及權利要求書(shū)和說(shuō)明書(shū)公開(kāi)不充分的問(wèn)題。其中不清楚、不支持、公開(kāi)不充分的問(wèn)題可能可以在口審階段通過(guò)解釋、限縮而得到一定程度的解決，但是，修改超范圍的問(wèn)題卻比較棘手，難以解決。

　　所以在口頭審理時(shí)，針對這一點(diǎn)也是請求人和專(zhuān)利權人爭論的焦點(diǎn)，由于確實(shí)修改超范圍的問(wèn)題比較嚴重，專(zhuān)利權人在解釋時(shí)就出現了一定顧此失彼、前后矛盾的論點(diǎn)。

　　在針對超范圍的無(wú)效請求理由的論述階段，專(zhuān)利權人對“服務(wù)器根據配置信息”這一修改進(jìn)行了解釋?zhuān)瑢?zhuān)利權人首先明確修改依據就是上述說(shuō)明書(shū)記載的段落，并認為由于用戶(hù)的認知是有限的，有可能并不能了解自己終端的能力高低，故在用戶(hù)不能認知終端能力的前提下，可以直接地、毫無(wú)疑義的確定出服務(wù)器可以根據終端的配置信息下發(fā)合適的個(gè)性化設置參數。很顯然這一論點(diǎn)難以站得住腳，而且即使站在專(zhuān)利權人解釋的邏輯，在修改時(shí)也應將用戶(hù)認知能力這一條件修改到權利要求中才能實(shí)現一定程度上所謂的“直接地、毫無(wú)疑義”。

　　之后，專(zhuān)利權人又對“至少一個(gè)粒度”這一修改進(jìn)行了解釋?zhuān)捎谡f(shuō)明書(shū)中確實(shí)沒(méi)有記載服務(wù)器下發(fā)個(gè)性化設置參數時(shí)有至少一個(gè)粒度，也沒(méi)有任何可能相關(guān)記載的情況，故專(zhuān)利權人轉而強調修改后的段落a和段落b可以作為修改段落c的依據，即之前用戶(hù)從第一終端上傳了不同粒度的個(gè)性化設置參數，那么之后用戶(hù)就可以從服務(wù)器下載不同粒度的個(gè)性化設置參數，也就是說(shuō)，專(zhuān)利權人認為上傳不同粒度個(gè)性化設置參數可以作為下載個(gè)性化設置參數的修改依據，上述修改是可以直接地、毫無(wú)疑義確定的。

　　先拋開(kāi)“不同粒度”和“至少一個(gè)粒度”實(shí)際保護范圍是有區別的不說(shuō)，至少專(zhuān)利權人在解釋這一修改時(shí)明確了上傳的粒度和下載的粒度相同這一邏輯，但是這一邏輯顯然和專(zhuān)利權人解釋“配置信息”時(shí)的邏輯有矛盾，在解釋配置信息是否超范圍時(shí)，專(zhuān)利權人認為服務(wù)器可以在用戶(hù)不具有足夠認知能力時(shí)根據第二終端的能力確定出適合第二終端能力的個(gè)性化設置參數，通過(guò)說(shuō)明書(shū)中記載的文字處理能力較差的手機可以選擇低粒度的個(gè)性化設置參數，文字處理能力較好的臺式機可以選擇最高粒度的個(gè)性化設置參數，顯然這里服務(wù)器確定下發(fā)給第二終端的個(gè)性化設置參數應與第二終端能力相關(guān)，而不是與第一終端上傳的個(gè)性化設置參數相關(guān)。

　　故專(zhuān)利權人針對“配置信息”是否超范圍的解釋與針對“至少一個(gè)粒度”是否超范圍的解釋出現了前后矛盾的地方。若合議組認同了請求人的上述意見(jiàn)，就很有可能會(huì )讓合議組傾向于對該專(zhuān)利做出部分或全部無(wú)效決定。

　　可見(jiàn)，實(shí)審階段對權利要求書(shū)的修改如果過(guò)于隨意或者為了授權強行增加技術(shù)特征的話(huà)，即使僥幸未被審查員發(fā)現而獲得了授權，若后續遇到專(zhuān)利權無(wú)效時(shí)，修改導致的問(wèn)題依然會(huì )對專(zhuān)利權帶來(lái)不穩定的影響。