文/集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 朝魯門(mén)

　　一、前言

　　在化學(xué)領(lǐng)域專(zhuān)利申請中經(jīng)常有使用參數特征來(lái)表征產(chǎn)品的情況。關(guān)于參數特征，審查指南第二部分第二章3.2.2節中指出：當產(chǎn)品權利要求中的一個(gè)或多個(gè)技術(shù)特征無(wú)法用結構特征予以清楚地表征時(shí)，允許借助于參數特征表征。審查指南第二部分第十章4.3節中進(jìn)一步指出：允許用物理-化學(xué)參數來(lái)表征化學(xué)產(chǎn)品權利要求的情況是：僅用化學(xué)名稱(chēng)或者結構式或者組成不能清楚表征的結構不明的化學(xué)產(chǎn)品；參數必須是清楚的。由此可見(jiàn)，參數特征是在不能用結構和/或組成清楚表征其化學(xué)產(chǎn)品的情況下才能被采用，而另一方面，也可以將這種不能用結構和/或組成清楚表征的情況衍伸理解為不能清楚體現其產(chǎn)品專(zhuān)利性尤其是新創(chuàng )性。因此，本文中通過(guò)分析參數特征表征的權利要求新創(chuàng )性的相關(guān)規定以及具體案例，探討了化學(xué)領(lǐng)域專(zhuān)利申請中如何在其權利要求采用參數特征來(lái)體現其新創(chuàng )性，以便在今后的專(zhuān)利申請過(guò)程中更有針對性地靈活使用參數特征這一特殊的表征手段。

　　二、參數特征表征權利要求新創(chuàng )性的相關(guān)規定及分析

　　1、參數特征表征的權利要求的新穎性

　　審查指南第二部分第三章3.2.5中規定：對于包含性能、參數特征的產(chǎn)品權利要求新穎性的審查，應當考慮權利要求中的性能、參數特征是否隱含了要求保護的產(chǎn)品具有某種特定結構和/或組成。如果該性能、參數隱含了要求保護的產(chǎn)品具有區別于對比文件產(chǎn)品的結構和/或組成，則該權利要求具備新穎性；相反，如果所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員根據該性能、參數無(wú)法將要求保護的產(chǎn)品與對比文件產(chǎn)品區分開(kāi)，則可推定要求保護的產(chǎn)品與對比文件產(chǎn)品相同，因此申請的權利要求不具備新穎性，除非申請人能夠根據申請文件或現有技術(shù)證明權利要求中包含性能、參數特征的產(chǎn)品與對比文件產(chǎn)品在結構和/或組成上不同。

　　第二部分第十章5.3中規定：對于用物理化學(xué)參數表征的化學(xué)產(chǎn)品權利要求，如果無(wú)法依據所記載的參數對由該參數表征的產(chǎn)品與對比文件公開(kāi)的產(chǎn)品進(jìn)行比較，從而不能確定采用該參數表征的產(chǎn)品與對比文件產(chǎn)品的區別，則推定用該參數表征的產(chǎn)品權利要求不具備專(zhuān)利法第二十二條第二款所述的新穎性。

　　 由此可見(jiàn)，在采用參數特征體現新穎性時(shí)應注意以下兩點(diǎn)：（1）如果該參數特征隱含了要求保護的產(chǎn)品具有區別于對比文件產(chǎn)品的結構和/或組成，則該產(chǎn)品具有新穎性；（2）如果根據其無(wú)法將要求保護的產(chǎn)品與對比文件產(chǎn)品區分開(kāi)，則可推定要求保護的產(chǎn)品與對比文件產(chǎn)品相同，除非申請人能夠根據申請文件或現有技術(shù)證明它們在結構和/或組成上的不同。實(shí)踐中，尤其在專(zhuān)利申請的實(shí)質(zhì)審查過(guò)程中，對于參數特征表征的權利要求，審查員通常采用的做法是“推定”。因此，作為專(zhuān)利申請人在采用參數特征表征權利要求時(shí)應在最初開(kāi)始就具有針對這種“推定”準備“舉證”的意識，應在說(shuō)明書(shū)中對采用的參數特征的測定方法、評價(jià)標準以及表征意義等進(jìn)行相應的詳細記載。

　　2、參數特征表征的權利要求的創(chuàng )造性

　　關(guān)于參數特征表征的產(chǎn)品權利要求的創(chuàng )造性，審查指南中沒(méi)有明確的規定，實(shí)踐中仍按照通常的三步法進(jìn)行判斷的情況較多。而且，參數特征與產(chǎn)品的結構和/或組成特征有著(zhù)必然關(guān)系，產(chǎn)品的結構和組成決定其性能及對應參數，因此，不能將參數特征和結構和/或組成特征分割考慮，而應具體分析參數特征與結構和/或組成特征之間的關(guān)系，進(jìn)一步分析參數特征所隱含的結構和/或組成，綜合考慮確定與其關(guān)聯(lián)的發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題及其效果。

　　因此，對于專(zhuān)利申請人而言，為了清楚體現發(fā)明的創(chuàng )造性，在權利要求中應該采用能夠隱含表征結構和/或組成與現有技術(shù)產(chǎn)品不同這樣的參數特征，并且，該隱含表征的結構和/或組成應該是解決所要解決的技術(shù)課題的關(guān)鍵。關(guān)于該點(diǎn)可參照下面的具體案例分析。

　　三、案例分析

　　關(guān)于參數特征表征權利要求的新穎性，在審查指南中有較為明確的規定，因此就不再舉出具體案例進(jìn)行分析。而關(guān)于參數特征對權利要求的創(chuàng )造性的影響，審查指南中沒(méi)有明確的規定，實(shí)踐中仍存在許多操作上的困惑，因此，下面舉出一個(gè)具體案例，以對該問(wèn)題進(jìn)行探討。

　　案例：

　　該專(zhuān)利申請的權利要求1（以下稱(chēng)為案例發(fā)明）中請求保護一種陶瓷電子部件，是將以Cu為主成分的金屬線(xiàn)材和磁性體部同時(shí)煅燒而得的；所述磁性體部由鐵氧體陶瓷組合物形成，所述鐵氧體陶瓷組合物的Fe換算成Fe2O3以及Mn換算成Mn2O3的摩爾含量在規定范圍，并且進(jìn)一步限定了該陶瓷電子部件的電阻率為規定值以上。

　　該案例發(fā)明中以“結構+組成+制造方法+參數（電阻率）”的方式進(jìn)行了限定。

　　根據其說(shuō)明書(shū)的記載，將金屬線(xiàn)材和磁性體部同時(shí)煅燒而制造陶瓷電子部件之際的燒結溫度選擇金屬線(xiàn)材的熔點(diǎn)以下的溫度，然而，作為這樣的金屬線(xiàn)材使用Cu時(shí)，在這樣的燒結溫度下并不存在同時(shí)滿(mǎn)足防止Cu金屬線(xiàn)材的氧化以及防止鐵氧體材料的Fe2O3的還原的氧分壓條件。因此，一直以來(lái)未能將Cu應用于實(shí)際的產(chǎn)品中，而是使用Ag。而案例發(fā)明中基于Mn2O3比Fe2O3優(yōu)先被還原，可在Fe2O3被還原前完成燒結，并且，Mn2O3即使還原也不會(huì )引起電阻率的下降這樣的發(fā)現，確立了鐵氧體材料中的Fe2O3和Mn2O3的摩爾含量，從而實(shí)現了將Cu金屬線(xiàn)材應用于實(shí)際的同時(shí)煅燒制造陶瓷電子部件中。

　　相對于此，對比文件1中公開(kāi)了一種陶瓷電子部件，其磁性部分由鐵氧體組成，并且所公開(kāi)的鐵氧體主成分中的Fe換算成Fe2O3以及Mn換算成Mn2O3的摩爾含量與案例發(fā)明的規定范圍部分重疊。另外，其金屬線(xiàn)材為Pd或Ag-Pd合金。

　　因此，案例發(fā)明與對比文件1 公開(kāi)的技術(shù)內容相比，其區別在于(1)是將以Cu為主成分的金屬線(xiàn)材和磁性體部同時(shí)煅燒而得的；(2) 陶瓷電子部件的電阻率為規定值以上?；谏鲜鰠^別可確定案例的相對于對比文件1實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題是將Cu線(xiàn)材和磁性體部同時(shí)煅燒而制造陶瓷電子部件之際如何使其電阻率為規定值以上。

　　另一方面，對比文件2中針對上述將Cu線(xiàn)材和磁性體部同時(shí)煅燒而制造陶瓷電子部件之際不存在同時(shí)滿(mǎn)足防止Cu金屬線(xiàn)材的氧化以及防止鐵氧體材料的Fe2O3的還原的氧分壓條件的問(wèn)題公開(kāi)了“在Cu導體不氧化的氧分壓下進(jìn)行煅燒→發(fā)生鐵氧體的Fe被還原的問(wèn)題→在煅燒后的降溫過(guò)程中在含氧氣氛下進(jìn)行熱處理從而使被還原的Fe再次氧化→氧化過(guò)程中元件表面部分的Cu被氧化→通過(guò)滾筒研磨除去表面的氧化膜”的處理方法，從而防止了陶瓷電子部件的電阻率下降。即，該對比文件2給出了在對比文件1中應用上述區別（1）的啟示，并且從其公開(kāi)的可防止陶瓷電子部件的電阻率下降這一事實(shí)可以預期通過(guò)其公開(kāi)的處理方法能夠將對比文件1中應用上述區別（1）的產(chǎn)品控制為電阻率在規定值以上，即，基于上述與對比文件1的區別（1）以及參數特征區別（2）其創(chuàng )造性難以得到認可。

　　由以上分析可知，該案例所要解決的技術(shù)課題是在將Cu金屬線(xiàn)材和磁性體部同時(shí)煅燒而制造的陶瓷電子部件中使金屬線(xiàn)材不發(fā)生氧化以及鐵氧體材料的Fe2O3不發(fā)生還原，由此防止陶瓷電子部件的電阻率的下降，控制為上述參數特征的電阻率為規定值以上。換言之，該參數特征所隱含的結構是未氧化的金屬線(xiàn)材以及鐵氧體材料中的未還原的Fe2O3，而這樣的結構顯然與經(jīng)上述對比文件2的處理方法的最終產(chǎn)品中的相應結構相同且帶來(lái)的效果也是防止陶瓷電子部件的電阻率的下降，因此基于該參數特征的創(chuàng )造性難以得到認可。另一方面，如上所述，本案例發(fā)明的發(fā)明點(diǎn)實(shí)際上是發(fā)現Mn2O3對解決上述課題的作用，通過(guò)確立鐵氧體材料中的Mn2O3與Fe2O3的含量，從而解決了該課題。然而，其權利要求中不論是組成上還是所采用的參數特征上均沒(méi)有體現出基于其發(fā)明點(diǎn)的與現有技術(shù)產(chǎn)品的區別，進(jìn)而導致了其創(chuàng )造性難以得到認可的情況。

　　因此，對基于參數特征來(lái)體現創(chuàng )造性的發(fā)明而言，采用參數特征之際首先應該考慮該參數特征能否體現基于發(fā)明點(diǎn)的與現有技術(shù)產(chǎn)品的結構和/或組成上的區別，以防止即使在審查過(guò)程中基于對比文件重新確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題及其效果之際也不會(huì )與發(fā)明所要解決的課題出現太大出入從而導致申請人的發(fā)明點(diǎn)無(wú)法得到充分考量的問(wèn)題。

　　四、結尾

　　以上通過(guò)簡(jiǎn)單分析參數特征表征的權利要求新創(chuàng )性的相關(guān)規定以及具體案例探討了化學(xué)領(lǐng)域專(zhuān)利申請基于參數特征體現其新創(chuàng )性時(shí)應考慮的因素，然而實(shí)踐中出于現有技術(shù)的掌握程度、專(zhuān)利申請自身的發(fā)明高度以及申請專(zhuān)利的目的等等各種原因，參數特征的采用本身存在復雜的問(wèn)題，希望通過(guò)本文能對專(zhuān)利申請人今后的專(zhuān)利申請過(guò)程中更有針對性地靈活使用參數特征這一特殊的表征手段起到參考作用。