文/集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 陳莎莎

　　摘要：本文結合具體案例，對答復創(chuàng )造性時(shí)是否需要對本申請和對比文件所解決的技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行比對提出了筆者的觀(guān)點(diǎn)，擬為代理人提供可供參考的答復思路。

　　一、問(wèn)題引出

　　部分代理人在答復審查意見(jiàn)時(shí)習慣于套用答復模板，筆者發(fā)現，很多創(chuàng )造性的答復模板中都會(huì )對本申請和對比文件所解決的技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行比對。此外，筆者最近在答復審通時(shí)也有客戶(hù)提出了需要進(jìn)行技術(shù)問(wèn)題比對的需求，并且客戶(hù)認為這是答復審通時(shí)的必要步驟。因此，筆者不禁產(chǎn)生一些思考，在創(chuàng )造性答復時(shí)是否需要對本申請和對比文件所解決的技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行比對。

　　二、不同觀(guān)點(diǎn)

　　觀(guān)點(diǎn)一：創(chuàng )造性答復時(shí)需要進(jìn)行技術(shù)問(wèn)題的比對

　　部分代理人在套用創(chuàng )造性的答復模板時(shí)，都會(huì )根據答復模板的格式需求進(jìn)行技術(shù)問(wèn)題的比對，但是可能并沒(méi)有深入思考是否需要以及為什么需要進(jìn)行技術(shù)問(wèn)題的比對。

　　觀(guān)點(diǎn)二：創(chuàng )造性答復時(shí)不需要進(jìn)行技術(shù)問(wèn)題的比對

　　持此觀(guān)點(diǎn)的人大部分都是以創(chuàng )造性評價(jià)的“三步法”原則為依據，下面詳細說(shuō)明。

　　創(chuàng )造性是發(fā)明授權的實(shí)質(zhì)性條件之一，根據《專(zhuān)利法》第22條3款可知，發(fā)明的創(chuàng )造性是指與現有技術(shù)相比，發(fā)明具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著(zhù)的進(jìn)步。而根據審查指南的規定，在判斷發(fā)明是否具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)時(shí)，要判斷對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)，要求保護的發(fā)明相對于現有技術(shù)是否顯而易見(jiàn)，通?？砂凑找韵氯齻€(gè)步驟進(jìn)行：（1）確定最接近的現有技術(shù)；（2）確定發(fā)明的區別特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題；（3）判斷要求保護的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員是否顯而易見(jiàn)。上述三個(gè)步驟也就是俗稱(chēng)的“三步法”原則。

　　目前，審查員在評價(jià)創(chuàng )造性時(shí)，通常都是基于“三步法”原則。而根據 “三步法”原則可知，“三步法”原則中并不存在對本申請和對比文件所解決的技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行比對的過(guò)程。也就是說(shuō)，審查員在進(jìn)行創(chuàng )造性評價(jià)時(shí)，并沒(méi)有進(jìn)行技術(shù)問(wèn)題的比對，而代理人主要是針對審查員的評價(jià)進(jìn)行答復，顯然也就不存在進(jìn)行技術(shù)問(wèn)題比對的意義。如果代理人在答復過(guò)程中進(jìn)行了技術(shù)問(wèn)題的比對，就會(huì )造成審查員在說(shuō)“東”，而代理人在回復“西”的效果。

　　三、筆者觀(guān)點(diǎn)

　　上述觀(guān)點(diǎn)二從創(chuàng )造性評價(jià)的“三步法”原則入手，比較符合邏輯，這也是筆者最初所持的觀(guān)點(diǎn)。但是在答復一些審查意見(jiàn)之后，筆者認為，上述觀(guān)點(diǎn)二存在一定的片面性，實(shí)際上，在部分案件中，進(jìn)行技術(shù)問(wèn)題的比對也不失作為創(chuàng )造性答復的輔助手段。下面筆者通過(guò)一個(gè)復審案例進(jìn)行說(shuō)明。

　　四、具體案例

　　1、本案權利要求1的技術(shù)方案：

　　一種網(wǎng)上支付的方法，其特征在于，包括：

　　第一服務(wù)系統根據用戶(hù)的支付請求創(chuàng )建支付訂單，同時(shí)該第一服務(wù)系統根據所述支付訂單生成一鑒別標識，并將該鑒別標識存儲在發(fā)起所述支付請求的用戶(hù)本地終端中；

　　所述第一服務(wù)系統將所述支付訂單對應的支付鏈接返回給用戶(hù)，所述支付鏈接中攜帶所述鑒別標識；

　　所述第一服務(wù)系統接收第二服務(wù)系統發(fā)送的支付鑒別請求，所述支付鑒別請求中攜帶有所述第二服務(wù)系統從用戶(hù)向其發(fā)起付款請求時(shí)所使用的支付鏈接中獲取的鑒別標識；

　　第一服務(wù)系統鑒別發(fā)起所述付款請求的用戶(hù)本地終端中是否有與支付鑒別請求中攜帶的鑒別標識相同的鑒別標識，并向所述第二服務(wù)系統返回支付鑒別結果；

　　第一服務(wù)系統接收第二服務(wù)系統根據支付鑒別結果與用戶(hù)交互完成或者終止支付的通知。

　　本案權利要求1的技術(shù)方案可以通過(guò)下圖表示：

　　2、對比文件的技術(shù)方案：

　　預先存儲第二生物測定樣本，生物測定樣本是接受者本人的生物特性，例如指紋等，在交易時(shí)接收第一生物測定樣本，通過(guò)判斷第一生物測定樣本是否與存儲的第二生物測定樣本相匹配，判定是否提供資金給接受者。

　　3、駁回決定的評價(jià)過(guò)程：

　　審查員認為對比文件中的生物測定樣本相當于鑒別標識，并且認為對比文件公開(kāi)了權利要求1的大部分特征，區別僅在于將“支付鏈接”發(fā)送給用戶(hù)以進(jìn)行鑒別，而該區別為本領(lǐng)域的公知常識。

　　4、答復方式分析：

　　本案權利要求1的關(guān)鍵在于，用戶(hù)發(fā)起支付請求時(shí)第一服務(wù)系統會(huì )在用戶(hù)本地終端中存儲鑒別標識，并且支付鏈接中也會(huì )攜帶鑒別標識，當用戶(hù)使用支付鏈接發(fā)起付款請求時(shí)，第一服務(wù)系統需要鑒別發(fā)起付款請求的用戶(hù)本地終端中是否有與支付鏈接中的鑒別標識相同的鑒別標識，從而判斷是否發(fā)起支付請求和付款請求的是否是同一終端。而對比文件的關(guān)鍵則是預先存儲用戶(hù)的生物測定樣本，對交易時(shí)接收的生物測定樣本和預先存儲的生物測定樣本進(jìn)行匹配，根據匹配結果判斷是否是同一用戶(hù)。

　　可見(jiàn)，本案權利要求1和對比文件雖然都是進(jìn)行交易時(shí)的身份驗證，但是所采取的驗證方式并不相同，如果按照常規的答復方式，能夠找出諸多的區別技術(shù)特征，可以針對每個(gè)區別技術(shù)特征分別進(jìn)行展開(kāi)說(shuō)明。但是，筆者認為，這種答復方式雖然符合“三步法”原則，但是由于區別技術(shù)特征存在“小且散”的特點(diǎn)，很容易造成重點(diǎn)不突出的問(wèn)題。

　　5、嘗試的答復方式：

　　筆者發(fā)現，本案權利要求1和對比文件相比，之所以存在諸多“小且散”的區別技術(shù)特征，本質(zhì)在于，本案和對比文件所要解決的技術(shù)問(wèn)題不同，換句話(huà)說(shuō)，也就是本案和對比文件的出發(fā)點(diǎn)不同。因此，筆者認為，可以對本案和對比文件所要解決的技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行比對，從而強調本案和對比文件實(shí)際上是針對不同場(chǎng)景所采取的完全不同的技術(shù)方案，最后落實(shí)到單個(gè)技術(shù)特征的比對，能夠使得技術(shù)特征的比對時(shí)重點(diǎn)更加突出。筆者需要強調的是，這里技術(shù)問(wèn)題的比對并不是針對評價(jià)過(guò)程進(jìn)行的答復，而是起到將答復內容能夠串成一條線(xiàn)的作用。下面筆者簡(jiǎn)述針對本案的駁回決定提出的復審答復：

　　請求人首先需要強調的是，本發(fā)明與對比文件本質(zhì)上完全不同，兩者完全沒(méi)有可比性。具體分析如下：

　　首先看一下本發(fā)明，本發(fā)明所要解決的技術(shù)問(wèn)題實(shí)際上是為了“減少網(wǎng)絡(luò )釣魚(yú)”。下面舉個(gè)例子說(shuō)明網(wǎng)絡(luò )釣魚(yú)，用戶(hù)A（即釣魚(yú)者）到電子商務(wù)平臺購買(mǎi)商品，生成支付鏈接L，用戶(hù)A可以通過(guò)構建釣魚(yú)網(wǎng)站，再通過(guò)誘惑性的語(yǔ)言誘惑用戶(hù)B（即被害者）進(jìn)行購物，將支付鏈接發(fā)給用戶(hù)B，用戶(hù)B通過(guò)支付鏈接進(jìn)行支付，最終使得用戶(hù)B進(jìn)行了支付，但是電子商務(wù)平臺卻給用戶(hù)A發(fā)貨，從而釣魚(yú)者從中獲利，導致安全性很低。

　　再看一下對比文件，對比文件所要解決的技術(shù)問(wèn)題就是為了解決用戶(hù)密碼容易被泄露時(shí)的問(wèn)題，舉個(gè)例子說(shuō)明，對比文件中解決的就是用戶(hù)A可以竊取用戶(hù)B的密碼，利用用戶(hù)B的密碼去進(jìn)行交易的行為。

　　通過(guò)對比發(fā)明，本發(fā)明與對比文件至少存在以下三點(diǎn)區別：

　　第一點(diǎn)、本發(fā)明和對比文件所解決的技術(shù)問(wèn)題不同，即出發(fā)點(diǎn)不同：

　　本發(fā)明的出發(fā)點(diǎn)是為了“減少網(wǎng)絡(luò )釣魚(yú)”，比如避免用戶(hù)A（即釣魚(yú)者）誘惑用戶(hù)B代替用戶(hù)A進(jìn)行支付的情況，其中用戶(hù)B支付時(shí)使用的仍然是用戶(hù)B自己的密碼（假設在支付時(shí)必須使用密碼的場(chǎng)景）；而對比文件的出發(fā)點(diǎn)是為了解決用戶(hù)密碼容易被泄露，從而提供的是一種代替用戶(hù)密碼的身份驗證方式，比如用戶(hù)A竊取了用戶(hù)B的密碼進(jìn)行支付的情況。這顯然與網(wǎng)絡(luò )釣魚(yú)完全沒(méi)關(guān)系。實(shí)際上對比文件的技術(shù)方案對減少網(wǎng)絡(luò )釣魚(yú)完全起不到任何作用，這是因為如果用戶(hù)A（即釣魚(yú)者）誘惑用戶(hù)B代替用戶(hù)A進(jìn)行支付，即使采取對比文件的技術(shù)方案，所實(shí)現的僅僅為用戶(hù)B在支付時(shí)驗證用戶(hù)B自身的生物測定樣本，仍然不能改變用戶(hù)B代替用戶(hù)A進(jìn)行支付的現象發(fā)生，因此仍然會(huì )出現網(wǎng)絡(luò )釣魚(yú)的現象。

　　第二點(diǎn)、本發(fā)明為了“減少網(wǎng)絡(luò )釣魚(yú)”，所采取的技術(shù)手段是鑒別在一次交易驗證過(guò)程從開(kāi)始到結束，是否適用的是同一終端，而對比文件所采取的技術(shù)手段與驗證是否是同一終端沒(méi)有任何關(guān)系，僅僅是驗證用戶(hù)的生物測定樣本是否匹配，即是否是同一個(gè)用戶(hù)。

　　第三點(diǎn)、本發(fā)明從頭到尾就只存在一個(gè)鑒別標識，而且該鑒別標識對應的就是一次交易驗證過(guò)程，換句話(huà)說(shuō)，該鑒別標識不再適用于其他的交易驗證過(guò)程，即使鑒別標識被泄露，對其他的交易鑒別過(guò)程也沒(méi)有任何影響。而對比文件實(shí)際上存在至少兩個(gè)生物測定樣本（第一生物測定樣本和第二生物測定樣本），并且其中生物測定樣本實(shí)際上對應的是一個(gè)用戶(hù)，從而能夠對應多次驗證過(guò)程，換句話(huà)說(shuō)，生物測定樣本適用于該用戶(hù)所有的交易驗證過(guò)程，因此如果該生物測定樣本被泄露，將會(huì )與用戶(hù)密碼被泄露的后果一致，使得隨后所有的交易鑒別過(guò)程都會(huì )受到影響。

　　下面將從本發(fā)明的具體技術(shù)特征出發(fā)，詳細分析本發(fā)明沒(méi)有被對比文件所公開(kāi)的具體原因…

　　五、總結

　　筆者認為，雖然對本申請和對比文件所解決的技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行比對并不符合“三步法”原則，在大部分案件的答復過(guò)程中不能起到關(guān)鍵性作用，但是在一些特殊案件的答復過(guò)程中，從技術(shù)問(wèn)題的比對出發(fā)，能夠將諸多“小且散”的區別技術(shù)特征串成一條線(xiàn)，起到突出答復重點(diǎn)的目的。以上僅為代理人提供一些可能的答復思路，其中難免存在不妥之處，還請同行斧正。