文/集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 韓雪

　　【本案要旨】

　　當事人主張享有在先著(zhù)作權時(shí)，應當對著(zhù)作權歸屬進(jìn)行舉證。司法實(shí)踐中，僅有著(zhù)作權登記證書(shū)（特別是著(zhù)作權登記時(shí)間晚于系爭商標申請日的著(zhù)作權登記證書(shū)）不足以確定著(zhù)作權歸屬。但人民法院可以結合案件事實(shí)及當事人提交的其他涉及著(zhù)作權的底稿、原件、合法出版物等其他權屬證據，在無(wú)相反證據推翻的情況下，對著(zhù)作權權屬進(jìn)行推定。

　　【案情介紹】

　　第4731158號“ cromia及圖”商標（下稱(chēng)系爭商標，如圖）由李朝熙于2005年6月20日向國家工商行政管理總局商標局（下稱(chēng)商標局）提出注冊申請，2009年5月7日核準注冊，核定使用在第25類(lèi)“服裝；嬰兒全套衣；游泳衣；足球鞋；鞋；帽子；婚紗；手套(服裝)；領(lǐng)帶；皮帶(服飾用)”等商品上。

　　“cromia及圖” 商標（下稱(chēng)引證商標，如圖）由意大利拉瓦瑞茲恩佩利特瑞股份有限公司（下稱(chēng)意大利拉瓦公司）于2004年1月5日創(chuàng )作完成，并于2004年3月率先于意大利公開(kāi)使用在箱包等產(chǎn)品上。

　　2013年3月22日，意大利拉瓦公司向國家工商行政管理總局商標評審委員會(huì )（下稱(chēng)商評委）對系爭商標提出爭議申請。其主要理由為：系爭商標與申請人享有著(zhù)作權的作品完全相同，系爭商標侵犯申請人在先著(zhù)作權，依據《商標法》第三十一條、第四十一條第二款規定，請求撤銷(xiāo)系爭商標的注冊。

　　意大利拉瓦公司提供的主要證據包括：意大利拉瓦公司與設計公司（MEZZO CIELO S.P.A.）于2003年12月12日就作品創(chuàng )作達成的協(xié)議書(shū)公證認證件、雙方于2012年9月21日簽署的關(guān)于原創(chuàng )作品著(zhù)作權歸屬的協(xié)議書(shū)公證認證件、意大利拉瓦公司為其作品支付費用的發(fā)票公證認證件；基于商標權的保護聲明公證認證件；設計者發(fā)表的委托作品所有權聲明及作品說(shuō)明書(shū)；2004-2005年發(fā)表申請人“CROMIA”標識的相關(guān)時(shí)尚雜志；著(zhù)作權登記證（登記日期為2013年4月27日，晚于系爭商標注冊日期）。

　　商評委作出（2014）商評字第048998號裁定，認為：意大利拉瓦公司與2003年12月12日委托Mezzo Cielo S.p.a.設計《CROMIA》美術(shù)作品，意大利拉瓦公司與2004年4月開(kāi)始陸續向Mezzo Cielo S.p.a.支付費用，且至遲于2004年10月開(kāi)始在國外相關(guān)雜志上將上述作品作為商標進(jìn)行廣告宣傳，之后又進(jìn)行了著(zhù)作權登記，由此可以認定意大利拉瓦公司以委托作品著(zhù)作權人的身份對《CROMIA》美術(shù)作品享有著(zhù)作權。系爭商標與意大利拉瓦公司所享有著(zhù)作權的作品已構成實(shí)質(zhì)相同，李朝熙在未經(jīng)意大利拉瓦公司允許的情況下，將意大利拉瓦公司享有著(zhù)作權的作品作為商標進(jìn)行注冊，損害了意大利拉瓦公司的在先著(zhù)作權，故系爭商標的注冊已構成《商標法》第三十一條所指的損害他人現有的在先著(zhù)作權至情形。商評委依據《商標法》第三十一條、第四十一條、第四十三條的規定，裁定系爭商標予以撤銷(xiāo)。李朝熙不服上述裁定，提起行政訴訟。

　　【判決】

　　2015年12月1日北京市第一中級人民法院審理認為：著(zhù)作權也屬于《商標法》第三十一條所稱(chēng)的在先權利的一種。意大利拉瓦公司于2003年12月12日委托Mezzo Cielo S.p.a.設計《CROMIA》美術(shù)作品，意大利拉瓦公司于2004年4月開(kāi)始陸續向Mezzo Cielo S.p.a.支付費用，且至遲于2004年10月開(kāi)始在國外相關(guān)雜志上將上述作品作為商標進(jìn)行廣告宣傳，之后又進(jìn)行了著(zhù)作權登記，由此可以認定在系爭商標與意大利拉瓦公司所享有著(zhù)作權的作品已構成實(shí)質(zhì)相同。李朝熙在未經(jīng)意大利拉瓦公司允許的情況下，將意大利拉瓦公司享有著(zhù)作權的作品作為商標進(jìn)行注冊，損害了意大利拉瓦公司的在先著(zhù)作權。李朝熙的相關(guān)主張沒(méi)有事實(shí)和法律依據。一審判決（（2014）一中知行初字第8004號判決書(shū)）維持了商評委第048998號裁定。

　　【案件評析】

　　首先，《商標法》第三十二條（2001年《商標法》第三十一條）規定，申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標。對于該條款前半段的“他人現有的在先權利”大致可歸納為：在先其他知識產(chǎn)權，如著(zhù)作權、外觀(guān)設計專(zhuān)利權、商號權；在先其他民事權利，如姓名權、肖像權、企業(yè)名稱(chēng)權等；其他新型權利，如域名權等。同時(shí)，《商標審查及審理標準》規定：未經(jīng)著(zhù)作權人的許可，將他人享有著(zhù)作權的作品申請注冊商標，應認定為對他人在先著(zhù)作權的侵犯，系爭商標應當不予核準注冊或者予以撤銷(xiāo)。本案的首要焦點(diǎn)問(wèn)題是怎樣認定當事人主張的在先著(zhù)作權的權屬。而根據“誰(shuí)主張，誰(shuí)舉證”的原則，意大利拉瓦公司在本案中負有提交證據證明其擁有相關(guān)美術(shù)作品的著(zhù)作權的責任。

　　第二，2014年《北京市高級人民法院關(guān)于商標授權確權行政案件的審理指南》關(guān)于在先權利保護問(wèn)題中第22條規定：商標標識設計底稿、著(zhù)作權登記證書(shū)、商標標志委托設計合同、著(zhù)作權轉讓合同等，可以作為確定商標標志著(zhù)作權歸屬的初步證據。第23條規定：僅有商標異議或無(wú)效申請后取得的著(zhù)作權登記證書(shū)，不足以證明作品著(zhù)作權歸屬。因而，僅憑著(zhù)作權登記證書(shū)，特別是著(zhù)作權登記時(shí)間晚于系爭商標申請日的著(zhù)作權登記證書(shū)，很難直接認定著(zhù)作權人及其作品完成的時(shí)間。但是，實(shí)踐中對于公開(kāi)發(fā)表的作品，通常被認定可以證明著(zhù)作權的歸屬。因此，能夠證明申請人對享有著(zhù)作權的作品早于系爭商標申請日的公開(kāi)使用的證據材料可以作為前述證明在先著(zhù)作權的證據材料的補充證據，進(jìn)一步證明申請人的在先著(zhù)作權。此外，對于證明在先著(zhù)作權的其他證據材料，如商標標識設計底稿、商標標志委托設計合同、申請人支付設計公司的付款信息、雙方往來(lái)郵件、信函、著(zhù)作權轉讓合同、公開(kāi)使用的證據材料等，首先，其完成或發(fā)生的時(shí)間需要早于系爭商標申請日；其次，其證據材料本身需要為原件、或經(jīng)公證的復印件，域外證據還需要經(jīng)過(guò)認證證明程序。

　　本案中，雖然意大利拉瓦公司的著(zhù)作權登記時(shí)間晚于系爭商標申請日，但是意大利拉瓦公司同時(shí)提交了其他旨在證明著(zhù)作權歸屬的補充證據材料。首先，意大利拉瓦公司提交了其與設計公司（MEZZO CIELO S.P.A.）于2003年12月12日就作品創(chuàng )作達成的協(xié)議書(shū)公證認證件；其次，意大利拉瓦公司提交了自2004年10月開(kāi)始，意大利拉瓦公司為《CROMIA》作品支付費用的發(fā)票公證認證件；第三，意大利拉瓦公司提交了2004-2005年發(fā)表申請人“CROMIA”標識的相關(guān)時(shí)尚雜志；第四，意大利拉瓦公司提交了設計者（MEZZO CIELO S.P.A.）發(fā)表的委托作品所有權聲明及作品說(shuō)明書(shū)。這些證據材料與著(zhù)作權登記證書(shū)一起，形成了完整的證據鏈。

　　第三，對于系爭商標是否損害了作品著(zhù)作權的判斷，在實(shí)踐中沒(méi)有明確的標準，通常以雙方是否構成實(shí)質(zhì)性相似作為判斷標準。本案系爭商標及引證商標均由文字及圖形構成，雙方圖形的設計細節和視覺(jué)效果，構成文字和文字字體，圖文的組合方式、整體效果等方面高度近似，已構成前述的實(shí)質(zhì)性相似。

　　最終，在李朝熙未提交相反證據的情況下，法院認定意大利拉瓦公司在系爭商標申請日前已享有對《CROMIA》美術(shù)作品的著(zhù)作權，并且李朝熙在未經(jīng)意大利拉瓦公司允許的情況下，將意大利拉瓦公司享有著(zhù)作權的作品作為商標進(jìn)行注冊，損害了意大利拉瓦公司的在先著(zhù)作權。

　　值得注意的是，該案中，意大利拉瓦公司對于引證商標沒(méi)有在我國的在先商標注冊或申請。且系爭商標指定使用商品與申請人在先使用的商品有一定差異，屬于不同類(lèi)別的非類(lèi)似商品。但是從裁定結果可見(jiàn)，法院及商評委突破了商標法意義上的商品類(lèi)別限制，支持了意大利拉瓦公司的主張。

　　我國的商標制度實(shí)行以申請在先原則又稱(chēng)注冊在先原則的制度。但實(shí)踐中，屢屢發(fā)生已在先使用、但未被認定為馳名的已注冊及未注冊商標被他人在相同類(lèi)似或具有一定關(guān)聯(lián)性的商品或服務(wù)上搶先注冊的情況。眾所周知，一個(gè)品牌的設計及拓展往往凝聚了品牌所有人極大的精力及經(jīng)濟的投入。一個(gè)成功的品牌承載了其所有人的企業(yè)商譽(yù)。商標一旦被搶注，品牌所有人不僅很可能因此無(wú)法再繼續使用其商標，也可能因為商標相同或高度近似而導致消費者對于商品或服務(wù)的來(lái)源產(chǎn)生誤認，對品牌所有人的正常商業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成影響，乃至給品牌所有者的今后其他相關(guān)領(lǐng)域的市場(chǎng)開(kāi)拓造成阻礙。盡管《伯爾尼公約》規定，成員國內不論是否申請了著(zhù)作權登記，著(zhù)作權人的著(zhù)作權都應該受到保護。但是從商標保護的角度出發(fā)，仍然鼓勵著(zhù)作權人當對其著(zhù)作權予以重視，盡早對標識進(jìn)行公開(kāi)性使用，及時(shí)對標識進(jìn)行著(zhù)作權登記，并作為商標進(jìn)行注冊，以便獲得商標權和著(zhù)作權的雙重保護，可以更加充分地保護其合法權益，同時(shí)制止惡意注冊和不正當競爭。