文/北京市集佳律師事務(wù)所 戈曉美 李洪江

　　摘要：依據現行的專(zhuān)利無(wú)效請求審查判斷標準，推定專(zhuān)利權人在無(wú)效宣告程序中主動(dòng)縮小的專(zhuān)利權保護范圍為自始無(wú)效存在多數情況下適用，但少數情況下適用存在不妥之處，甚至《無(wú)效宣告請求審查決定書(shū)》（參見(jiàn)下圖）首頁(yè)列明的三種結論不足以涵蓋對于專(zhuān)利權利要求是否有效的判定的種種情況。尤其是在基于已有的無(wú)效決定的認定，已經(jīng)可以判斷：即便當時(shí)專(zhuān)利權人不進(jìn)行某些主動(dòng)縮小，無(wú)效請求人針對原權利要求書(shū)的無(wú)效請求的理由和證據也不能成立的情況下，特別是在解決同一發(fā)明創(chuàng )造由不同類(lèi)型專(zhuān)利保護的銜接時(shí)，認定“維持專(zhuān)利權部分有效”才是合理的。

　　以下筆者將結合相關(guān)法律規定及具體的案例進(jìn)行如下分析：

　　一、看法律規定

　　根據《專(zhuān)利審查指南》（2010年版）第四部分第三章第5節中規定的專(zhuān)利無(wú)效宣告審查標準：

　　1. 針對發(fā)明或實(shí)用新型專(zhuān)利權

　　如果請求人針對一件發(fā)明或者實(shí)用新型專(zhuān)利的部分權利要求的無(wú)效宣告理由成立，則無(wú)效宣告請求審查決定應當宣告上述無(wú)效宣告理由成立的部分權利要求無(wú)效；

　　如果請求人針對一件發(fā)明或實(shí)用新型其余權利要求（包括以合并方式修改后的權利要求）的無(wú)效宣告理由不成立，則無(wú)效宣告請求審查決定應當維持上述無(wú)效宣告理由不成立的部分權利要求有效。

　　2.針對外觀(guān)設計專(zhuān)利權

　　對于包含有若干個(gè)具有獨立使用價(jià)值的產(chǎn)品的外觀(guān)設計專(zhuān)利，

　　如果請求人針對其中一部分產(chǎn)品的外觀(guān)設計專(zhuān)利的無(wú)效宣告理由成立，則無(wú)效宣告請求審查決定應當宣告無(wú)效宣告理由成立的該部分產(chǎn)品外觀(guān)設計專(zhuān)利無(wú)效；

　　如果請求人針對其余產(chǎn)品的外觀(guān)設計專(zhuān)利的無(wú)效宣告理由不成立，則無(wú)效宣告請求審查決定應當維持其余產(chǎn)品的相似外觀(guān)設計有效。

　　又，《專(zhuān)利審查指南》第四部分第三章2.2當事人處置原則部分載明：在無(wú)效宣告程序中，專(zhuān)利權人針對請求人提出的無(wú)效宣告請求主動(dòng)縮小專(zhuān)利權保護范圍且相應的修改文本已被專(zhuān)利復審委員會(huì )接受的，視為專(zhuān)利權人承認大于該保護范圍的權利要求自始不符合專(zhuān)利法及其實(shí)施細則的有關(guān)規定，并且承認請求人對該權利要求的無(wú)效宣告請求，從而免去請求人對宣告該權利要求無(wú)效這一主張的舉證責任。

　　專(zhuān)利無(wú)效的法律效力：

　　根據《專(zhuān)利法》第47條的規定，被宣告無(wú)效的專(zhuān)利權視為自始不存在，但是被維持的部分（包括修改后的權利要求）也同時(shí)應視為自始即存在。

　　基于以上規定，似乎可以得出結論：

　　專(zhuān)利權人在無(wú)效宣告程序中主動(dòng)縮小的專(zhuān)利權保護范圍，視為專(zhuān)利權人承認大于該保護范圍的權利要求自始不符合專(zhuān)利法及其實(shí)施細則的有關(guān)規定，并且承認請求人對該權利要求的無(wú)效宣告請求，該部分專(zhuān)利權保護范圍應被宣告無(wú)效，視為自始不存在。

　　二、看實(shí)務(wù)案例

　　案例1：

　　在筆者代理的第5W110092號實(shí)用新型專(zhuān)利無(wú)效宣告案件（詳見(jiàn)第31016號無(wú)效決定）中，專(zhuān)利權人進(jìn)行了合并式修改，復審委認可了專(zhuān)利權人對于權利要求書(shū)的修改方式，審查的基礎為專(zhuān)利權人修改后的權利要求1-17，認定：請求人的無(wú)效宣告請求理由均不成立，決定在專(zhuān)利修改后的權利要求1-17的基礎上維持該實(shí)用新型專(zhuān)利權有效。

　　最終決定：宣告專(zhuān)利權部分無(wú)效。

　　案例2：

　　在筆者代理的第4W104636號發(fā)明專(zhuān)利無(wú)效宣告案件（詳見(jiàn)第32478號無(wú)效決定）中，專(zhuān)利權人刪除了獨立權利要求27（原權利要求書(shū)共29項），專(zhuān)利復審委確定審查基礎是專(zhuān)利權人修改后的權利要求1-28，認定：請求人的無(wú)效宣告請求理由均不成立，決定在專(zhuān)利權人修改后的權利要求1-28的基礎上維持該發(fā)明專(zhuān)利權有效。

　　最終決定：宣告專(zhuān)利權部分無(wú)效。

　　在以上兩案中，復審委僅針對修改后的權利要求書(shū)進(jìn)行了審查，并認定：

　　針對修改后的權利要求書(shū)，請求人的無(wú)效宣告理由均不成立，進(jìn)而維持了修改后的權利要求的有效性；

　　針對專(zhuān)利權人主動(dòng)縮小的專(zhuān)利權保護范圍部分，適用了前述規定：視為專(zhuān)利權人承認大于該保護范圍的權利要求自始不符合專(zhuān)利法及其實(shí)施細則的有關(guān)規定，并且承認請求人對該權利要求的無(wú)效宣告請求，該部分專(zhuān)利權保護范圍應被宣告無(wú)效。

　　于是，最終作出了“宣告專(zhuān)利權部分無(wú)效”的審查決定。

　　然而，根據上述“判定方法”，我們不禁追問(wèn)：

　　對于專(zhuān)利權人主動(dòng)縮小的那部分權利要求，在復審委并未就專(zhuān)利權人主動(dòng)縮小部分的權利要求進(jìn)行審查的基礎上，徑直得出專(zhuān)利無(wú)效的結論是否正確？

　　三、法律分析：

　　以下筆者將從實(shí)踐中專(zhuān)利權人修改權利要求文本的初衷來(lái)分析上述觀(guān)點(diǎn)的合理性：

　　在實(shí)踐中，深究專(zhuān)利權人在專(zhuān)利無(wú)效程序中進(jìn)行的主動(dòng)縮小權利要求保護范圍的原因，

　　一方面，包括專(zhuān)利權利人認為請求人提供的無(wú)效請求的理由和證據足以破壞權利要求的可專(zhuān)利性，而默認請求人對該權利要求的無(wú)效宣告請求成立的情況。這種情況，專(zhuān)利權人不愿或者不敢讓其所有的專(zhuān)利權經(jīng)受再次審查，可以視為承認大于該保護范圍的權利要求自始不符合專(zhuān)利法及其實(shí)施細則的有關(guān)規定，并且承認請求人對該權利要求的無(wú)效宣告請求。因此，在多數情況下，將專(zhuān)利權人在無(wú)效宣告程序中進(jìn)行的主動(dòng)縮小權利要求保護范圍的部分視為自始無(wú)效是合理的。

　　另一方面，部分專(zhuān)利權人主動(dòng)縮小保護范圍的原因是在于：雖然權利人本人認為目前的權利要求是符合授權條件的，但是為了加強權利的穩定性，減小時(shí)間和成本的消耗之考慮，而無(wú)可奈可地“主動(dòng)放棄”某權利要求。

　　畢竟，專(zhuān)利權是否符合專(zhuān)利法規定的授權要求，不同的審判者可能會(huì )有不同的觀(guān)點(diǎn)。很多無(wú)效案件在經(jīng)歷了復審委的無(wú)效程序后，再去打行政訴訟的一審、二審甚至申請再審，這將是一個(gè)漫長(cháng)的周期，尤其對于很多中小企業(yè)不愿意承擔這種“不確定的風(fēng)險”。于是，無(wú)可奈何地“主動(dòng)縮小”保護范圍，這是很多專(zhuān)利權人在現實(shí)世界中作出的利弊權衡，是對于時(shí)間、成本及商業(yè)價(jià)值等多種因素綜合考慮后作出的“放棄”。那么這種情況下，將專(zhuān)利權人主動(dòng)縮小的專(zhuān)利權保護范圍徑直視為專(zhuān)利權人承認大于該保護范圍的權利要求自始不符合專(zhuān)利法及其實(shí)施細則的有關(guān)規定，并且承認請求人對該權利要求的無(wú)效宣告請求，顯屬不當。

　　事實(shí)上，基于已有的無(wú)效決定的認定，可以判斷，即便當時(shí)專(zhuān)利權人不進(jìn)行某些主動(dòng)縮小，無(wú)效請求人針對原權利要求書(shū)的無(wú)效請求的理由和證據也不能成立。專(zhuān)利權人是過(guò)于小心謹慎，不愿卷入訴累，是善意的、無(wú)可奈何地“主動(dòng)放棄”。

　　再一方面，專(zhuān)利權人主動(dòng)縮小保護范圍還可能是出于其他方面的考慮，如為了使同日申請的發(fā)明和實(shí)用新型的保護范圍不同。在筆者代理的第5W110092號實(shí)用新型專(zhuān)利無(wú)效宣告案件中作出的修改即是出于這種考慮。將發(fā)明和實(shí)用新型的權利要求的保護范圍修改為不同，便可以獲得多個(gè)保護層次及多種專(zhuān)利類(lèi)型的專(zhuān)利權。

　　四、結論

　　由以上分析可知，專(zhuān)利復審委對于未經(jīng)審查的權利要求徑直認為該部分專(zhuān)利權利要求無(wú)效，并徑直認為專(zhuān)利權人主動(dòng)縮小專(zhuān)利權保護范圍視為專(zhuān)利權人承認大于該保護范圍的權利要求自始不符合專(zhuān)利法及其實(shí)施細則的有關(guān)規定，并且承認請求人對該權利要求的無(wú)效宣告請求在多數情況下可以適用，但少數情況下適用是不妥的。

　　特別是，在基于已有的無(wú)效決定的認定，可以判斷，即便當時(shí)專(zhuān)利權人不進(jìn)行某些主動(dòng)縮小，無(wú)效請求人針對原權利要求書(shū)的無(wú)效請求的理由和證據也不能成立的情況下，特別是在解決同一發(fā)明創(chuàng )造由不同類(lèi)型專(zhuān)利保護的銜接時(shí)，認定“維持專(zhuān)利權部分有效”才是合理的。