文/集佳知識產(chǎn)權代理有限公司西安分所 朱駿珂

　　法律鏈接：

　　《商標法》第九條規定，“申請注冊的商標，應當有顯著(zhù)特征，便于識別”。

　　《商標法》第十一條進(jìn)一步規定：下列標志不得作為商標注冊：（一）僅有本商品的通用名稱(chēng)、圖形、型號的；（二）僅僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點(diǎn)的；（三）其他缺乏顯著(zhù)特征的。

　　前款所列標志經(jīng)過(guò)使用取得顯著(zhù)特征，并便于識別的，可以作為商標注冊。

　　案情簡(jiǎn)介：

　　2015年5月4日，上海第一財經(jīng)傳媒有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“申請人”）向國家商標局申請注冊了第16862295號“第一財經(jīng)”商標（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“申請商標”），申請提供的服務(wù)項目為第35類(lèi)的“電視廣告，廣告片制作，商業(yè)管理咨詢(xún)，特許經(jīng)營(yíng)的商業(yè)管理，替他人推銷(xiāo)，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)，人事管理咨詢(xún)，表演藝術(shù)家經(jīng)紀，尋找贊助，計算機數據庫信息系統化”。商標局于2016年2月23日駁回了上述商標的申請注冊，駁回理由是：（1）該商標與第9277323號“第1財經(jīng)CBN”商標近似；（2）該商標使用在所報服務(wù)項上，僅僅直接表示了服務(wù)內容及特點(diǎn)。

　　涉案商標標樣如下：

　　案件分析：

　　由于申請人提供了其與引證商標注冊人簽訂的經(jīng)公證的共存同意書(shū)，申請商標與引證商標之間已不存在權利沖突，第（1）條駁回理由已不具有可討論性。因此，以下筆者僅就第（2）條駁回理由對以上案件進(jìn)行分析。

　　所謂商標的顯著(zhù)性是指商標應當具備的足以使相關(guān)公眾區分商品或服務(wù)來(lái)源的特征。而商標顯著(zhù)特征的判斷應當結合商標的標志本身（構成要素、含義、整體外觀(guān)等）、商標指定使用商品或服務(wù)、商標指定使用商品或服務(wù)的相關(guān)公眾的認知習慣、商標在所屬行業(yè)的實(shí)際使用情況等方面因素進(jìn)行綜合判斷。

　　第一，從申請商標的標志本身進(jìn)行分析，判斷商標是否具有顯著(zhù)性應從商標的整體印象考慮。就這點(diǎn)來(lái)說(shuō)，申請商標“第一財經(jīng)”雖然含有“財經(jīng)”二字，但其整體并非漢語(yǔ)中的固定搭配，它源于2003年7月，經(jīng)國家廣電總局批準，上海電視臺財經(jīng)頻道和東方廣播電臺財經(jīng)頻率的呼號統一改為第一財經(jīng)，是一個(gè)中文詞典里沒(méi)有的主觀(guān)臆造詞匯，申請人之所以創(chuàng )造這樣一個(gè)臆造詞的目的是希望可以為中國廣大群眾提供實(shí)時(shí)、嚴謹、高質(zhì)的新聞，打造具有公信力和強大影響力的全媒體金融與商業(yè)信息服務(wù)集團，體現了申請人的獨特設計思路和理念。

　　第二，判斷商標是否具有顯著(zhù)性應結合其指定的服務(wù)項目來(lái)分析，申請商標指定使用的“廣告、商業(yè)咨詢(xún)”等服務(wù)項目，其服務(wù)的內容是由該項服務(wù)的消費者決定的，如廣告的內容取決于商品經(jīng)營(yíng)者或者服務(wù)提供者所要推銷(xiāo)的內容，廣告服務(wù)的提供商作為一種商業(yè)中介，只起到發(fā)布、傳播廣告的作用，并不能決定廣告的內容。同樣地，商業(yè)咨詢(xún)服務(wù)的內容同樣取決于作為該項服務(wù)的消費者的企業(yè)意欲進(jìn)行咨詢(xún)的內容。因此，申請人作為第35類(lèi)服務(wù)的提供者并不能決定其提供的服務(wù)的內容，相應的，申請商標“第一財經(jīng)”也不是對服務(wù)內容的描述，而是作為一種指示和區分服務(wù)來(lái)源的標志，以向相關(guān)公眾說(shuō)明申請商標“第一財經(jīng)”所使用的服務(wù)是由其申請人所提供，這也正好說(shuō)明，申請商標具有區分服務(wù)來(lái)源的功能。

　　第三，《商標法》第十一條第二款規定：“前款所列標志經(jīng)過(guò)使用取得顯著(zhù)特征，并便于識別的，可以作為商標注冊。”因此，商標的顯著(zhù)性還可以通過(guò)使用取得，不具有顯著(zhù)性的標志經(jīng)過(guò)長(cháng)期使用后，成為表達某種商品或服務(wù)的專(zhuān)用標志，獲得了第二含義，就可以成為具有顯著(zhù)性和識別性的商標。例如國內享有盛名的“五糧液”商標，曾被認為直接描述了該商品的主要原料，根據我國商標法的規定，不應獲得注冊，但由于“五糧液”商標經(jīng)過(guò)大量而廣泛的使用后，享有巨大聲譽(yù)，消費者已經(jīng)完全可以將“五糧液”與四川宜賓酒廠(chǎng)出品的酒聯(lián)系起來(lái)，該商標已具有了第二含義，當然應獲得注冊。 “五糧液”便因使用而獲得了顯著(zhù)性。因此為了保險起見(jiàn)，在本案中可以同時(shí)聲明，即便商評委認為商標本身不具有顯著(zhù)性的情況下，該商標經(jīng)過(guò)使用也取得了顯著(zhù)性，符合《商標法》第十一條第二款的規定。

　　最后筆者認為，企業(yè)應深刻認識到商標的重要性，做好申請注冊商標的充分準備，考慮商標使用在的商品或服務(wù)項目，研究商品或服務(wù)的市場(chǎng)情況，在申請注冊商標的前期下足功夫，盡量避免出現被駁回的情況。并且在日常的工作中，

　　企業(yè)除了更好的保護商標本身的顯著(zhù)性外，也應該及時(shí)收集并整理企業(yè)在對重要的商標進(jìn)行宣傳和使用中產(chǎn)生的各種文件證據，從而擁有更多的可以證明該商標顯著(zhù)性和知名度的證據，一旦出現被駁回的狀況，提出復審的成功率也會(huì )更高。