文/集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 孔繁文

　　在英美法系，禁反悔原則（estoppel）起源于衡平法，后逐漸被普通法所吸收，成為訴訟等對抗性法律程序中當事人應予遵循的一項重要原則。這一原則與大陸法系中的公平（fairness）原則和誠實(shí)信用原則（good faith）法意相通，旨在限制一方當事人利用前后不一致甚至自相矛盾的陳述和行為，來(lái)?yè)p害對方當事人以及其它公眾的信賴(lài)利益。因此，無(wú)論是英美法系還是大陸法系，在專(zhuān)利領(lǐng)域，禁反悔原則均已成為權利要求解釋時(shí)需要考慮的基本原則。

　　禁反悔作為一項原則，在專(zhuān)利領(lǐng)域已經(jīng)被司法實(shí)踐長(cháng)期采納，并且已被明文規定在《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專(zhuān)利權糾紛案件應用法律若干問(wèn)題的解釋》-法釋?zhuān)?009）21號第六條。也就是說(shuō)，在專(zhuān)利授權、確權過(guò)程中，專(zhuān)利申請人、專(zhuān)利權人對權利要求的保護范圍作出“縮窄性”的修改或陳述后，其在專(zhuān)利侵權訴訟中并不能對該保護范圍作出與該縮窄性修改或陳述自相矛盾的解釋?zhuān)云讷@得更大的保護范圍，損害對方當事人或公眾的信賴(lài)利益。

　　例如，在澳諾公司與午時(shí)公司等專(zhuān)利侵權案【（2009）民提字第20號】中，最高人民法院認為，從涉案專(zhuān)利審批文檔中可以看出，專(zhuān)利申請人進(jìn)行的修改是針對國家知識產(chǎn)權局認為涉案專(zhuān)利申請公開(kāi)文本權利要求保護范圍過(guò)寬，在實(shí)質(zhì)上得不到說(shuō)明書(shū)支持的審查意見(jiàn)而進(jìn)行的；被訴侵權產(chǎn)品的相應技術(shù)特征屬于專(zhuān)利權人在專(zhuān)利授權程序中放棄的技術(shù)方案，不應當認為其與權利要求1中的技術(shù)特征等同而將其納入專(zhuān)利權的保護范圍。

　　另外，在優(yōu)他公司與萬(wàn)高公司等專(zhuān)利侵權案【（2010）民提字第158號】中，最高人民法院根據專(zhuān)利權人在涉案專(zhuān)利授權和無(wú)效宣告程序中作出的意見(jiàn)陳述，以及涉案專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)中記載的有關(guān)不同工藝條件所具有的技術(shù)效果的比較分析，認定被訴侵權產(chǎn)品中的相關(guān)技術(shù)特征與涉案專(zhuān)利中的對應技術(shù)特征不構成等同，被訴侵權產(chǎn)品沒(méi)有落入涉案專(zhuān)利權利要求1的保護范圍。

　　在筆者代理的諸多案件中，有兩個(gè)案件對于禁反悔原則的適用問(wèn)題比較具有典型性，下文中將分別予以介紹：

　　一、禁反悔原則不適用的案例

　　2016年6月22日，北京市集佳律師事務(wù)所收到最高人民法院(2013）民提字第127號民事判決書(shū)。經(jīng)審判委員會(huì )討論決定，最高法院判決維持湖北高院（2011）鄂民三再終字第2號民事判決書(shū)，集佳代理長(cháng)沙深湘通用機器有限公司獲得最終勝訴，為這一長(cháng)達15年的馬拉松案件拉上帷幕。據了解，最高檢尚未有針對專(zhuān)利侵權民事案件向最高法院抗訴的前例。

　　此案的總審理周期長(cháng)達15年，歷經(jīng)一審、二審、本院再審、最高院指令再審、最高檢抗訴最高院再審，以及其間的專(zhuān)利無(wú)效、行政訴訟一審、二審程序等，可以說(shuō)開(kāi)了中國專(zhuān)利侵權訴訟歷史之先河。其中的指令再審案件還被評為湖北省十大知識產(chǎn)權案件之一，與此案有關(guān)的另一案件也曾被評為湖南省十大知識產(chǎn)權案件之一。

　　本案中，案件的爭議焦點(diǎn)集中在三個(gè)方面，其中的第一個(gè)方面即為禁反悔原則的適用問(wèn)題。具體而言：

　　1、最高檢在民事抗訴書(shū)中認定此案應當適用禁反悔原則

　　最高檢認為：專(zhuān)利權人在無(wú)效程序中曾陳述本專(zhuān)利中磨輥與磨盤(pán)為上下位置關(guān)系，而且復審委在利用對比文件1（US3339853）和對比文件6（US4022387）評價(jià)涉案專(zhuān)利權利要求1的創(chuàng )造性時(shí)，采納了專(zhuān)利權人的陳述，認為本專(zhuān)利“磨輥位于磨盤(pán)的上方”與對比文件1、6中“磨輥位于磨盤(pán)的內側”存在區別，進(jìn)而認為權利要求1具有創(chuàng )造性。所以，（2011）鄂民三再終字第2號民事判決違反了“禁反悔”原則，認定被控產(chǎn)品的“磨輥位于磨盤(pán)的內側”與“磨盤(pán)上方通過(guò)支架活動(dòng)裝有磨輥”構成等同為適用法律錯誤。

　　2、集佳通過(guò)認真研究，認定本案并不應適用禁反悔原則

　　我們全面結合專(zhuān)利權人做出上述陳述的語(yǔ)境和上下文進(jìn)行分析，得出了與最高檢完全不同的結論。

　　在涉案專(zhuān)利的無(wú)效程序中，現有技術(shù)中的磨盤(pán)和磨輥為完全的內外關(guān)系，其磨輥的磨面與磨盤(pán)的磨面的外輪廓線(xiàn)均與地面垂直，如下圖所示：

　　上述對比文件（雷蒙機）的附圖中，其磨輥和磨盤(pán)兩者磨面的外輪廓線(xiàn)與地面垂直，且二者的軸心線(xiàn)平行。因此，磨輥與磨盤(pán)的相對位置關(guān)系僅為簡(jiǎn)單的內外關(guān)系（完全內側），也即是二者磨面的外輪廓線(xiàn)與軸心線(xiàn)均與地面垂直，并不存在上下關(guān)系。然而，在本專(zhuān)利的主要實(shí)施例中，磨輥與磨盤(pán)之間存在著(zhù)上下關(guān)系，呈斜上方布置，參見(jiàn)下述該專(zhuān)利的附圖1：

　　因此，在專(zhuān)利權人關(guān)于“磨輥在上、磨盤(pán)在下”的陳述，是針對對比文件為一種雷蒙機，只具有簡(jiǎn)單的內外關(guān)系，不存在任何形式的上下關(guān)系的情況，而相對比較后提出的。所以，在考慮禁反悔這一問(wèn)題時(shí)，也僅涉及將磨輥與磨盤(pán)僅為簡(jiǎn)單的內外關(guān)系（磨輥和磨盤(pán)二者磨面的外輪廓線(xiàn)與二者的軸心線(xiàn)均與地面垂直）的情況排除在外，而不應當將磨盤(pán)與磨輥存在上下關(guān)系的多種方式，例如“磨輥傾斜設置”、“磨盤(pán)為錐形或盤(pán)形曲面”、“斜置磨合面”等斜上方的情況排除。

　　事實(shí)上，參見(jiàn)下述廣義公司提供的“廣義磨”的裝配圖，即可清楚地知道被控侵權產(chǎn)品的廣義磨，其磨輥也是位于磨盤(pán)的斜上方，與本專(zhuān)利完全相同，而不是抗訴書(shū)中提到的廣義磨是“磨輥位于磨盤(pán)的內側”：

　　3、最高院肯定了專(zhuān)利權人的主張，認定此案不適用禁反悔原則

　　最高院認定： “禁反悔”原則規定于專(zhuān)利侵權司法解釋第六條：“專(zhuān)利申請人、專(zhuān)利權人在專(zhuān)利授權或者無(wú)效宣告程序中，通過(guò)對權利要求、說(shuō)明書(shū)的修改或者意見(jiàn)陳述而放棄的技術(shù)方案，權利人在侵犯專(zhuān)利權糾紛案件中又將其納入專(zhuān)利權保護范圍的，人民法院不予支持。”…….本院認為，適用“禁反悔”原則需要考察專(zhuān)利權人在無(wú)效宣告請求審查程序中相關(guān)陳述的真實(shí)意思表示。經(jīng)審理，從無(wú)效宣告審查程序中的證據 1 ( US3 339853 號美國專(zhuān)利）、證據 6 ( US4022387 號美國專(zhuān)利）公開(kāi)的技術(shù)方案來(lái)看，其所公開(kāi)的磨合面均是垂直設置，這使得磨輥與磨盤(pán)位于同一水平高度上配合工作，從而體現為磨輥處于磨盤(pán)內側的位置關(guān)系；而涉案專(zhuān)利權利要求 1 所包含的“磨輥位于磨盤(pán)斜 28側上方”的技術(shù)方案，能夠實(shí)現延緩待磨物料下降速度、增加研磨工作時(shí)間等有益效果。深湘公司在無(wú)效宣告審查程序中的意見(jiàn)陳述，意在強調涉案專(zhuān)利與前述證據 1 、 6 所公開(kāi)的現有技術(shù)“磨輥位于磨盤(pán)內側”存在的區別，其只是在權利要求 1 所限定磨輥和磨盤(pán)相對位置的本來(lái)含義的范圍內使用“上下位置”這一表述的。

　　顯然，在無(wú)效宣告請求審查程序中，專(zhuān)利權人深湘公司基于證據 1 、 6 這兩份對比文件對涉案專(zhuān)利權利要求 1 所作的陳述，并沒(méi)有對所爭議的技術(shù)特征的字面含義作進(jìn)一步的限制，沒(méi)有排除“磨輥位于磨盤(pán)斜側上方”的技術(shù)方案。因此，該技術(shù)方案不屬于在專(zhuān)利無(wú)效宣告程序中，通過(guò)對權利要求、說(shuō)明書(shū)的修改或者意見(jiàn)陳述而放棄的技術(shù)方案。湖北高院再審判決對此問(wèn)題的認定并未違反“禁反悔”原則。

　　最高院認定中的亮點(diǎn)在于：適用“禁反悔”原則需要考察專(zhuān)利權人在無(wú)效宣告請求審查程序中相關(guān)陳述的真實(shí)意思表示，不應當對個(gè)別文字進(jìn)行斷章取義的解釋。這一論述對于今后案件中各級法院及案件當事人在考慮適用“禁反悔原則”時(shí)具有指導意義。

　　二、禁反悔原則適用的典型案例

　　上海鑫曜節能科技有限公司、安徽沃弗電力科技有限公司訴麥格納驅動(dòng)公司確認不侵害專(zhuān)利權糾紛案。 永磁傳動(dòng)技術(shù)的專(zhuān)利之爭，在電機傳動(dòng)、節能市場(chǎng)上一直是被業(yè)內廣泛熱議的話(huà)題。美國麥格納驅動(dòng)公司（MagnaDrive Corporation） 于1999年在美國華盛頓州成立，為涉案專(zhuān)利ZL98802726.7的獨占被許可人。鑫曜公司是一家中國的臺資高科技能源科技企業(yè)，與麥格納驅動(dòng)公司的同類(lèi)產(chǎn)品構成競爭。

　　由于麥格納驅動(dòng)公司向鑫曜公司發(fā)送律師函，聲稱(chēng)鑫曜公司制造、銷(xiāo)售的永磁調速器產(chǎn)品侵犯了麥格納驅動(dòng)公司發(fā)明專(zhuān)利，這對鑫曜公司及代理商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生了重大不利影響，因此，在依法履行催告程序后，有鑒于麥格納驅動(dòng)公司既不撤回警告也未提起訴訟，鑫曜公司及代理商沃弗公司于2013年3月20日向安徽省合肥市中級人民法院提起確認不侵權之訴。

　　本專(zhuān)利申請公開(kāi)說(shuō)明書(shū)中，權利要求1包括如下內容：第一組兩個(gè)所述轉子分開(kāi)一固定的軸向距離，并作為一個(gè)單元安裝到所述第一旋轉軸上隨其一致轉動(dòng)；余剩的兩個(gè)所述轉子則安裝成沿軸向相反方向相對于所述的第二旋轉軸運動(dòng)并隨其一致轉動(dòng)。

　　針對上述權利要求1，審查員在《第一次審查意見(jiàn)通知書(shū)》中指出：……（上述引用內容）涵蓋了三種情況：兩個(gè)所述磁轉子，兩個(gè)所述導體轉子或一個(gè)所述磁轉子同一個(gè)所述導體轉子“分開(kāi)一固定的軸向距離……安裝到軸”，而本申請的說(shuō)明書(shū)只描述了其中一種情況……因此該權利要求得不到說(shuō)明書(shū)的支持。

　　答復上述審查意見(jiàn)時(shí)，專(zhuān)利申請人對權利要求1的內容進(jìn)行了修改，修改后的相應技術(shù)特征成為現權利要求的新技術(shù)特征：兩個(gè)所述導體轉子分開(kāi)一固定的軸向距離，并作為一個(gè)單元安裝到所述第一旋轉軸上隨其一致轉動(dòng)。

　　也就是說(shuō)，經(jīng)過(guò)修改，專(zhuān)利申請人明確將審查員指出的可能存在的三種情況，限定為本專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)中所記載的一種情況，而將其它兩種可能的情況排除在外。

　　本案中，專(zhuān)利權人認為，針對涉案專(zhuān)利鑫曜公司僅僅是將專(zhuān)利所述的磁轉子和導體轉子的位置互換，兩者的技術(shù)方案應當構成等同。然而，由于涉案產(chǎn)品所采用的技術(shù)方案，恰恰是專(zhuān)利申請人在審查過(guò)程中通過(guò)對權利要求的修改而放棄的技術(shù)方案”：“一個(gè)所述磁轉子同一個(gè)所述導體轉子…安裝到第一旋轉軸”。因此，根據禁止反悔原則，權利人無(wú)法在侵犯專(zhuān)利權糾紛案件中又將這一方案納入本專(zhuān)利的保護范圍。

　　合肥市中級人民法院經(jīng)開(kāi)庭審理，做出（2013）合民三初字第89號民事判決書(shū)，認定原告在其上所采用的技術(shù)方案，是專(zhuān)利權人在專(zhuān)利的申請過(guò)程中通過(guò)修改而放棄的技術(shù)方案，應適用“禁止反悔原則”，不構成專(zhuān)利侵權。

　　此后，合肥中院的一審判決由安徽省高級人民法院（2013）皖民三終字第84號判決所維持，并被安徽省高級人民法院選為年度十大知識產(chǎn)權案件之一。