文/北京市集佳律師事務(wù)所上海分所 駱蘇華

　　《專(zhuān)利法》第二十二條的創(chuàng )造性要求之一便是與現有技術(shù)相比，發(fā)明創(chuàng )造要具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)。

　　創(chuàng )造性在駁回案件中的比例一直是占絕大多數，可以看出對于創(chuàng )造性意見(jiàn)的答辯是多么重要。而創(chuàng )造性的本身主觀(guān)性的特點(diǎn)導致在答辯過(guò)程中比較困難，尤其對于發(fā)明創(chuàng )造技術(shù)方案的特征被多篇對比文件揭示的情況下，對于代理人員或者申請人來(lái)說(shuō)，有時(shí)難以找到突破口，筆者試圖從實(shí)踐經(jīng)驗中梳理出針對多篇文獻結合的創(chuàng )造性意見(jiàn)的答辯的邏輯進(jìn)行總結。

　　一、多篇文獻結合核駁創(chuàng )造性的突破點(diǎn)

　　當相關(guān)技術(shù)特征分別被多篇對比文件揭示時(shí)，審查員會(huì )據此認為這幾者的結合會(huì )破壞發(fā)明創(chuàng )造的創(chuàng )造性。此時(shí)，似乎該發(fā)明創(chuàng )造無(wú)法救了。這時(shí)，我們要仔細分析審查員認定的事實(shí)和邏輯是否正確，是否帶入了想當然和后見(jiàn)之明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域人員當時(shí)所處情形，公允地判斷其是否“能”從現有技術(shù)得到本發(fā)明創(chuàng )造，以及是否“會(huì )”從現有技術(shù)中得到本發(fā)明創(chuàng )造。這里的“能”和“會(huì )”并非文字游戲，可以分別代表客觀(guān)角度和主觀(guān)角度。即突破這種結合的核駁創(chuàng )造性的意見(jiàn)，要從客觀(guān)和主觀(guān)兩個(gè)角度進(jìn)行考察，不但考察本領(lǐng)域技術(shù)人員是否能將二者或者多者結合，還要考察本領(lǐng)域技術(shù)人員是否會(huì )將二者或者多者結合。

　　客觀(guān)層面，可以從技術(shù)角度看是否真的能夠像審查員所言那樣結合，即能夠將多篇對比文件技術(shù)上、法律上、方式上結合。比如，我們可以從技術(shù)上結合可行性、結合是否具有阻礙、是否能按照審查員建議的那樣結合、結合后能否工作、結合后是否需要修改、結合后是否破壞各自預期功能、以及是否會(huì )按照審查員建議的方式結合等幾個(gè)方面進(jìn)行考察。若這些答案是否定的，審查員的能結合的結論就不恰當，也就是說(shuō)審查員的事實(shí)認定層面就不正確，從而找到爭辯發(fā)明創(chuàng )造的突出性實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)的突破口。

　　主觀(guān)層面，可以從發(fā)明人本身主觀(guān)或者說(shuō)意愿方面考察本領(lǐng)域技術(shù)人員是否會(huì )像審查員指出的那樣與現有技術(shù)結合。要以現有技術(shù)為基礎，站在所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員的角度判斷其主觀(guān)上是否會(huì )將這些區別技術(shù)特征加入原來(lái)的技術(shù)基礎。如果會(huì )將這些現有技術(shù)結合得到本發(fā)明創(chuàng )造，則該發(fā)明創(chuàng )造性欠缺。但是，反之，即便能從現有技術(shù)結合得到本發(fā)明創(chuàng )造，該發(fā)明創(chuàng )造也不一定就喪失了創(chuàng )造性。

　　具體地，主觀(guān)層面可以從是否具有結合的啟示角度論述，包括從是否教導背離、來(lái)自不同領(lǐng)域、是否依賴(lài)提出的問(wèn)題、是否依賴(lài)技術(shù)手段簡(jiǎn)單、以及結合的成功可能性等角度考察本領(lǐng)域技術(shù)人員的主觀(guān)意愿來(lái)說(shuō)明是否具有“會(huì )”結合。

　　需要強調的是，在發(fā)明創(chuàng )造的區別部分也被另一對比文件“揭示”，判斷一項發(fā)明創(chuàng )造是否具有創(chuàng )造性時(shí)，僅關(guān)注發(fā)明創(chuàng )造的技術(shù)方案和對比文件的異同甚至區別技術(shù)手段不夠的，還要認真分析審查員的推理過(guò)程（若有）是否符合法律和技術(shù)邏輯。實(shí)際上，受審限所限，審查員也沒(méi)有充分的時(shí)間考察推理的合理性，代理人要對其仔細研究，找到答復審查意見(jiàn)的突破點(diǎn)。

　　此外，能和會(huì )并非有截然的界限，技術(shù)上的障礙往往會(huì )阻礙技術(shù)人員的主動(dòng)性，即二者也是有相互影響的，做出這樣區分，是對主觀(guān)和客觀(guān)方面做出的大概劃分，這樣更有助于理解創(chuàng )造性答辯的邏輯。

　　二、幾種情況的答復要點(diǎn)

　　首先，看是否真的能像審查員所說(shuō)那樣能夠結合，可能存在如下幾種情況。

　　1）技術(shù)上不可能結合

　　若結合后將導致現有技術(shù)的重大重構或設計，或者現有技術(shù)所依據的基本原理都要修改。那么，這種結合是不合適的。

　　2）操作上無(wú)法結合

　　多個(gè)對比文獻之間在操作上不可能結合，或者需要其他技術(shù)手段的配合才能結合，再或者結合上具有巨大的障礙，這些情況下，要具體考察對比技術(shù)的本身。比如，將對比文件的技術(shù)手段加入，違反技術(shù)本身的發(fā)展規律，如果這樣，則無(wú)法結合。

　　3）結合后能否工作

　　可以進(jìn)一步思考，即便按照審查員的方式結合，考察結合后是否能像發(fā)明創(chuàng )造那樣起作用？若不可以，那么審查員所斷言結合方式就沒(méi)有根據，從而得出具有實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)的結論。

　　4）結合后是否需要修改才能達到發(fā)明創(chuàng )造

　　合并后是否還需要修改，且按照發(fā)明創(chuàng )造的方式修改，這種修改是否是唯一的方式，是否還需要其他一系列獨立的結合步驟。

　　5）現有技術(shù)不可能結合出發(fā)明創(chuàng )造的方案

　　申請人還要考察按照審查員所聲稱(chēng)的結合方式，是否真的能結合出發(fā)明創(chuàng )造的方案，比如，可以向審查員指出：考察與對比文件的所有可能的結合方式，但找不到一種結合后與發(fā)明創(chuàng )造相同，這說(shuō)明沒(méi)有結合的動(dòng)機。

　　該爭辯方式也可以從后文所述的教導背離方角度進(jìn)行說(shuō)明，當然教導背離的要求更高，要達到相互排斥的程度，若結合后效果非最優(yōu)，可能還不足以成為教導背離的理由，但是用來(lái)說(shuō)明沒(méi)有結合的動(dòng)機還是有依據的。

　　6）是否會(huì )按照審查員建議的方式結合

　　審查員有時(shí)會(huì )將對比文件中完整方案打破，抽出部分特征和其他現有技術(shù)進(jìn)行結合，要結合程序、結構、目的等角度考察是否會(huì )像審查員建議的方式結合，是否這樣結合是本領(lǐng)域技術(shù)人員唯一的選擇，還是審查員基于本發(fā)明創(chuàng )造（后見(jiàn)之明），硬湊出來(lái)的結合方式。

　　7）結合后是否破壞各自預期功能

　　若結合后，會(huì )破壞各個(gè)特征在對比文件中的預期功能，這種結合也是不合適的。

　　8）本對比文件中的領(lǐng)域技術(shù)人員是否真的能預見(jiàn)

　　該方法目前沒(méi)有實(shí)踐過(guò)，理論上也是可行的。比如，可以通過(guò)涉及的對比文件的專(zhuān)家，比如發(fā)明人，出具證言，說(shuō)明在發(fā)明創(chuàng )造之前，不可能預見(jiàn)會(huì )將對比文件進(jìn)行結合成發(fā)明創(chuàng )造就可以工作，從而來(lái)說(shuō)明本領(lǐng)域技術(shù)人員不可能按照審查員所言進(jìn)行結合得到發(fā)明創(chuàng )造。

　　當從是否會(huì )結合的角度進(jìn)行考察時(shí)，要看多篇對比文件是否明示或者暗示的教導或者動(dòng)機或者建議結合，爭辯時(shí)要著(zhù)重論述各個(gè)對比文件之間沒(méi)有關(guān)聯(lián)，比如可以論述發(fā)明原理、構思、技術(shù)路線(xiàn)上的無(wú)關(guān)聯(lián)性，從而達到說(shuō)明審查員的斷言是以本發(fā)明創(chuàng )造作為基礎，從各自分散的現有技術(shù)中重建發(fā)明創(chuàng )造的結論，當然，這是違背創(chuàng )造性的要求的目的，也可以說(shuō)是后見(jiàn)之明。本次審查指南修改，強調要從解決技術(shù)問(wèn)題的角度考量，個(gè)人認為是非常正確的，本領(lǐng)域技術(shù)人員是否有動(dòng)機以現有技術(shù)中的特征作為進(jìn)一步發(fā)展的起點(diǎn)，這需要相關(guān)特性的證據，不能僅僅考察現有技術(shù)和發(fā)明創(chuàng )造的特征的相似性。以上是從能否結合的角度示出一些可以爭辯的角度。下面，提供幾種考量思路。

　　1）各個(gè)技術(shù)方案各自完整

　　若各個(gè)技術(shù)方案是各自完整的，本領(lǐng)域技術(shù)人員不會(huì )有理由利用一個(gè)對比文件部分或者將部分加在或者替代另一個(gè)對比文件中的方案。

　　2）各個(gè)技術(shù)方案具有各自專(zhuān)屬的路徑

　　各個(gè)技術(shù)方案是獨立的路徑，即便解決的是同樣的技術(shù)問(wèn)題，是采取相互獨立的不同方式解決同樣的問(wèn)題，這意味著(zhù)，這些方式的教導是相互獨立的、甚至是相互背離的。

　　3）各個(gè)文獻教導相互背離

　　各個(gè)對比文獻教導相互背離，是否明示或者暗示將對方排斥，或者會(huì )引導本領(lǐng)域技術(shù)人員向相反方向，本領(lǐng)域技術(shù)人員不可能期待發(fā)明創(chuàng )造的方式成功。這樣，審查員的具有結合的啟示論斷則沒(méi)有依據。

　　4）各個(gè)文獻來(lái)自不同領(lǐng)域

　　各個(gè)文獻來(lái)自不同領(lǐng)域，若和發(fā)明創(chuàng )造的領(lǐng)域差別較大，發(fā)明創(chuàng )造可能具備創(chuàng )造性的；若是相似領(lǐng)域，且對比文件中沒(méi)有任何明確的啟示或隱含的暗示指出該技術(shù)方案可應用于另一技術(shù)領(lǐng)域，我們仍然可以認為該技術(shù)方案在應用領(lǐng)域的改變上是有創(chuàng )造性的；同理，即使應用的技術(shù)領(lǐng)域相同，但本發(fā)明創(chuàng )造的發(fā)明目的與現有技術(shù)的發(fā)明目的不同，且該發(fā)明目的在對比文件中沒(méi)有任何明確的啟示或隱含的暗示，則該發(fā)明創(chuàng )造在發(fā)明目的方面的改進(jìn)仍然是具有創(chuàng )造性的。

　　5）依賴(lài)問(wèn)題已被提出來(lái)否認創(chuàng )造性

　　有時(shí)候，審查員依據對比文件中問(wèn)題的揭示來(lái)說(shuō)明不具有創(chuàng )造性，這個(gè)要區別對待，意識到問(wèn)題不意味著(zhù)具體的解決方案無(wú)實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，普遍的動(dòng)機和具體的技術(shù)方案之間還是具有本質(zhì)的差別。

　　6）依賴(lài)區別特征的簡(jiǎn)單來(lái)否認創(chuàng )造性

　　有時(shí)，尤其是在后見(jiàn)之明的情形下，好像有些技術(shù)可以結合形成發(fā)明創(chuàng )造，尤其是在各個(gè)技術(shù)特征都是現有特征或者比較簡(jiǎn)單手段的情況下。審查員比如會(huì )以常規手段的疊加、本領(lǐng)域技術(shù)人員基于常識可以將這些常規技術(shù)手段結合形成本發(fā)明創(chuàng )造等理由來(lái)否定創(chuàng )造性。這是不公平的，即便是疊加，還有疊加的方式、疊加的驅動(dòng)力（市場(chǎng)壓力或者設計需求）等等方面的考量?？傊?，區別手段簡(jiǎn)單不意味著(zhù)解決該問(wèn)題的整體方案不具有實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)。

　　7）結合僅僅是本領(lǐng)域技術(shù)人員眾多可預期手段的選擇之一

　　有限次實(shí)驗確實(shí)是會(huì )導致非實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)的問(wèn)題，這樣本領(lǐng)域技術(shù)人員有理由限定現有技術(shù)至有限次可預期的方案。但是若該選擇不是有限次，而是眾多的可預期的方案，除非有確切的理由，忽視眾多可替代方案之間選擇的復雜性，而得到唯有專(zhuān)利申請的結合方式的結論也是不恰當的。

　　尤其是，在眾多方案并無(wú)明顯的勝算時(shí)，斷言其會(huì )結合顯然是不合適的。

　　8）結合并無(wú)成功的勝算

　　如上所述，若發(fā)明人有眾多的選擇，且每個(gè)選擇的結果是不確定的，這反而說(shuō)明了發(fā)明創(chuàng )造具有創(chuàng )造性。

　　9）根據對比文件的審查歷史無(wú)結合的動(dòng)機

　　若對比文件已經(jīng)公開(kāi)或者授權，仔細看看審查歷史往往有很大幫助，審查歷史中可能可以看出強烈反對過(guò)審查員所斷言的結合方式。比如，在申請文件中，或者審查歷史中，在先技術(shù)申請人強調特定特征的不可替代性，這樣，本領(lǐng)域技術(shù)人員不可能有動(dòng)機進(jìn)行結合替代。

　　以上的情形并非各自獨立，有些時(shí)候也是相互關(guān)聯(lián)的，甚至幾個(gè)角度有重疊的情況，在此強調一下。

　　關(guān)于能和會(huì )的考量?jì)?yōu)先次序問(wèn)題，若客觀(guān)上都不能結合出發(fā)明創(chuàng )造的技術(shù)方案，一般來(lái)說(shuō)就不用再考察主觀(guān)方面的問(wèn)題，說(shuō)明事實(shí)本身的認定就有問(wèn)題。

　　三、結論

　　如上所述，當面臨結合破壞創(chuàng )造性的審查意見(jiàn)，我們要從能否結合、是否會(huì )結合的客觀(guān)和主觀(guān)的角度考量，不能僅關(guān)注技術(shù)特征公開(kāi)與否，避免采用技術(shù)特征拼湊式對新創(chuàng )性進(jìn)行評述，而忽視對比文件的發(fā)明構思、對比文件之間是否存在結合啟示、以及技術(shù)特征之間結合之后是否真的能夠得到涉案專(zhuān)利申請所保護的技術(shù)方案。也不要落入只要找到對應表述或者類(lèi)似表述的相關(guān)記載便認為涉案專(zhuān)利/涉案發(fā)明創(chuàng )造的技術(shù)方案被公開(kāi)的錯誤認知中。當對本領(lǐng)域技術(shù)人員是否能以及是否會(huì )結合得到本發(fā)明創(chuàng )造的技術(shù)方案認真分析后，才能對該發(fā)明創(chuàng )造的創(chuàng )造性具有清晰的判斷。