文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 王逸君

　　一、實(shí)用新型或發(fā)明，兩難選擇

　　眾所周知，企業(yè)IPR的核心職能之一是盡可能充實(shí)企業(yè)的專(zhuān)利“武器庫”和“盾牌庫”。在生產(chǎn)研發(fā)實(shí)踐中，時(shí)不時(shí)遇到這樣一種情況：研發(fā)人員提交了一份完成度一般的交底書(shū)，并且未給出更多說(shuō)明，IPR基于成本、創(chuàng )新高度、項目時(shí)間節點(diǎn)等因素綜合考量，決定盡快委托，以實(shí)用新型形式在短時(shí)間內撰寫(xiě)和申請，以獲得快速授權。但隨著(zhù)信息進(jìn)一步增加，情勢發(fā)生了轉變，例如研發(fā)項目重要性提升、發(fā)現競品跟隨設計、得到更精準的檢索結果等，IPR此時(shí)可能發(fā)現，這個(gè)方案更適宜用發(fā)明申請，以獲得更高強度的保護，但此時(shí)實(shí)用新型已完成撰寫(xiě)遞交了申請。這種情況下該怎么辦呢？

　　通常情況下，只要實(shí)用新型尚未授權，在滿(mǎn)足法規條件情況下，采用要求本國優(yōu)先權的形式再遞交發(fā)明申請即可，專(zhuān)利法實(shí)施細則三十二條詳細說(shuō)明了要求本國優(yōu)先權的條件：

　　“申請人要求本國優(yōu)先權，在先申請是發(fā)明專(zhuān)利申請的，可以就相同主題提出發(fā)明或者實(shí)用新型專(zhuān)利申請；在先申請是實(shí)用新型專(zhuān)利申請的，可以就相同主題提出實(shí)用新型或者發(fā)明專(zhuān)利申請。但是，提出后一申請時(shí)，在先申請的主題有下列情形之一的，不得作為要求本國優(yōu)先權的基礎：

　　(一)已經(jīng)要求外國優(yōu)先權或者本國優(yōu)先權的；

　　(二)已經(jīng)被授予專(zhuān)利權的；

　　(三)屬于按照規定提出的分案申請的。

　　申請人要求本國優(yōu)先權的，其在先申請自后一申請提出之日起即視為撤回?！?/p>

　　因此，在在先申請的實(shí)用新型尚未授權，未要求過(guò)外國優(yōu)先權或本國優(yōu)先權，且不屬于分案申請的情況下，可以就相同主題要求本國優(yōu)先權作為發(fā)明重新申請。然而這種情況下，在后一發(fā)明申請提出之日，在先的實(shí)用新型不可避免地視為撤回。

　　那么當IPR考慮企業(yè)專(zhuān)利布局時(shí)，不免心生疑惑：會(huì )不會(huì )出現實(shí)用新型視撤，而發(fā)明遲遲無(wú)法授權，甚至最終經(jīng)歷駁回復審等程序，仍然得不到授權的情況呢？畢竟近年來(lái)，國內發(fā)明審查一直非常嚴格，公開(kāi)數據顯示發(fā)明授權率并不高。

　　而另一種考量也很常見(jiàn)：實(shí)用新型的審查周期較短，授權標準與發(fā)明相比較低。在某些競爭激烈的領(lǐng)域，申請人可能希望早日獲得任一形式的專(zhuān)利授權從而獲得開(kāi)展維權活動(dòng)的主動(dòng)權，或者至少能夠起到早日公告授權、在研發(fā)層面遏制競品的作用?？偠灾?，早一日授權，可早一日發(fā)揮專(zhuān)利價(jià)值。

　　無(wú)論出于哪一種考慮，是否通過(guò)要求本國優(yōu)先權的形式將審中的實(shí)用新型改為發(fā)明，都不是一個(gè)可以輕易做出的決定。追求快速授權和追求專(zhuān)利穩定性，往往無(wú)法兩全。甚至存在一通操作猛如虎，反而丟失本已獲得的實(shí)用新型專(zhuān)利權的極端不利情況。

　　如何解決這個(gè)兩難的問(wèn)題呢？有沒(méi)有一種方法能夠最大限度地保證申請人權益，至少能確保一道底線(xiàn)——避免出現實(shí)用新型視撤，發(fā)明也無(wú)法授權的情況呢？

　　二、何為專(zhuān)利的“內外轉外內”？

　　實(shí)踐中存在肯定的答案?；蛟S我們可以通過(guò)所謂的“內外轉外內”，綜合應用審查指南中關(guān)于國際申請要求優(yōu)先權的規定，曲線(xiàn)地實(shí)現上述訴求。

　　專(zhuān)利審查指南對國際申請要求優(yōu)先權的審查規則給出了詳細解釋。參見(jiàn)專(zhuān)利審查指南2010版第三部分第一章第5.2.6節 ：

　　“國際申請要求優(yōu)先權的在先申請是在中國提出的國家申請，對于優(yōu)先權的初步審查，除本章第 5.2.3.2 節外，與其他國際申請的審查完全相同。

　　在先申請是在中國提出的，要求優(yōu)先權的在后申請的申請人與在先申請的申請人應當完全一致，或者由在先申請的全體申請人將優(yōu)先權轉讓給在后申請的申請人。未滿(mǎn)足上述條件的，視為未要求優(yōu)先權。

　　在先申請是在中國提出的，要求優(yōu)先權的國際申請進(jìn)入國家階段，應當看作是要求本國優(yōu)先權。對于在提出國際申請時(shí)，其要求優(yōu)先權的在先申請的主題有專(zhuān)利法實(shí)施細則第三十二條第二款第(一)、(二) 和(三) 項所列情形之一的，審查員應當發(fā)出視為未要求優(yōu)先權通知書(shū)。由于國際申請的特殊程序，審查員

　　不按專(zhuān)利法實(shí)施細則第三十二條第三款規定對被要求優(yōu)先權的在先申請作出處理；同樣，對于在國際申請提出之后在先申請被授予專(zhuān)利權的情況，審查員也不處理其有可能造成在先與在后申請重復授權的問(wèn)題；上述問(wèn)題均留待后續程序中處理?！薄?】

　　根據此規定，在先申請是在中國提出的，在中國局提PCT，要求在先申請的優(yōu)先權，在進(jìn)入國家階段時(shí)，應當等同于要求本國優(yōu)先權，即，在先申請滿(mǎn)足關(guān)于本國優(yōu)先權的如下三點(diǎn)要求：

　　(一)沒(méi)有要求過(guò)外國優(yōu)先權或者本國優(yōu)先權；

　　(二)尚未被授予專(zhuān)利權；

　　(三)不屬于按照規定提出的分案申請。

　　在滿(mǎn)足上述三點(diǎn)要求情況下，由于國際申請的特殊程序，審查員不按照上述細則的第三款“申請人要求本國優(yōu)先權的，其在先申請自后一申請提出之日起即視為撤回”進(jìn)行處理。也就是說(shuō)，在先的實(shí)用新型申請不會(huì )視為撤回，只要提出國際申請的時(shí)間得當（在先尚未授權），那么進(jìn)中國階段時(shí)選擇的發(fā)明申請和在先的實(shí)用新型（申請）將可以長(cháng)期共存。重復授權問(wèn)題不在進(jìn)中國時(shí)處理，均留待后續的發(fā)明實(shí)審程序一并解決。由此至少可保證，在發(fā)明授權的情況下，才會(huì )考慮在先的實(shí)用新型重復授權問(wèn)題。相反，如果發(fā)明創(chuàng )新高度不足，無(wú)法獲得授權，至少可保證在先的實(shí)用新型專(zhuān)利權依然保留。

　　三、所謂的“后續程序”是什么

　　進(jìn)一步地，當發(fā)明經(jīng)過(guò)實(shí)質(zhì)審查，三性符合授權標準，具有明確授權前景，此時(shí)授權的在先實(shí)用新型如何處理呢？

　　專(zhuān)利法第九條規定了“禁止重復授權”原則，并給出了對同日申請的處置方式：“同樣的發(fā)明創(chuàng )造只能授予一項專(zhuān)利權。但是，同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng )造既申請實(shí)用新型專(zhuān)利又申請發(fā)明專(zhuān)利，先獲得的實(shí)用新型專(zhuān)利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實(shí)用新型專(zhuān)利權的，可以授予發(fā)明專(zhuān)利權?！备鶕?shí)踐經(jīng)驗，本文中討論的情況，在中國審查實(shí)踐中采用了類(lèi)似的措施，即，如果在先在后屬于同樣的發(fā)明創(chuàng )造，則申請人需聲明放棄該實(shí)用新型專(zhuān)利權，在后的發(fā)明方可獲得授權。

　　因此本質(zhì)上，這依然是探討何為“同樣的發(fā)明創(chuàng )造”的問(wèn)題。

　　根據專(zhuān)利法第六十四條規定：“發(fā)明或者實(shí)用新型專(zhuān)利權的保護范圍以其權利要求的內容為準，說(shuō)明書(shū)及附圖可以用于解釋權利要求的內容?！?/p>

　　此外，專(zhuān)利審查指南第二部分第三章6.1判斷原則也規定：“判斷時(shí)，如果一件專(zhuān)利申請或專(zhuān)利的一項權利要求與另一件專(zhuān)利申請或專(zhuān)利的某一項權利要求保護范圍相同，應當認為它們是同樣的發(fā)明創(chuàng )造?！?/p>

　　因此，判斷是否同樣的發(fā)明創(chuàng )造需要對比在先在后所有權利要求的保護范圍。在后申請中，只要有一項權利要求與在先專(zhuān)利的某一項保護范圍相同，就屬于同樣的發(fā)明創(chuàng )造。

　　那么對本文所探討的情況而言，簡(jiǎn)單分為如下兩種情況：

　　1）在后申請的所有可授權權要的保護范圍與在先實(shí)用新型完全不同。

　　這是最理想的情況，雖然要求了優(yōu)先權，但是既然授權保護范圍完全不同，顯然二者不應視為同樣的發(fā)明創(chuàng )造。因此無(wú)需對在先實(shí)用新型專(zhuān)利作出任何處置，在后發(fā)明都可以獲得授權。

　　2）在后申請中至少一項可授權權要的保護范圍與在先實(shí)用新型的權要重合。

　　根據上述專(zhuān)利法和審查指南中的條款。無(wú)論是至少一項還是所有重合，均屬于相同的發(fā)明創(chuàng )造。那么在審查員在審查意見(jiàn)中指出該缺陷的情況下，申請人將不得不作出取舍，例如：

　　?刪除在后發(fā)明申請中保護范圍重合的權利要求；

　　?修改在后發(fā)明申請中保護范圍重合的權利要求，使之與在先申請的權利要求保護范圍不一致；

　　?聲明放棄在先的實(shí)用新型專(zhuān)利權。

　　第三點(diǎn)“聲明放棄在先的實(shí)用新型專(zhuān)利權”，在實(shí)踐中存在爭議，有些同行認為，本文中的情況不屬于同日申請，不應援引專(zhuān)利法第九條【2】。但筆者也曾在實(shí)踐中成功應用該措施，解除了在后發(fā)明授權的限制?？傊?，無(wú)論作出何種選擇，均需視個(gè)案實(shí)際情況而定，或詳細咨詢(xún)審查員意見(jiàn)，在此不一一列舉。當然，在實(shí)審階段中，也可提前注意區分在先在后申請的保護范圍。一般而言，根據實(shí)審的審查實(shí)踐，只要權利要求特征稍有不同，大概率就不會(huì )認為是相同的發(fā)明創(chuàng )造。這樣申請人最終可以獲得一項實(shí)用新型和一項發(fā)明專(zhuān)利，實(shí)現在合理范圍內的利益最大化。

　　另一種可能性是，申請人對于相同的保護范圍，更期望通過(guò)發(fā)明來(lái)保護，以獲得更長(cháng)時(shí)間的、更高的權益，但也不想就此放棄實(shí)用新型中另一些范圍不重合的權利要求。而聲明放棄專(zhuān)利權只能整體放棄，無(wú)法只聲明放棄其中一部分。筆者認為，這種訴求或許可以通過(guò)自行有針對性地提起無(wú)效方式實(shí)現，例如以實(shí)用新型客體問(wèn)題作為無(wú)效理由？當然，該方案僅僅是一個(gè)初步想法，尚有待實(shí)踐中的更多經(jīng)驗，本文旨在拋磚引玉。

　　四、還需注意的兩點(diǎn)

　　當然，本文所探討的“權宜之計”并不是萬(wàn)金油，而是專(zhuān)利布局偶爾存在瑕疵時(shí)的彌補之法。同時(shí)，根據上面的論述，專(zhuān)利法、實(shí)施細則及審查指南依然對此有著(zhù)嚴格的限制，這一切都受專(zhuān)利法的誠實(shí)信用原則制約。當采用上述方案時(shí)，筆者認為IPR還需關(guān)注如下兩點(diǎn)：

　　1）滿(mǎn)足本國優(yōu)先權的三點(diǎn)要求。尤其是第二點(diǎn)，即把握遞交國際申請的時(shí)限：確保提交國際申請時(shí)，在先申請尚未被授予專(zhuān)利權。因此收到授權通知書(shū)，IPR評估是否繳費時(shí)，或許可以作為一個(gè)仔細評估如何進(jìn)行國際申請布局的節點(diǎn)。

　　2）PCT的官費與代理費是一筆不小的支出，這符合立法的公平原則。因此，如非必要，最好還是在首次申請時(shí)仔細評估申請策略，力求在首次申請遞交之前，進(jìn)行精準的布局和撰寫(xiě)，避免將問(wèn)題留到后續解決，產(chǎn)生高昂的費用。

　　參考文獻：

　　【1】專(zhuān)利審查指南（2010）；2010年1月第1版，知識產(chǎn)權出版社

　　【2】“實(shí)用新型通過(guò)PCT要求優(yōu)先權轉變成發(fā)明時(shí)的困境”，陳華，http://www.iprdaily.cn/article1_17053_20170823.html