文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 金世煜

　　專(zhuān)利審查中的追加實(shí)驗數據問(wèn)題，在化學(xué)領(lǐng)域較為常見(jiàn)。這是因為化學(xué)屬于實(shí)驗科學(xué)，很多技術(shù)方案的技術(shù)效果具有不可預期性，相對于機電領(lǐng)域，其發(fā)明的創(chuàng )造性更多依賴(lài)于對技術(shù)方案帶來(lái)的效果的評價(jià)、對實(shí)驗數據的考察等。但由于申請人往往不能準確預知審查員檢索到的現有技術(shù)，因而在撰寫(xiě)說(shuō)明書(shū)時(shí)往往會(huì )出現實(shí)驗數據不足或實(shí)驗數據不能充分反映本發(fā)明的突出特點(diǎn)、效果的問(wèn)題。

　　作為一種對申請人的救濟措施，2021年最新修改的《專(zhuān)利審查指南》對追加的實(shí)驗數據采取了更為“寬容”的態(tài)度，即：在一定條件下，審查員應該考慮申請人為克服審查員指出的缺陷（例如，為克服審查員指出的創(chuàng )造性或公開(kāi)不充分的缺陷）而提交的補充實(shí)驗數據。

　　對于補充實(shí)驗數據的總原則

　　具體而言，《專(zhuān)利審查指南》追加了如下關(guān)于補交的實(shí)驗數據的內容：“判斷說(shuō)明書(shū)是否充分公開(kāi)，以原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)記載的內容為準?！薄?】“補交實(shí)驗數據所證明的技術(shù)效果應當是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠從專(zhuān)利申請公開(kāi)的內容中得到的?！薄?】可將上述規定理解為一個(gè)總的原則，即，對于補充實(shí)驗數據而言，能夠被接受（考慮）的前提是不違反先申請原則，不超出申請日所公開(kāi)的范圍。這也是一個(gè)平衡申請人與公眾利益的基本原則。

　　但是，對于“能夠從專(zhuān)利申請公開(kāi)的內容中得到”這一規定具體如何把握？例如，對于說(shuō)明書(shū)中沒(méi)有明確記載但與記載的效果有密切關(guān)聯(lián)的技術(shù)效果，能否通過(guò)補充實(shí)驗數據予以進(jìn)一步舉證？即，所要證明的技術(shù)效果應是可以從說(shuō)明書(shū)中“直接”（記載）得到，還是“推知”得到亦可？對此，一般的理解為：該效果應明確記載于說(shuō)明書(shū)中。

　　這樣的理解應是比較公允合理的。關(guān)于此點(diǎn)，對比其他國家的規定，例如，日本的審查指南中規定，（補交實(shí)驗數據）要證明的效果應是“可以從說(shuō)明書(shū)中明確推知的”【3】。顯然，這里的“明確推知”要比“記載的內容”更寬泛。我國在對“修改超范圍”的審查中，采取的是比日本更為嚴格的審查標準——“能夠直接、毫無(wú)疑義地確定的”【4】。實(shí)踐中，如果沒(méi)有明確記載，僅憑“推知”實(shí)際上是很難實(shí)現“能夠直接、毫無(wú)疑義地確定”的，通常這種“推知”而得的技術(shù)內容會(huì )被認定為修改超范圍。與此相應地，我國對補充實(shí)驗數據的證明效果的要求，類(lèi)似地做比較嚴格的規定、解釋?xiě)潜容^合理的，這樣理解起來(lái)更具有法條（規定）之間的邏輯一貫性。

　　當然，具體實(shí)務(wù)中可能還會(huì )有各種特殊情形。為避免個(gè)案特例的出現，規定中并沒(méi)有采用“直接”得到的表述，理論上應還是有一定的回旋、爭論的空間。但實(shí)務(wù)中，代理人還是應采取審慎的處理方式，盡量避免推知效果的補充實(shí)驗數據，以免進(jìn)行補充實(shí)驗后卻不被接受、認可。

　　對于補充實(shí)驗數據的適用情形

　　《專(zhuān)利審查指南》在之前的修改中對于補充實(shí)驗數據的適用情形并沒(méi)有明確規定。而在2021年修改版中，《專(zhuān)利審查指南》對于補充的實(shí)驗數據的適用情形做了進(jìn)一步明確，即，“對于申請日之后申請人為滿(mǎn)足專(zhuān)利法第二十二條第三款、第二十六條第三款等要求補交的實(shí)驗數據，審查員應當予以審查”。

　　對此，有人認為上述適用情形并非窮舉，例如，對于《專(zhuān)利法》第二十六條第四款的支持問(wèn)題（即，權利要求書(shū)應當以說(shuō)明書(shū)為依據），也可比照《專(zhuān)利法》第二十六條第三款而考慮補充實(shí)驗數據，以克服審查員指出的相應缺陷。

　　雖然上述規定并未明示是窮舉，但考慮到目前實(shí)踐，通過(guò)補充實(shí)驗數據來(lái)克服“支持問(wèn)題”，一般是很難被接受的。具體而言，《專(zhuān)利法》第二十六條第三款的“公開(kāi)不充分”是就說(shuō)明書(shū)部分的缺陷而被指出的，即，對于公眾或本領(lǐng)域技術(shù)人員而言，由于說(shuō)明書(shū)的公開(kāi)不充分而難以實(shí)現本發(fā)明。因此，申請人所補充的實(shí)驗數據從某種意義上來(lái)說(shuō)是對說(shuō)明書(shū)的一種釋明，有利于本領(lǐng)域技術(shù)人員對發(fā)明的深入理解和實(shí)施，允許申請人補充實(shí)驗數據既是對申請人所造成的失誤或缺陷的一種救濟，也是對公眾能更好、更準確理解并實(shí)施發(fā)明的一種“有益補充”。通過(guò)上述補救，能夠避免對發(fā)明所做出的貢獻進(jìn)行全盤(pán)否定——因為公開(kāi)不充分的缺陷如果不能被克服，將導致“全盤(pán)皆輸”的局面，即不會(huì )有任何權利范圍得到授權。因而，對于公開(kāi)不充分采取允許補充實(shí)驗數據的應對方式，是對申請人一定程度的容錯“救濟”，對于社會(huì )公眾而言也存在有益性。

　　而對于《專(zhuān)利法》第二十六條第四款的“支持問(wèn)題”的缺陷，其對象是針對權利要求而言的：通常是審查員不認可權利要求的保護范圍，認為其要求保護的范圍過(guò)大，即概括了較大的保護范圍，超出了從原始說(shuō)明書(shū)中記載的實(shí)施例、比較例所能夠合理概括的范圍。對此，一般通過(guò)進(jìn)一步縮限到合理、適當的范圍，就能克服該缺陷。申請人的損失與其實(shí)施例記載不足所應承擔的后果可以基本相匹配。設若申請人為克服支持問(wèn)題而提交了補充實(shí)驗數據，即使其要證明的效果已經(jīng)明確記載于說(shuō)明書(shū)中，但補交的實(shí)驗數據如果是新增加的，申請人根據新增的實(shí)驗數據來(lái)支持申請時(shí)所概括的、被審查員認為是概括過(guò)大的范圍，顯然有違先申請原則及以公開(kāi)換保護原則。即，當從原始的說(shuō)明書(shū)記載的實(shí)施例中難以得出權利要求所概括的范圍時(shí)，補交的實(shí)驗數據相當于在提交申請時(shí)未充分完成實(shí)驗就進(jìn)行了盲目概括；即使在后續被質(zhì)疑時(shí)再進(jìn)一步提交補充數據，該內容也顯然超出了原始記載的范圍。

　　具體而言，對于支持問(wèn)題進(jìn)行較嚴格的處理，可以避免申請人以較少的實(shí)施例概括出較大的范圍（包括推測的部分），然后通過(guò)補充實(shí)驗數據的方式來(lái)補救，即，先將不確定的部分寫(xiě)入權利要求中，如果后續被指出支持問(wèn)題，再補充做實(shí)驗；如果實(shí)驗數據能夠獲得說(shuō)明書(shū)的效果，就主張“可以得到支持”；如果實(shí)驗數據不理想，就縮限到適當、合理的范圍。這顯然過(guò)于有利于申請人一方。根據權利與義務(wù)相協(xié)調的原則，由申請人承擔因急于申請或說(shuō)明書(shū)最初撰寫(xiě)的不完備而致實(shí)施例的不足所帶來(lái)的相應后果應是合理的，而且這種后果也不至于導致類(lèi)似于“公開(kāi)不充分”那樣的“滿(mǎn)盤(pán)皆輸”的結果，只是縮限到已完成的范圍——即，在認可了發(fā)明的技術(shù)貢獻的基礎上，同時(shí)也由申請人承擔實(shí)施例（數據）不足所帶來(lái)的相應后果。

　　當然，對于支持問(wèn)題，如果補充實(shí)驗數據只是為了說(shuō)明一個(gè)技術(shù)事實(shí)、糾正某種技術(shù)偏見(jiàn)而起到一種輔證作用，即，如果其目的在于幫助審查員更好地理解發(fā)明原理等具體事實(shí)，而不涉及對實(shí)施例的進(jìn)一步的補充、確認，這樣的實(shí)驗數據作為克服支持問(wèn)題而供審查員參考的資料提交，也是有可能被審查員參閱考量的。

　　總之，通常對于補充實(shí)驗數據的適用情形，一般理解是限于《專(zhuān)利法》第二十二條第三款、第二十六條第三款這兩種常見(jiàn)情況；而對于“支持問(wèn)題”，雖未明示不允許，但如上所述，除了某些情況下釋明意義上的實(shí)驗數據外，作為真正“補充實(shí)施例”意義上的數據通常是很難被接受的。事實(shí)上，實(shí)務(wù)中曾嘗試針對“支持問(wèn)題”提交補充實(shí)驗數據，但均被審查員以“先申請原則”或“超出原始記載的范圍”而被拒絕（不予考慮）。

　　需要說(shuō)明的是，對于支持問(wèn)題通過(guò)提交補充實(shí)驗數據而克服的情況，在其他國家的專(zhuān)利審查實(shí)務(wù)中有時(shí)是被允許的。例如，日本對此采取比較寬松的態(tài)度，在審查員“有理由懷疑”權利要求概括的范圍過(guò)大而得不到說(shuō)明書(shū)支持的情況下，申請人可以通過(guò)追加實(shí)施例來(lái)回應審查員的懷疑。不排除在將來(lái)的審查實(shí)務(wù)中，我國也可能采取更有利于申請人、發(fā)明人的立場(chǎng)來(lái)對待、解釋上述補充實(shí)驗數據的適用情形。事實(shí)上，“對于申請日之后申請人為滿(mǎn)足專(zhuān)利法第二十二條第三款、第二十六條第三款等要求補交的實(shí)驗數據，審查員應當予以審查”這一規定中使用了“等”的表述，就為將來(lái)審查員的裁量權放松預留了空間。但在我國目前的審查實(shí)踐中，申請人還是應該了解實(shí)踐中上述較嚴格的處理方式，謹慎對待采用提交補充實(shí)驗數據來(lái)應對支持問(wèn)題的方式。與其花費時(shí)間、金錢(qián)等成本來(lái)做補充實(shí)驗數據卻得到一個(gè)不被接受的結果，不如將相應的精力、著(zhù)力點(diǎn)轉到爭辯該范圍可以“合理概括”之類(lèi)的說(shuō)理策略上來(lái)。

　　為克服創(chuàng )造性而提交的補充實(shí)驗數據

　　實(shí)務(wù)中，可以提交的補充實(shí)驗數據一般是針對審查員指出的創(chuàng )造性缺陷而提交的。那么，具體在什么樣的情況下或針對什么樣的意見(jiàn)時(shí)，可考慮提交補充實(shí)驗數據進(jìn)行爭辯呢？通過(guò)日常工作經(jīng)驗總結了以下三種情形。

　　由于比較例的缺乏而補充的實(shí)驗數據

　　例如，在一種組合物的發(fā)明中，權利要求最初只是限定了幾種物質(zhì)，但對物質(zhì)的成分比例并未明確限定。當審查員檢索認為該組合物缺少新穎性/創(chuàng )造性后，為克服該缺陷，申請人根據說(shuō)明書(shū)的記載，對其中的某成分A的含量進(jìn)一步限定（例如，限定成分A含量占比為20~30%），并主張取得了說(shuō)明書(shū)中已記載的特定的效果。

　　由于申請人在撰寫(xiě)原始說(shuō)明書(shū)時(shí)，對發(fā)明點(diǎn)（或最接近的現有技術(shù)）的預判不準確，只是對特定成分的有無(wú)進(jìn)行了實(shí)施例和比較例的驗證，而對于具體成分A含量只記載了處于上述范圍20~30%中的實(shí)施例，并沒(méi)有記載超出上述范圍的比較例。于是，審查員便認為該成分A的含量是經(jīng)過(guò)有限次實(shí)驗容易得到的，由于沒(méi)有與新的發(fā)明點(diǎn)（含量范圍）相關(guān)的比較例，也就看不出取得了怎樣的優(yōu)異效果，因而直接否定了該修改后的技術(shù)方案的創(chuàng )造性。

　　對此，申請人為了證明該效果的顯著(zhù)優(yōu)異性，提交了相關(guān)的比較實(shí)驗（比較例）數據。審查員認可了該補充實(shí)驗數據，即認定本發(fā)明具有顯著(zhù)效果，從而認可了本發(fā)明的創(chuàng )造性。

　　為克服非單一因素變化的比較實(shí)驗所存在的缺陷

　　在原始說(shuō)明書(shū)中，由于對現有技術(shù)的掌握還不充分，所以對優(yōu)選方案的探討比較寬泛，只是記載了相應效果，并沒(méi)有進(jìn)行有針對性的對比實(shí)驗從而確切地驗證相關(guān)技術(shù)因素的影響效果。即，當存在多個(gè)附加要素的優(yōu)選方案時(shí)，如果原始說(shuō)明書(shū)中并未就某單一因素（某特定技術(shù)特征）的變化進(jìn)行實(shí)施例和比較例的對比實(shí)驗，審查員會(huì )以此為由否認相關(guān)技術(shù)效果主要是由該單一特定技術(shù)特征所帶來(lái)的，從而不認可該限定技術(shù)方案的創(chuàng )造性。換言之，審查員暗示根據實(shí)施例記載將多個(gè)特定技術(shù)特征（多個(gè)附加要素）一并進(jìn)行限定。

　　例如，在一組合物發(fā)明中，一審認為其缺乏創(chuàng )造性。申請人根據說(shuō)明書(shū)的記載，進(jìn)一步限定其還含有A（收縮劑），然而在其實(shí)施例部分，實(shí)施例與比較例的區別點(diǎn)不僅在于A(yíng)（收縮劑）的不同，同時(shí)還存在B（減粘劑）的不同。因此，審查員指出，并不能判斷本發(fā)明的優(yōu)選效果是僅由于含有A（收縮劑）而產(chǎn)生的。

　　對于這種由于在提交申請時(shí)未對優(yōu)選方案進(jìn)一步進(jìn)行縝密的比較實(shí)驗設計而出現的瑕疵或證明力不足的問(wèn)題，通常是可以通過(guò)追加比較實(shí)驗數據而克服的。

　　在本案例中，申請人通過(guò)提交B（減粘劑）要素不存在差異的比較例的追加實(shí)驗數據，表明了本發(fā)明的優(yōu)選效果主要是因含有A（收縮劑）而明顯改善的，進(jìn)而主張創(chuàng )造性。結果，審查員認可了僅限定A特征的技術(shù)方案，而無(wú)需進(jìn)一步限定B特征（減粘劑）。

　　應謹慎主張預想不到的技術(shù)效果

　　還應注意的是，在提交追加實(shí)驗數據時(shí)，即便提交的比較例的實(shí)驗數據與說(shuō)明書(shū)中已記載的實(shí)施例的數據存在較明顯的差異，或者提交的優(yōu)選的實(shí)施例獲得了明顯優(yōu)異的效果，也要慎重主張由補充實(shí)驗數據可以證明獲得了預想不到的技術(shù)效果。這是因為審查員通常會(huì )指出，由于原始說(shuō)明書(shū)中并沒(méi)有記載相關(guān)追加的對比實(shí)驗，即使事實(shí)上該技術(shù)方案的技術(shù)效果確實(shí)達到了預想不到的量的差異，但從原始說(shuō)明書(shū)中無(wú)法“閱讀出”該量上的效果差異達到了預想不到的程度，因而該追加的實(shí)驗數據所要證明的預想不到的技術(shù)效果，可視為超出了原說(shuō)明書(shū)記載的范圍，不能“從專(zhuān)利申請公開(kāi)的內容中得到”，從而無(wú)法被接受。

　　當然，上述審查員的認定也許是個(gè)案情形，并不能一概而論。但審查員的上述主張也有一定道理。因此，筆者建議對于追加的實(shí)驗數據，即便其達到了較大的差異性（量上的預想不到的程度），也應盡量避免過(guò)分強調追加實(shí)驗數據證明了“預想不到的技術(shù)效果”，而應在結合技術(shù)方案的非顯而易見(jiàn)性的基礎上，主張獲得了顯著(zhù)的技術(shù)進(jìn)步，這樣的主張會(huì )更容易被接受、認可。

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