文/北京市集佳律師事務(wù)所上海分所 王晗 陳童潔

　　案件引入

　　近日，集佳律師事務(wù)所幫助客戶(hù)A公司成功撤銷(xiāo)其在中國國內被搶注的商標，并為其進(jìn)入中國市場(chǎng)提供系列商標布局策略。實(shí)踐中存在不少跨國企業(yè)進(jìn)入中國市場(chǎng)時(shí)發(fā)現自有商標已經(jīng)在中國被搶注的現象，跨國企業(yè)如何進(jìn)行預先的商標布局以及發(fā)現商標被搶注后如何應對？本文以該案為引入提供相應的建議與思路。

表1 爭議商標基本情況

　　跨國企業(yè)A公司進(jìn)入中國市場(chǎng)的過(guò)程中將其長(cháng)期使用的標志AUROBINDO在中國申請注冊商標，于2021年12月提出注冊商標申請，國家知識產(chǎn)權局經(jīng)審查后決定駁回注冊申請，理由是該商標與自然人張某在類(lèi)似商品上已注冊的第26533379號“AUROBINDO”商標近似。面對自有商標在國內被搶注的情況，A公司隨即向國家知識產(chǎn)權局商標局提交撤銷(xiāo)三年不使用申請，申請撤銷(xiāo)張某名下第26533379“AUROBINDO”商標在第5類(lèi)“化學(xué)藥物制劑；醫用藥物；醫藥制劑”等全部核定使用商品上的注冊。同時(shí)A公司于2022年3月申請駁回商標注冊申請復審，以引證商標處于撤三之中，其權利狀態(tài)不確定為由請求對本案予以緩裁。2022年9月，國家知識產(chǎn)權發(fā)文通知撤銷(xiāo)張某名下第26533379“AUROBINDO”商標。此外，A公司也在其他與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的商品類(lèi)別上申請注冊“AUROBINDO”商標，完善其在中國商標布局。目前A公司在第5類(lèi)“醫藥制劑；醫用藥物；補藥；藥用化學(xué)制劑；醫用化學(xué)制劑；針劑；原料藥；生化藥品；片劑”申請的“AUROBINDO”商標已成功注冊。

　　案例啟示：如何應對惡意搶注

　　以本案為例，A公司未能在進(jìn)入中國市場(chǎng)前提前做好國內的商標布局，過(guò)程中發(fā)現商標已經(jīng)被他人搶注，此時(shí)應盡快了解中國商標法律政策，查明本企業(yè)商標被搶注的具體情況，結合中國相關(guān)法律作出應對?；谠谙葥屪⑸虡颂幱诓煌A段，可以采取不同的應對措施。以下圖為例：

圖1 商標法律生命周期爭議解決時(shí)間軸

　　1.針對初審公告期內的商標：提出商標異議申請

　　跨國企業(yè)可以依據《商標法》第三十三條對初審公告期內的爭議商標提出異議。商標異議審查是書(shū)面審查，所以異議人提供的證據材料是其異議成功的關(guān)鍵。一般情況下需要提供異議人身份證明、產(chǎn)品銷(xiāo)售合同或發(fā)票、商標的設計說(shuō)明、商標的使用證據、異議人相關(guān)商標的注冊及申請情況以及對方惡意搶注的相關(guān)證據等。注意異議期是自商標公告之日起三個(gè)月內，一旦發(fā)現惡意搶注人的商標申請還在異議期，一定要及時(shí)提出商標異議，在早期解決商標的爭議糾紛，一旦惡意搶注人獲準注冊，跨國公司需要付出更多的維權時(shí)間及成本解決糾紛。

　　2.針對已注冊商標：提出商標撤三或商標無(wú)效申請

　　實(shí)踐中更多數情況是跨國公司進(jìn)入中國市場(chǎng)的過(guò)程中發(fā)現已經(jīng)有搶注人獲得了中國相關(guān)的商標權，此時(shí)可以選擇商標撤三或商標無(wú)效的方式應對。另外，針對爭議商標及類(lèi)別的注冊商標申請應與爭議標撤三或無(wú)效申請一同提出。

　　（1）撤銷(xiāo)連續三年停止使用注冊商標的申請

　　商標撤三的首要條件需要爭議商標注冊滿(mǎn)三年才能提出，因此跨國公司遇到商標搶注時(shí)，可以首先通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)等渠道確認爭議商標的注冊時(shí)間并初步檢索爭議商標的使用情況，如有不使用或不規范使用的情形，可以考慮提出商標撤三申請。

　　● 查詢(xún)爭議商標權利人是自然人還是法人，一般情況下自然人商標閑置的可能性更大；

　　● 查詢(xún)爭議商標權利人的主營(yíng)業(yè)務(wù)是否是需要經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的特定行業(yè)，如果是特定行業(yè)且權利人沒(méi)有相應資質(zhì)則其無(wú)法在該行業(yè)正常使用商標；

　　● 查詢(xún)爭議商標權利人是否有規范使用商標的行為；

　　● 查詢(xún)爭議商標權利人主營(yíng)業(yè)務(wù)是否與該商標注冊的類(lèi)別相一致，一般情況下權利人主營(yíng)業(yè)務(wù)與商標類(lèi)別不相關(guān)的撤銷(xiāo)成功率更高。

　　（2）申請商標無(wú)效宣告

　　如爭議商標注冊未滿(mǎn)三年，或者爭議商標已進(jìn)行商標使用，可以依據《商標法》規定，請求宣告該爭議商標無(wú)效。在商標搶注案中，商標無(wú)效申請多依據《商標法》第三十二條“搶注他人在先已經(jīng)使用并有一定影響的商標”。其中，“不正當手段”主要指搶注人與商標使用人本身就存在同業(yè)競爭關(guān)系或有相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系，明知或應知商標使用人在先使用商標，仍故意搶注，證據應著(zhù)重證明搶注人明知或應知的狀態(tài)。針對“已經(jīng)使用并有一定影響的商標”的舉證，申請人應主要提供商標使用證據，尤其是爭議商標申請日之前的使用證據，以證明實(shí)際使用商標的時(shí)間、區域；還應提供使用商標的產(chǎn)品的銷(xiāo)售量、推廣宣傳證據等，以證明商標具有一定影響力。除《商標法》第三十二條外，《商標法》第四十四條、第四十五條還列舉了其他商標無(wú)效的事由，例如，不以使用為目的的惡意商標注冊（第四條）、侵犯在中國已經(jīng)馳名的商標權益（第十三條）、代理人、代表人或者有特殊關(guān)系的他人惡意搶注（第十五條）等。

　　應當注意，我國《商標法》對相對理由的無(wú)效宣告有5年的時(shí)間限制（馳名商標不受五年時(shí)間限制），因此一旦發(fā)現商標被搶注，一定要及時(shí)做出應對，切忌“暫緩”處理，如果企業(yè)一緩再緩，一旦超過(guò)五年就不能隨意申請被搶注商標無(wú)效，此時(shí)企業(yè)只能選擇放棄該商標及相關(guān)市場(chǎng)或者接受高價(jià)許可等不利條件。

　　3.根據實(shí)際案情選擇相應的爭議解決途徑

　　針對爭議商標的確權途徑，除了上文提到的商標異議、商標撤三與商標無(wú)效外，部分情況下還可以與搶注方溝通，以和解的方式處理商標糾紛，節省時(shí)間成本。倘若溝通無(wú)效，需要采取更進(jìn)一步的應對措施，也可以考慮同時(shí)向搶注方發(fā)律師函、警告信，通過(guò)公開(kāi)途徑刊登權利公告，聲明本企業(yè)對商標的權利，給搶注方施加壓力。

　　同時(shí)，為高效、低成本拿回中國地域被搶注的商標，跨國企業(yè)應盡早收集相關(guān)商標的使用證據、已經(jīng)馳名的證據、搶注人惡意的證據等，因為應對商標搶注的部分措施成功的關(guān)鍵就在于跨國企業(yè)是否有充足的證據證明自己對商標的在先權利。

　　跨國企業(yè)在華商標布局與管理

　　1.在華商標布局策略

　　商標權具有地域性，一個(gè)國家根據本國商標法授予的商標權僅在該國有效，對其他國家沒(méi)有約束力。對于想要進(jìn)入中國市場(chǎng)的跨國企業(yè)，如果不在中國注冊商標，意味著(zhù)其商標在中國無(wú)法得到保護，而且一旦他人在中國搶先申請注冊相同或相似商標，跨國企業(yè)在中國使用該商標或將面臨巨大的侵權風(fēng)險，其進(jìn)軍中國市場(chǎng)的計劃也將受到一定阻礙。

　　根據實(shí)踐，中國商標注冊申請的平均審查周為半年左右，如遭遇駁回等情況，則需要更久，因此提前進(jìn)行商標申請的布局就尤為重要。在進(jìn)入中國市場(chǎng)時(shí)，跨國企業(yè)應結合自身需求、戰略規劃、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)、中國法律，選擇合適的商標和類(lèi)別。以生物醫藥企業(yè)為例，可以?xún)?yōu)先考慮以司標、藥品名等作為核心商標，在第5類(lèi)藥品、第10類(lèi)醫療器械、第35類(lèi)廣告等類(lèi)別進(jìn)行商標布局。

　　如遭遇商標搶注，除了通過(guò)上文所述途徑爭取被搶注商標外，還需補救自己在中國的商標版圖。針對在中國未被搶注的標志及類(lèi)別，及時(shí)在中國提出商標注冊申請。

　　2.商標使用證據留存與管理

　　商標使用的法律概念規定于《商標法》第四十八條：本法所稱(chēng)商標的使用,是指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書(shū)上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中,用于識別商品來(lái)源的行為。實(shí)踐中有實(shí)操性的使用證據包括發(fā)票、合同、廣告及產(chǎn)品等。

　　及時(shí)保留商標使用證據能夠幫助跨國企業(yè)順利獲得商標，并為其日后可能面臨的商標糾紛提供關(guān)鍵性依據，提高跨國企業(yè)在糾紛中的談判地位及勝率。在商標駁回復審、異議、撤三答辯、無(wú)效、馳名商標證據中商標使用證據都起著(zhù)關(guān)鍵性作用。在今年剛發(fā)布的《中華人民共和國商標法修訂草案（征求意見(jiàn)稿）》中，也增加了商標注冊人對商標使用情況的說(shuō)明的要求，如不注意使用證據的留存，或將面臨撤銷(xiāo)風(fēng)險。

　　3.商標監測

　　跨國企業(yè)應當建立商標管理制度與規范，在商標被駁回、異議、撤三、無(wú)效及需要續展等時(shí)能盡快掌握商標動(dòng)態(tài)，及時(shí)應對，最大程度上保護企業(yè)的商標權利。

　　同時(shí)應當建立商標監測機制，監測競爭對手及相同近似商標的申請情況，能夠及早發(fā)現相同近似商標并在早期采取異議等有效措施阻止其注冊，將對企業(yè)可能產(chǎn)生的負面影響降到最低；也能幫助企業(yè)掌握競爭對手及行業(yè)的商業(yè)發(fā)展趨勢，及時(shí)調整企業(yè)的經(jīng)營(yíng)策略。