文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司西安分部 秦曉君
一、重復授權概述
當審查員認為被審查的申請中要求保護的發(fā)明或其明顯的變型和另一個(gè)專(zhuān)利或者共同待決申請中要求保護的發(fā)明或其明顯的變型相同，而該被審查的申請與該另一個(gè)專(zhuān)利或者共同待決申請具有相同的所有人（受讓人）或者具有至少一個(gè)共同發(fā)明人時(shí)，通常會(huì )做出重復授權駁回的審查意見(jiàn)。
重復授權包括權利要求與權利要求的比較；相比之下，現有技術(shù)駁回包括權利要求與公開(kāi)內容的比較。
二、重復授權的分類(lèi)
1.重復授權駁回包括臨時(shí)性重復授權和非臨時(shí)性重復授權【1】
臨時(shí)性重復授權駁回是申請對申請的情況，也就是其中一個(gè)共同待決申請的權利要求對抗另一個(gè)共同待決申請的權利要求。
非臨時(shí)性重復授權駁回是專(zhuān)利對申請的情況，也就是先前專(zhuān)利的權利要求對抗另一個(gè)共同待定的申請的權利要求。
2.重復授權包括法定重復授權和非法定重復授權【1】
法定重復授權指不同案件中的權利要求保護相同的發(fā)明。
非法定重復授權指不同案件中的權利要求描述的發(fā)明為顯而易見(jiàn)的變型。
三、案例分享
筆者代理了同一申請人的三件美國關(guān)聯(lián)申請A、B、C，申請A、B、C的申請日分別為2020年12月28日、2020年12月29日、2020年12月29日。
申請A的獨權1的技術(shù)方案如下：
一種與智能終端配合使用的數據白盒化裝置，其特征在于，包括：
控制器、存儲器和SIM單元，所述存儲器和所述SIM單元均與所述控制器連接；當所述數據白盒化裝置與智能終端配合使用時(shí)，所述控制器還與所述智能終端連接；
所述數據白盒化裝置用于實(shí)現以下至少一種功能：數據存儲功能、數據傳輸功能或數據訪(fǎng)問(wèn)功能。
申請B的獨權1的技術(shù)方案如下：
一種與智能終端配合使用的系統白盒化裝置，其特征在于，包括：
控制器、存儲器和SIM單元；所述存儲器和所述SIM單元均與所述控制器連接；當所述系統白盒化裝置與智能終端配合使用時(shí)，所述控制器還與所述智能終端連接；
所述存儲器包括數據存儲空間、應用存儲空間和系統存儲空間，其中，應用程序安裝在所述應用存儲空間，系統安裝在所述系統存儲空間；
所述系統白盒化裝置用于實(shí)現以下至少一種功能：
系統訪(fǎng)問(wèn)功能、應用訪(fǎng)問(wèn)功能、數據存儲功能、數據傳輸功能或數據訪(fǎng)問(wèn)功能。
申請C的獨權1的技術(shù)方案如下：
一種與智能終端配合使用的應用白盒化裝置，其特征在于，包括：
控制器、存儲器和SIM單元，所述存儲器和所述SIM單元均與所述控制器連接；當所述應用白盒化裝置與智能終端配合使用時(shí)，所述控制器還與所述智能終端連接；
所述存儲器包括數據存儲空間和應用存儲空間，其中，應用程序安裝在所述應用存儲空間；
所述應用白盒化裝置用于實(shí)現以下至少一種功能：
應用訪(fǎng)問(wèn)功能、數據存儲功能、數據傳輸功能或數據訪(fǎng)問(wèn)功能。
對比可見(jiàn)，上述三件關(guān)聯(lián)申請的獨權1的技術(shù)方案非常相似，且撰寫(xiě)的比較上位抽象。
審查員在2021年8月2號下發(fā)了關(guān)于申請A的Non-final OA （OA1）。在該OA中，審查員指出獨權1相對于對比文件不具有創(chuàng )造性。
由于權1的撰寫(xiě)比較上位，直接爭辯難度較大。代理人與客戶(hù)溝通后，在答復OA1時(shí)將從權6合并到了權1中以克服103的問(wèn)題。在2021年11月16日，審查員下發(fā)了授權通知。
申請A的授權專(zhuān)利的權1的技術(shù)方案如下：
一種與智能終端配合使用的數據白盒化裝置，其特征在于，包括：
控制器、存儲器和SIM單元，所述存儲器和所述SIM單元均與所述控制器連接；當所述數據白盒化裝置與智能終端配合使用時(shí)，所述控制器還與所述智能終端連接；
所述數據白盒化裝置用于實(shí)現以下至少一種功能：
數據存儲功能、數據傳輸功能或數據訪(fǎng)問(wèn)功能；
當所述數據白盒化裝置用于實(shí)現所述數據訪(fǎng)問(wèn)功能時(shí)，
所述控制器用于接收所述智能終端發(fā)送的訪(fǎng)問(wèn)指令，并將所述訪(fǎng)問(wèn)指令發(fā)送給所述SIM單元；所述訪(fǎng)問(wèn)指令為從來(lái)訪(fǎng)終端發(fā)送至所述智能終端；
所述SIM單元用于對所述訪(fǎng)問(wèn)指令進(jìn)行認證，并將第一認證結果發(fā)送給所述控制器；
所述控制器還用于將所第一認證結果發(fā)送給所述智能終端；
當所述第一認證結果指示認證不通過(guò)時(shí)，所述智能終端用于將所述第一認證結果返回給所述來(lái)訪(fǎng)終端；
當所述第一認證結果指示認證通過(guò)時(shí)，所述智能終端還用于向所述控制器發(fā)送訪(fǎng)問(wèn)許可指令，所述控制器還用于根據所述訪(fǎng)問(wèn)許可指令執行相應的訪(fǎng)問(wèn)操作。
審查員于2022年3月30日、2022年4月5日分別下發(fā)了關(guān)于申請C、B的Non-final OA (OA1)。
申請B和申請C的審查意見(jiàn)非常相似，除了獨權1不符合103的要求外，申請B和申請C的獨權1與已經(jīng)授權的申請A的獨權1構成了重復授權。
由于三件申請的原始權1的技術(shù)方案非常相似，只是個(gè)別字眼的差異（數據白盒化裝置、系統白盒化裝置、應用白盒化裝置），因此導致了上述關(guān)于重復授權的審查意見(jiàn)。
申請A已經(jīng)授權，上述重復授權屬于專(zhuān)利對申請的情況，因此上述重復授權屬于非臨時(shí)性重復授權。其次，三個(gè)關(guān)聯(lián)案件的權利要求保護實(shí)質(zhì)相同的發(fā)明，屬于法定重復授權。
答復非臨時(shí)性法定重復授權，可以選擇的操作包括：【1】
?。?）將申請中相沖突的權利要求刪除，或者
?。?）對申請中相沖突的權利要求進(jìn)行修改，從而使得它們與專(zhuān)利中的權利要求的保護范圍不同。
對于非臨時(shí)性法定重復授權而言，期末放棄或者申請都不起作用。
以申請B為例，由于獨權1撰寫(xiě)的比較上位，為了克服103的問(wèn)題，需要增加技術(shù)特征；此外，申請B的獨權1與申請A的專(zhuān)利的權1還存在重復授權的問(wèn)題。在申請B的審查意見(jiàn)中，審查員指出從權2和8均可授權。
基于上述審查意見(jiàn)，為了克服103的問(wèn)題，可以將權2和權8之一的附加特征合并到權1中，將權2和權8中的另一個(gè)改寫(xiě)為獨權，其技術(shù)方案與修改后的權1的技術(shù)方案為并列方案。但是，筆者發(fā)現權8的技術(shù)方案與在先專(zhuān)利（申請A的專(zhuān)利）的權1的技術(shù)方案實(shí)質(zhì)相同，合并權8的答復策略無(wú)法克服重復授權的問(wèn)題。因此，最終的答復策略將權2合并到權1中，同時(shí)克服了103和重復授權的問(wèn)題。但是，為了克服潛在的（審查員后續可能指出的）重復授權問(wèn)題，不得不將權8刪除（針對非臨時(shí)性法定重復授權，期末放棄并不適用）。申請C的答復策略與申請B類(lèi)似，目前遞交了申請B和申請C的答復稿，還未收到官方的進(jìn)一步的通知。
思考：基于上述關(guān)聯(lián)申請以及相關(guān)的OA，筆者認為在撰寫(xiě)計劃進(jìn)入美國的關(guān)聯(lián)申請案件時(shí)，需要提前考慮可能存在的重復授權問(wèn)題。獨權的撰寫(xiě)不能太上位和抽象，區別僅在于個(gè)別字眼，無(wú)實(shí)質(zhì)性差異，這樣很容易導致重復授權的審查意見(jiàn)。其次從權的并列方案在關(guān)聯(lián)申請中也要加以區分，以防止潛在的重復授權。比如申請B中的從權8與在先專(zhuān)利（申請A）的從權6實(shí)質(zhì)上相同；在申請A授權后（權1合并了從權6），在答復申請B的審查意見(jiàn)時(shí)，不得已刪除權8以避免明顯的潛在重復授權，造成了技術(shù)方案保護的損失。筆者建議在撰寫(xiě)計劃進(jìn)入美國的關(guān)聯(lián)申請案件時(shí)，不僅需要考慮同一案件中獨權與從權之間的布局，而且需要考慮不同案件中權項的布局，從而通過(guò)關(guān)聯(lián)申請為申請人獲取合理的保護范圍，充分保護申請人的發(fā)明構思。
參考文獻
【1】美國專(zhuān)利申請撰寫(xiě)及審查處理策略，本杰明.皓普曼（Benjamin J. Hauptman），黎建(Kien T.Le) 著(zhù)。