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商標馬德里國際注冊的利弊及對策

2005-02-18
商標馬德里國際注冊的利弊及對策
文/集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 于澤輝
大家都知道，建立商標馬德里國際注冊體系的目的就是為商標權利人簡(jiǎn)化商標國際注冊的程序，使其能在短時(shí)間內，以低成本且方便的方式，在所需要的國家里獲得商標注冊保護。因此，相對于直接去各個(gè)國家逐一提出商標注冊申請而言，通過(guò)商標馬德里國際注冊體系進(jìn)行商標國際注冊，不僅費用較低，而且節省時(shí)間，手續簡(jiǎn)單，這就是商標馬德里國際注冊的利。在我們，包括世界各國的同行們，紛紛津津樂(lè )道于馬德里協(xié)定的好處時(shí)，卻很少有人注意到它的不足之處。比如，由于商標馬德里國際注冊必須以原屬?lài)淖詾榛A（議定書(shū)國放寬到只要申請即可），即必須有基礎注冊，這就使商標馬德里國際注冊無(wú)法享受到《保護工業(yè)產(chǎn)權巴黎公約》規定的其成員國在商標注冊上享有的六個(gè)月優(yōu)先權，這對大公司的新的商標戰略的實(shí)施無(wú)疑是致命的。此外，通過(guò)商標馬德里國際注冊程序注冊的商標，如果在注冊之日起5年之內，基礎注冊或申請全部或部分被駁回、撤回、注銷(xiāo)、撤銷(xiāo)、放棄或宣布無(wú)效，那么，其效力及于所有指定國，即該商標不得再要求國際注冊給予的保護，這項規定被稱(chēng)為“中心打擊”?？傊?，商標馬德里國際注冊有利有弊，作者根據自己的工作體會(huì )和對馬德里協(xié)定的研究，就商標國際注冊馬德里體系的利和弊進(jìn)行簡(jiǎn)要的論述，以期引起大家的關(guān)注和討論。

一、商標馬德里國際注冊的利

1、費用較低

商標馬德里國際注冊的費用包括三部分，一是基礎注冊費，二是指定國家的費用，三是本國商標主管機關(guān)的費用。國際注冊申請人可以在一份申請中指定一個(gè)或者多個(gè)成員國要求對其申請商標進(jìn)行保護，無(wú)論指定一個(gè)成員國還是指定全部成員國，商標國際注冊申請人均只需繳納一份基礎注冊費，因此，指定的國家越多，越合算。

通過(guò)馬德里協(xié)定進(jìn)行商標國際注冊時(shí)，每指定一個(gè)國家，就要交納一筆指定費。但是，各成員國的指定費用低于分別到每個(gè)國家注冊的費用。首先，馬德里協(xié)定國的3個(gè)類(lèi)別以?xún)鹊闹付ㄙM用都統一為CHF73（按照通常CHF1.00＝RMB6.50的匯率換算，約折合成人民RMB474.50），比這些協(xié)定國中大部分國家的實(shí)際商標官費要低；其次，馬德里議定書(shū)國的費用盡管各國不盡相同，但基本上都僅僅是這些國家的實(shí)際商標官費，沒(méi)有額外費用發(fā)生。反過(guò)來(lái)，如果申請人不通過(guò)馬德里國際注冊體系而直接去這些協(xié)定國或者議定書(shū)國單獨申請商標注冊的話(huà)，由于各國一般都要求外國人申請商標須委托本國代理人/律師代為辦理，因此申請人除了須支付各國的商標官費外，還需支付國外律師/代理人的代理費/翻譯費等費用。當然，即便是通過(guò)商標國際注冊馬德里協(xié)定或議定書(shū)進(jìn)行商標國際注冊，如果發(fā)生商標駁回、審查意見(jiàn)、異議、商標復審以及其他問(wèn)題，仍然要通過(guò)這些國家的商標律師或商標代理人進(jìn)行，有關(guān)費用與分別到這些國家逐一進(jìn)行商標注冊申請沒(méi)有什么不同。

關(guān)于申請人本國商標主管機關(guān)收取的費用，因國家的不同而不同。

總的來(lái)講，通過(guò)馬德里協(xié)定或議定書(shū)進(jìn)行商標國際注冊，可以節省費用。

2、節省時(shí)間

中國的商標國際注冊申請人從向中國商標局提交商標國際注冊申請書(shū)之日起，一般6個(gè)月左右即可取得世界知識產(chǎn)權組織（WIPO）國際局頒發(fā)的商標國際注冊證明，其上載明商標的國際注冊號和國際注冊日。當然，該國際商標注冊證明，不是商標被核準注冊的證明，只是表明國際局收到了申請的國際注冊申請，并經(jīng)審查符合國際局的要求，并已經(jīng)或者即將把該申請提交給各指定國進(jìn)行審查。該商標能否在各指定國獲準注冊，要以各指定國的審查為準。國際局頒發(fā)的國際商標注冊證明的意義在于，該國際注冊號和國際注冊日是其后申請人進(jìn)行商標的后期指定、變更、轉讓、續展等一系列活動(dòng)的基礎。

從國際注冊日起算，如果12個(gè)月內沒(méi)有收到協(xié)定國或者18個(gè)月內沒(méi)有收到議定書(shū)國發(fā)來(lái)的拒絕給予商標保護的駁回通知書(shū)，即表示該商標已在該協(xié)定國或議定國自動(dòng)得到了保護，對于那些實(shí)際審查期限非常長(cháng)的國家，此種規定大大縮短了申請人為得到該國的商標注冊保護而需等待的時(shí)間。比如意大利，如果到該國單獨提出商標注冊申請，正常情況下獲得商標注冊的時(shí)間約為3-4年，而通過(guò)馬德里國際注冊體系，從申請到取得國際注冊證書(shū)，再到意大利按規定能夠花費的審查期限，全部時(shí)間加起來(lái)最長(cháng)不超過(guò)20個(gè)月，比單獨申請注冊的3-4年短了很多。

3、手續簡(jiǎn)單

首先，商標國際注冊申請人自行或者通過(guò)本國代理組織向本國商標局遞交一份申請，即可指定眾多國家進(jìn)行申請保護，手續簡(jiǎn)便。其次，申請人不需要委托國外的律師/代理人在各國逐一辦理。商標國際注冊申請人僅需繳納以瑞士法郎計算的統一的官費和本國商標局的手續費，而不需要到每個(gè)指定國分別單獨繳納費用。最后，商標國際注冊申請人可以規避一些國家對于單獨申請商標的嚴格要求。比如伊朗，要求所有直接去伊朗申請商標注冊的申請人必須委托伊朗本國的代理人代辦商標注冊申請，而且申請人給予代辦人的授權委托書(shū)必須經(jīng)過(guò)申請人本國公證機關(guān)的公證和伊朗駐該國的使館的認證方為有效，手續相對較麻煩，而如果通過(guò)馬德里國際注冊體系指定伊朗要求注冊，則不存在如上手續問(wèn)題。

馬德里國際注冊具有申請人在指定國家逐一單獨提出注冊申請同樣的效力。如在規定的12或18個(gè)月內，對該商標的保護未被某一被指定的協(xié)定國或議定國駁回，該商標就在該協(xié)定國或者議定國得到了保護，并且此種保護與單獨注冊獲得的保護相同，因而申請人不必費心面對各國各不相同的注冊要求和審查期限。

馬德里國際注冊商標的后期變更如后期指定、轉讓、變更名稱(chēng)/地址、續展等手續，均可以通過(guò)簡(jiǎn)單的單一程序得以實(shí)現，商標國際注冊申請人僅憑一個(gè)國際注冊證提交一份申請即可辦理前述各種變更事項。

二、商標馬德里國際注冊的弊

1、必須以基礎注冊為前提，有可能造成時(shí)間上的延誤

大家知道，目前大多數國家都采取注冊獲得商標權的原則，即注冊原則或稱(chēng)注冊主義，也有采取注冊與使用相結合的原則，少數國家采取使用主義原則，即便是采取使用主義的國家，商標注冊也非常重要。因此，早一天申請商標注冊，對任何公司都是至關(guān)重要的。但對于通過(guò)商標國際注冊馬德里協(xié)定進(jìn)行商標國際注冊來(lái)說(shuō)，基礎注冊是前提條件，也就是，要通過(guò)馬德里進(jìn)行商標的國際注冊，申請人的商標必須是已經(jīng)在其原屬?lài)幢緡┇@得注冊的商標。我們知道，要先在其本國獲得商標注冊，少則需要一年，多則需要兩年，如發(fā)生異議等情況，更是不知道需要多長(cháng)時(shí)間。我們可以想象，在這么長(cháng)的時(shí)間內，誰(shuí)能保證該商標在國外那么多國家不被他人善意注冊或者惡意注冊？要避免這種情況的發(fā)生，唯一的辦法，只能是在本國提出商標注冊申請的同時(shí)，到各個(gè)國家去逐一申請注冊。如果本國和目標國都是《保護工業(yè)產(chǎn)權巴黎公約》的成員國，則可以自本國提出商標注冊申請之日起6個(gè)月內，到目標國提出注冊申請并主張優(yōu)先權。

因此，從某種意義上講，通過(guò)商標國際注冊馬德里協(xié)定進(jìn)行的商標國外注冊，不是節省時(shí)間，而是在浪費時(shí)間，并有可能給企業(yè)的國際化經(jīng)營(yíng)和商標策略的實(shí)施造成無(wú)可挽回的損失。象“聯(lián)想換標”這樣大的戰略性舉動(dòng)，絕對不能通過(guò)商標注冊馬德里體系進(jìn)行，而必須是在同一時(shí)間內在全世界所有目標國同時(shí)進(jìn)行，或者是根據《保護工業(yè)產(chǎn)權巴黎公約》的規定，全部在六個(gè)月的優(yōu)先權期限內完成。

2、無(wú)法享受到《保護工業(yè)產(chǎn)權巴黎公約》規定的優(yōu)先權

所有《保護工業(yè)產(chǎn)權巴黎公約》成員國的國民、企業(yè)、事業(yè)單位、組織或者在這些成員國有居所或辦公場(chǎng)所的自然人、企事業(yè)單位或組織，在商標注冊上有權享有《保護工業(yè)產(chǎn)權巴黎公約》規定的6個(gè)月的優(yōu)先權。

根據《保護工業(yè)產(chǎn)權巴黎公約》的規定，一成員國的商標注冊申請人在優(yōu)先權日內，即在其自國提出商標注冊申請之日起6個(gè)月內，到另外一個(gè)成員國提出同樣的商標申請并主張優(yōu)先權，則其在本國提出申請的申請日被視為后一申請的申請日。例如，一中國申請人于2004年1月1日向中國商標局提出一商標注冊申請，中國商標局于當日收到并予以受理，則其在中國的申請日就是2004年1月1日。該申請人在5月28日分別向法國、德國等《保護工業(yè)產(chǎn)權巴黎公約》的成員國提出同樣的商標注冊申請，并提供優(yōu)先權文件和主張優(yōu)先權，那么，該申請人在法國、德國等《保護工業(yè)產(chǎn)權巴黎公約》成員國的商標注冊申請的申請日被視為是2004年1月1日。如果他人在2004年4月28日向法國或德國提相同或近似的商標注冊申請，就會(huì )被視為在后的商標申請而被駁回。

但是，要通過(guò)商標國際注冊馬德里協(xié)定進(jìn)行商標的國外注冊，就無(wú)法享受到《保護工業(yè)產(chǎn)權巴黎公約》規定的優(yōu)先權。因為馬德里協(xié)定要求以基礎注冊為前提，而要完成基礎注冊，一般都需要一年以上的時(shí)間，更不用說(shuō)在六個(gè)月完成了。所以，等基礎注冊完成，早已超出六個(gè)月的優(yōu)先權期限了。

因此，從這一點(diǎn)上講，馬德里協(xié)定等于是在浪費時(shí)間。并且，如果因此造成商標在國外被他人搶先注冊，而由此帶來(lái)的損失，可不是一星半點(diǎn)。即使是通過(guò)訴訟或其他程序將商標奪回，其花費的代價(jià)也不是通過(guò)商標國際注冊馬德里協(xié)定節省的費用能夠彌補的。

3、“中心打擊”原則

上面我們已經(jīng)提到，通過(guò)商標馬德里國際注冊程序注冊的商標，如果在注冊之日起5年之內，基礎注冊或申請全部或部分被駁回、撤回、注銷(xiāo)、撤銷(xiāo)、放棄或宣布無(wú)效，那么，其效力及于所有指定國，即該商標不得再要求國際注冊給予的保護，而不管該商標的國際注冊是否已經(jīng)被轉讓?zhuān)@項規定被稱(chēng)為“中心打擊”。

很顯然，“中心打擊”原則，是對通過(guò)馬德里協(xié)定進(jìn)行商標國際注冊的申請人的商標利益的重大“打擊”。本來(lái)，商標注冊人想通過(guò)馬德里協(xié)定節省時(shí)間和費用，如果發(fā)生“中心打擊”的問(wèn)題，商標注冊人的損失將是不可估量的。即使是通過(guò)議定書(shū)進(jìn)行的國際注冊，雖然他在已經(jīng)注冊的國家的國際商標注冊可以自該商標被撤銷(xiāo)之日起三個(gè)月內，向所指定的議定書(shū)成員國商標主管機關(guān)提交一份申請，并按照各成員國的規定繳納一定的費用，將該商標的國際注冊轉換為在該國家的國家注冊，但是，他所花費的費用和時(shí)間，可能與當初的期望背道而馳。

由此可見(jiàn)，商標國際注冊馬德里協(xié)定有利有弊。作為這樣一個(gè)被廣泛認同和參加的國際商標注冊的協(xié)定，其優(yōu)勢是相當明顯的，但同時(shí)，我們又要認識其存在的問(wèn)題。作為商標申請人，或者作為提供商標注冊建議的商標律師或者商標代理人，一定要有清醒的認識，要根據具體情況決定是否使用商標國際注冊馬德里體系。

三、如何根據申請人的實(shí)際情況決定是否使用馬德里體系及靈活運用馬德里體系（對策）

（一）對于已經(jīng)注冊或經(jīng)初審公告的商標，可以適用馬德里協(xié)定

有些企業(yè)在準備進(jìn)行商標的國外注冊時(shí)，它的商標已經(jīng)在中國獲得注冊或者被初審公告。這種情況目前比較常見(jiàn)。這是因為，很多中國企業(yè)在規模壯大之前，或者是在遇到商標在海外被他人搶注之前，或者是遇到其他問(wèn)題，或者是被他人提醒之前，根本沒(méi)有想到到國外注冊自己的商標。在這種情況下，企業(yè)可以通過(guò)馬德里協(xié)定或議定書(shū)到馬德里聯(lián)盟的成員國注冊自己的商標。即便是這種情況，也建議企業(yè)在注冊之前先進(jìn)行商標檢索。但是，由于國際局并不提供各國的商標檢索服務(wù)，很有必要通過(guò)中國的商標代理機構到各個(gè)成員國進(jìn)行商標檢索，以確認該商標獲得注冊的可能性，否則，一旦該商標被駁回，就會(huì )造成不必要的花費。尤其是對于議定書(shū)國，它們的指定費用還是相當高的，進(jìn)行事前檢索，減少盲目性，可以節省費用。對于協(xié)定國，是否檢索，應根據情況而定。如果申請人（企業(yè)）的產(chǎn)品已經(jīng)出口或準備出口到相關(guān)的國家，最好還是先做檢索，掌握好目標國的商標狀況，避免造成商標侵權進(jìn)而影響到業(yè)務(wù)的拓展。因為從國際局收到企業(yè)提出的國際注冊申請，到指定國做出是否授權注冊的決定，畢竟還需要12個(gè)月或18個(gè)月的時(shí)間。

同時(shí)，我們還要注意一種情況，很多中國企業(yè)往往只注冊中文的商標，而到國外注冊商標時(shí)，一般都要注冊英文商標或者與當地語(yǔ)言相一致的商標，以適應其國際化的需要。在這種情況下，只有中文商標可以適用馬德里協(xié)定進(jìn)行國際注冊，而英文商標屬于新的商標，并沒(méi)有在中國注冊，因而沒(méi)有基礎注冊這個(gè)前提，應當參照下面（二）中介紹的對策加以處理。

當然，還有很多國家不是馬德里聯(lián)盟的成員國。對于非馬德里成員國，可以用逐一申請或利用“非知”等地區性知識產(chǎn)權組織進(jìn)行商標的國外注冊。

（二）對于尚未在中國提出商標注冊申請的商標，應分別情況區別對待

1、如果該商標是跨國公司或大企業(yè)的重大商標行動(dòng)，應采取以下措施：

（1）在向中國商標局提出商標注冊申請的同時(shí)，通過(guò)馬德里體系，在議定書(shū)國提出商標注冊申請。當然，也可考慮逐一申請，原因在于逐一申請時(shí)如果目標國是《保護工業(yè)產(chǎn)權巴黎公約》的成員國，則可以享有優(yōu)先權。同時(shí)，還應當注意一個(gè)問(wèn)題，就是通過(guò)中國商標局向WIPO的國際局提交國際注冊申請時(shí)，由于受人員和其他條件所限，中國商標局并不能及時(shí)將這些申請遞交到國際局，而國際局以收到申請的日期為申請日，這樣就導致國際申請被大大耽誤了。有一次，我們請中國商標局向國際局轉交國際注冊申請，自我們向中國商標局遞交申請之日起時(shí)間已過(guò)了四個(gè)月，商標局還沒(méi)有將申請轉交給國際局。為避免發(fā)生類(lèi)似的情況，建議對重要的議定書(shū)國家，仍然要以逐一注冊的方式進(jìn)行國外商標注冊。

（2）對于重要的協(xié)定國，一律不使用馬德里體系，而應當采取逐一申請的方式，分別到這些國家提出商標注冊申請，并根據《保護工業(yè)產(chǎn)權巴黎公約》的規定，在該公約的成員國主張優(yōu)先權。比如，對于“聯(lián)想換標”這樣重大的商標戰略性的行動(dòng)，就應當采用逐一注冊的方式，分別進(jìn)行商標注冊。

（3）還可以考慮通過(guò)地區性的商標國際組織進(jìn)行商標的國際注冊，如通過(guò)歐共體的內部市場(chǎng)協(xié)調局，申請歐共體商標注冊，通過(guò)非洲知識產(chǎn)權組織，申請“非知”商標注冊等。

（4）對于非馬德里同盟的一般國家，毫無(wú)疑問(wèn)，應以逐一注冊為主。

（5）對于非重要的協(xié)定國，也可以等待商標初審公告或注冊后再通過(guò)馬德里體系進(jìn)行國際注冊。不過(guò)，在確定是否屬于“非重要的協(xié)定國”時(shí)，要非常慎重，不僅要考慮目前的狀況，還要考慮今后的發(fā)展，尤其是要考慮企業(yè)的整體戰略，避免因小失大。

2、如果申請商標的重要性現在還不能肯定，或者是中小型號企業(yè)，不能投入過(guò)多費用，則可以適用以下策略：

（1）對于非常重要的協(xié)定國，采取逐一注冊，保證申請時(shí)間的同步性。尤其是可以適用《保護工業(yè)產(chǎn)權巴黎公約》規定的優(yōu)先權。因為既然在申請國內注冊時(shí)就考慮國外注冊，必然會(huì )有一定的戰略考慮，還是可以確定哪些國家是重要國家，哪些國家相對不是那么重要，至少在目前是這樣。

（2）對于議定書(shū)國，可以利用馬德里體系。因為議定書(shū)國只需要有國內申請就可以了，它不要求以基礎注冊為前提。

（3）對于非重要國家，可以相機行事。比如在本國的商標注冊申請獲得注冊后再通過(guò)馬德里進(jìn)行國際注冊，也不失為明智的選擇。當然，我們假定的前提是企業(yè)還不能確定該商標進(jìn)行國外注冊的重要性或者花不起較多的費用。

（三）對于已經(jīng)在中國提出商標注冊申請，尚未被商標局初步審定公告的商標，在適用馬德里協(xié)定時(shí)的對策

有的企業(yè)在準備進(jìn)行商標國外注冊時(shí)，其商標已經(jīng)向中國商標局提出了商標注冊申請，但尚未在中國獲得公告或注冊。這種情況，我們在日常工作中也常常遇到。這是因為很多企業(yè)在申請國內注冊時(shí)，并沒(méi)有意識到或者想到去國外進(jìn)行商標注冊。

對于此種情況，如果該商標的國外注冊非常重要，或者說(shuō)在某些國家進(jìn)行注冊非常重要，建議該企業(yè)采取逐一注冊的方式，趕快在這些國家進(jìn)行注冊。當然，如果目標國是議定書(shū)國，可以通過(guò)馬德里體系在議定書(shū)國進(jìn)行國際注冊。如果有些注冊目標國不是很重要，而且是馬德里聯(lián)盟的協(xié)定國，則可以在該商標被中國商標局初審公告后，通過(guò)馬德里體系進(jìn)行注冊。

還有一種情況，就是如果該商標注冊申請已經(jīng)向中國商標局提交了很長(cháng)時(shí)間，該商標很快就會(huì )被商標局公告，除非是特別重要的國家，而且是為了防止他人搶注或為了重要戰略的實(shí)施，索性等該商標被初審公告后，再通過(guò)馬德里體系進(jìn)行國際注冊。

（四）如何應對“中心打擊”原則

前面我們講了馬德里協(xié)定的“中心打擊”原則，這是一個(gè)不容忽視的問(wèn)題。如何避免“中心打擊”情況的發(fā)生？首先，就是保證基礎注冊在五年內不被全部或部分駁回、撤回、注銷(xiāo)、撤銷(xiāo)、放棄或宣布無(wú)效等。其次，也是最有效的方法，就是采取逐一國家注冊的方式，不通過(guò)馬德里系統進(jìn)行商標的國際注冊。當然，“中心打擊”發(fā)生的情況并不多，一方面，商標注冊人要提高警惕，盡量避免這種情況的發(fā)生，另一方面，一旦發(fā)生這種情況，商標注冊人應積極應對，采取一切措施讓國際注冊轉變?yōu)橹鹨粐业淖陨暾?，并獲得在相關(guān)國家的注冊。

通過(guò)以上的分析，我們可以看出，商標國際注冊馬德里協(xié)定還有值得完善的地方，我們希望通過(guò)各成員國的不斷努力，使該體系得到進(jìn)一步的完善，為國際商標保護，為促進(jìn)國際貿易做出更大的貢獻。

　

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