隨著(zhù)知識產(chǎn)權保護意識的加強，越來(lái)越多的中國企業(yè)開(kāi)始重視自身的知識產(chǎn)權保護。令人欣喜地看到，大量的、高質(zhì)量的專(zhuān)利申請在一些經(jīng)濟大國如美國、歐洲、日本等提出，這無(wú)疑會(huì )提高這些企業(yè)的價(jià)值和競爭力。

通常，各個(gè)國家的審查員在審查過(guò)程中，會(huì )發(fā)出至少一次審查意見(jiàn)。而在這些審查意見(jiàn)中，提到最多的往往是涉及新穎性和創(chuàng )造性的問(wèn)題，只有極少數可以通過(guò)直接陳述意見(jiàn)或刪除權利要求等方式來(lái)克服，大部分還需通過(guò)修改權利要求的方式并陳述意見(jiàn)的方式來(lái)克服。如果權利要求修改較為適當且陳述意見(jiàn)較為得體，則所帶來(lái)的直接效果就是：申請很可能被授權；反之，可能導致審查員多次發(fā)出審查意見(jiàn)，更甚者導致申請被駁回。因此，在答復審查意見(jiàn)時(shí)如何修改權利要求較為恰當顯得尤為重要。本文僅就一件美國專(zhuān)利申請的審查意見(jiàn)答復來(lái)討論權利要求的修改。

案件簡(jiǎn)要介紹：

本發(fā)明的原權利要求1要求保護一種局域網(wǎng)交換設備的集中管理方法，包括：特征A、B和C。審查員在審查過(guò)程中檢索到對比文件1，其描述了一種管理網(wǎng)絡(luò )地址的動(dòng)態(tài)分配的方法。審查員在第一次審查意見(jiàn)中認為該權利要求1的特征A、B和C都已經(jīng)被對比文件1公開(kāi)，因此不具有創(chuàng )造性。申請人在答復時(shí)，根據本發(fā)明說(shuō)明書(shū)所述的“本發(fā)明適用于二層網(wǎng)絡(luò )環(huán)境中”，將權利要求1修改為：一種在二層網(wǎng)絡(luò )環(huán)境中局域網(wǎng)交換設備的集中管理方法，包括：特征A、B和C，并陳述本發(fā)明是在二層網(wǎng)絡(luò )環(huán)境中實(shí)現的，因此所述的交換設備無(wú)需配置IP地址，也就是說(shuō)，為交換設備配置IP地址是本發(fā)明的非必要技術(shù)特征，而對比文件1中，由于網(wǎng)絡(luò )中使用TCP/IP來(lái)實(shí)現網(wǎng)絡(luò )地址的管理，因此為網(wǎng)絡(luò )節點(diǎn)配置IP地址是必要技術(shù)特征。因此，本發(fā)明權利要求1相對于對比文件1是非顯而易見(jiàn)的。

然而，這一看似合理的答復并沒(méi)有能夠說(shuō)服審查員，于是收到了審查員隨后發(fā)出的第二次審查意見(jiàn)，仍然堅持此前的觀(guān)點(diǎn)。顯然，第二次審查意見(jiàn)的答復難度要大很多。如果要說(shuō)服審查員，必須找出其他區別特征，或者采用更為理想的修改方式。申請人采用了后一方式，具體地，將權利要求1修改為：一種在二層網(wǎng)絡(luò )環(huán)境中局域網(wǎng)交換設備的集中管理方法，其中所述交換設備沒(méi)有配置IP地址，包括：特征A、B和C，即一針見(jiàn)血地指出本發(fā)明的交換設備沒(méi)有配置IP地址，同時(shí)陳述意見(jiàn)如前。

令人欣慰的是，審查員同意了上述修改。

眾所周知，一項權利要求的新穎性/創(chuàng )造性是通過(guò)技術(shù)特征來(lái)體現，因此，在修改權利要求時(shí)，需要從所陳述的區別特征中找出最能體現本發(fā)明的區別特征加入權利要求中，具體到本案，在權利要求1中補入特征2“其中所述交換設備沒(méi)有配置IP地址”比補入特征1“在二層網(wǎng)絡(luò )環(huán)境中”更為合適，因為特征2更能直接體現出本發(fā)明的區別點(diǎn)。

通過(guò)上述的分析不難看出，盡管申請人在答復第一次審查意見(jiàn)時(shí)既陳述了“本發(fā)明二層網(wǎng)絡(luò )環(huán)境中”也陳述了“所述的交換設備沒(méi)有配置IP地址”，但由于只將前者特征加入權利要求1中，因此導致審查員仍然不認同本發(fā)明的創(chuàng )造性。而在答復第二次審查意見(jiàn)時(shí)，由于將后者特征也加入權利要求1中，使得權利要求1從技術(shù)特征上明顯區別于對比文件1，因此審查員認同了本發(fā)明的創(chuàng )造性。

進(jìn)一步地，如果換一種方式來(lái)答復第一次審查意見(jiàn)，則通過(guò)僅加入特征“所述的交換設備沒(méi)有配置IP地址”到權利要求1中，從上述分析可知，也是可以使權利要求1具有創(chuàng )造性的。

由于美國專(zhuān)利申請的復雜性，申請人很可能經(jīng)常遇到在我國專(zhuān)利實(shí)踐中未曾遇到的新問(wèn)題，因此應尋求專(zhuān)業(yè)的專(zhuān)利代理律師來(lái)協(xié)助，以減少不必要的程序和費用。