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分案申請中的若干問(wèn)題探析

2008-09-03
文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 王艷江

　　在一件專(zhuān)利申請未結案之前，申請人可以基于該專(zhuān)利申請提出一件或多件分案申請。在目前的專(zhuān)利實(shí)踐中，申請人可以根據審查員不具有單一性的審查意見(jiàn)提出分案申請，也可以主動(dòng)提出分案申請。那么申請人在什么情況下需要主動(dòng)提出分案申請，主動(dòng)提出分案申請有什么好處？本文擬圍繞這兩個(gè)問(wèn)題對分案申請中的若干問(wèn)題進(jìn)行探討。

　　根據專(zhuān)利法實(shí)施細則第四十二條的規定，一件專(zhuān)利申請包括兩項以上發(fā)明、實(shí)用新型或者外觀(guān)設計的，申請人可以提出分案申請。分案申請不得改變原申請的類(lèi)別。

　　根據審查指南的規定，申請人可以在收到專(zhuān)利局對原申請發(fā)出的授權通知書(shū)之日起的兩個(gè)月期限屆滿(mǎn)之前的任何時(shí)間提出分案申請，需要注意的是，即使申請人在兩個(gè)月期限屆滿(mǎn)之前提前辦理了辦登手續，仍可根據上述規定在辦登之后、兩個(gè)月期限屆滿(mǎn)之前提出分案申請。對于審查期間視撤的申請，需要在辦理恢復權利手續之后才能提出分案申請。對于被駁回的申請，自申請人收到駁回決定的三個(gè)月內，不論申請人是否提出復審請求，均可以提出分案申請。復審及后續的行政訴訟期間，申請人也可提出分案申請。

　　在最近的一次審查指南的修改中，對提出分案申請的時(shí)機進(jìn)行了限制。申請人不再能夠基于一件分案申請主動(dòng)提出另外一件分案申請，即分案申請不可再有分案申請。一件原始申請的所有分案申請只能基于該原始的申請提出，即再次主動(dòng)提出分案申請的遞交時(shí)間必須滿(mǎn)足原始申請未結案的條件。但是如果審查員在審查意見(jiàn)中指出分案申請仍有不符合單一性的缺陷，則申請人可以按照審查意見(jiàn)再次基于分案申請提出分案，而不受上述規定限制。

　　對于分案申請的內容，根據專(zhuān)利法實(shí)施細則四十三條的規定，分案申請不得超出原始公開(kāi)的范圍。審查指南規定，分案申請與原申請的權利要求書(shū)應當分別要求保護不同的發(fā)明。

　　如上文所述，分案申請一般有兩種情況。一種情況是審查員在審查意見(jiàn)通知書(shū)中指出了各權利要求之間不具有單一性，申請人為了保護從原申請中刪除的技術(shù)方案而被動(dòng)提出分案申請。另一種情況是在原申請未結案之前，申請人主動(dòng)提出的分案申請。對于被動(dòng)提出的分案申請，申請人只需將原申請中不具有單一性的權利要求放入分案申請中即可，這種分案申請是常規意義上的分案申請，由于分案申請的權利要求書(shū)已經(jīng)存在于原申請中，因此這種分案申請一般不會(huì )有超范圍的問(wèn)題。對于申請人主動(dòng)提出的分案申請，往往需要為分案申請撰寫(xiě)新的權利要求書(shū)，這樣就可能會(huì )造成分案申請超范圍。因此如何撰寫(xiě)分案申請的權利要求書(shū)值得探討。另外，申請人通過(guò)主動(dòng)提出分案申請往往可以為申請人帶來(lái)其他方面的好處，因此如何巧妙利用分案申請為申請人爭取最大的利益也是代理人需要思考的。

　　利用主動(dòng)分案申請可以要求保護未寫(xiě)入權利要求書(shū)中的發(fā)明。原說(shuō)明書(shū)中公開(kāi)了若干項發(fā)明，但是在原申請的權利要求書(shū)中由于種種原因僅要求保護了其中的幾項發(fā)明。在這種情況下可以依據原始公開(kāi)在說(shuō)明書(shū)中的發(fā)明撰寫(xiě)新的權利要求書(shū)并提出分案申請。這是主動(dòng)分案申請的一個(gè)最主要的動(dòng)因。例如，原申請中公開(kāi)了一種打印引擎和一種用于該打印引擎的電機裝置，但是在原申請權利要求部分僅要求保護打印引擎。這時(shí)申請人可以在原申請結案之前基于用于打印引擎的電機裝置提出分案申請。在這種情況下，由于電機裝置的權利要求并未出現在原申請的權利要求部分，申請人需要為分案申請撰寫(xiě)電機裝置的新的權利要求書(shū)。在撰寫(xiě)過(guò)程中，要按照實(shí)施細則第四十三條的規定，不能超出原始公開(kāi)的范圍。根據筆者遇到的一些案例，目前審查員對分案申請是否超范圍持有相當嚴格的審查基準，新的權利要求書(shū)不能是說(shuō)明書(shū)概括出的技術(shù)方案，也就是說(shuō)，即使權利要求書(shū)中每個(gè)技術(shù)特征在說(shuō)明書(shū)中都能夠得到支持，但是如果其整體技術(shù)方案并沒(méi)有在說(shuō)明書(shū)的一個(gè)實(shí)施例中公開(kāi)，或者其整體技術(shù)方案中沒(méi)有包含該實(shí)施例中所有相關(guān)的特征，也會(huì )被認定為分案申請超范圍。為了應當盡量避免這種被動(dòng)情形，申請人在撰寫(xiě)申請文件的階段一定要將所有的發(fā)明都寫(xiě)入權利要求書(shū)中，即使他們明顯不具有單一性，只要在原申請權利要求中出現過(guò)的技術(shù)方案，一般情況下不會(huì )有分案超范圍的問(wèn)題。另外，即使不想將其寫(xiě)入原申請的權利要求書(shū)，如果有日后分案的打算，也要在撰寫(xiě)申請文件的時(shí)候埋下伏筆。具體地說(shuō)，至少要在發(fā)明內容部分公開(kāi)所有發(fā)明的技術(shù)方案，并且在具體實(shí)施方式部分與其呼應。否則在后續的分案申請權利要求撰寫(xiě)中，申請人就不得不將具體實(shí)施方式中與該項發(fā)明相關(guān)的所有特征都加入權利要求中，造成保護范圍非常小的不利后果。

　　利用主動(dòng)提交分案申請可以擴大原申請的專(zhuān)利保護范圍。例如一件專(zhuān)利申請要求保護一種一種壓燃式發(fā)動(dòng)機，在原始申請中，權利要求1包括如下技術(shù)特征：“其設置成通過(guò)使用甲烷基氣體和點(diǎn)火引發(fā)劑的混合物而運行”。在答復審查意見(jiàn)通知書(shū)階段，申請人想要將其中的“甲烷基氣體”修改為上位的“燃料氣體”。盡管說(shuō)明書(shū)中已經(jīng)公開(kāi)了使用燃料氣體的壓燃式發(fā)動(dòng)機的技術(shù)方案，修改沒(méi)有超出原始公開(kāi)的范圍。但是根據審查指南的規定，由于這種修改改變了獨立權利要求的技術(shù)特征，導致擴大了請求保護的范圍，因此盡管修改內容符合專(zhuān)利法第三十三條的規定，由于不利于節約審查程序，審查員肯定不會(huì )接受。在這種情況下，如果申請人認為使用“燃料氣體”的技術(shù)方案非常重要，可以基于此上位的技術(shù)方案提出分案申請，由于分案申請的技術(shù)方案沒(méi)有超出原始公開(kāi)的范圍，同時(shí)滿(mǎn)足分案申請與原申請要求保護不同的發(fā)明的條件，因此可以順利得獲得授權。

　　利用主動(dòng)提交分案申請可以盡快獲得授權。例如在一件包括10項權利要求的專(zhuān)利申請中，審查員在一通中認為獨立權利要求1～3沒(méi)有新穎性和創(chuàng )造性，而其他權利要求具有專(zhuān)利性。這時(shí)申請人在答復一通時(shí)可以放棄權利要求1～3，而保留審查員未拒絕的權利要求4～10，從而獲得盡快授權。對于放棄的獨立權利要求1～3，申請人可以另外提出分案申請，在分案申請中爭辯其具有專(zhuān)利性的詳細理由。這樣申請人一方面可以盡快獲得權利，以保護其產(chǎn)品，另一方面可以爭取盡可能大的保護范圍。根據新修改的審查指南，對于不同的發(fā)明創(chuàng )造的定義為權利要求書(shū)具有不完全相同的保護范圍。顯然，原申請與分案申請的權利要求的技術(shù)特征不完全相同，保護范圍不同，因此滿(mǎn)足不相同的發(fā)明創(chuàng )造的條件，符合分案申請的要求并可以在授權后兩個(gè)專(zhuān)利可以同時(shí)存在。

　　另外，由于審查指南中對分案申請的內容的要求僅為不超出原申請公開(kāi)的范圍。理論上申請人可以將原申請原封不動(dòng)地作為一件分案申請再次提交。盡管指南中規定分案申請與原申請應當分別要求保護不同的發(fā)明，但是專(zhuān)利法和細則中并沒(méi)有明確的條款禁止這種做法。因此客觀(guān)上申請人可以達到專(zhuān)利申請被重新審查一遍的效果，以期達到不同的審查結果。但是很顯然這種做法并不符合分案申請的立法本意，目前專(zhuān)利局已經(jīng)注意到這種情況的存在，相信在以后的指南修改過(guò)程中會(huì )有明確的規定。

　　對于外觀(guān)設計專(zhuān)利申請來(lái)說(shuō)，如果原申請僅包含一項外觀(guān)設計，申請人想通過(guò)提交分案申請的方式再次提交審查的話(huà)，專(zhuān)利局會(huì )依據細則第四十二條駁回分案申請的。因為分案申請的前提條件是一件申請包括兩項以上發(fā)明、實(shí)用新型或外觀(guān)設計。對于外觀(guān)設計，由于沒(méi)有權利要求書(shū)，通過(guò)圖片很容易判定包含幾項外觀(guān)設計，因此只能在包含多項外觀(guān)設計（多套圖片）的情況下提出分案申請。相反，對于發(fā)明和實(shí)用新型來(lái)說(shuō)，由于判斷存在幾項發(fā)明需要對權利要求進(jìn)行分析，另外權利要求中未寫(xiě)明但在原說(shuō)明書(shū)中已經(jīng)公開(kāi)的發(fā)明也可以提出分案申請，因此對于是否符合包括多項發(fā)明的條件，申請人有較大的爭辯空間。


 

　

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