文/集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 黃熊

　　專(zhuān)利申請的創(chuàng )造性高低不僅取決于專(zhuān)利申請的技術(shù)內容本身，而且取決于采用的審查方式。創(chuàng )造性是專(zhuān)利申請實(shí)質(zhì)審查的核心條款，實(shí)務(wù)通常采用“三步法”進(jìn)行審查。嚴格貫徹“三步法”的程序性規定和實(shí)體性要求，對于客觀(guān)、公正、準確評價(jià)專(zhuān)利申請的創(chuàng )造性具有重要意義。本文重在歸納分析以“三步法”審查專(zhuān)利申請創(chuàng )造性的過(guò)程中常見(jiàn)的降低創(chuàng )造性的手段，并據此提出應對策略。

　　一、“三步法”的內容及意義

　　《專(zhuān)利審查指南》規定的“三步法”內容為：確定最接近的現有技術(shù)、確定區別特征和實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題以及判斷是否顯而易見(jiàn)。“三步法”的三個(gè)步驟前后相序、邏輯關(guān)聯(lián)，共同構成判斷創(chuàng )造性之（突出）實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)的基本過(guò)程。

　　“三步法”第一步屬于事實(shí)查明范疇，在相同檢索條件下，不同審查員確定的最接近現有技術(shù)在大多數情況下較為一致，其客觀(guān)性強于主觀(guān)性。第二步、第三步屬于價(jià)值判斷范疇，根據區別特征歸結技術(shù)問(wèn)題及判斷專(zhuān)利申請是否顯而易見(jiàn)，均或多或少會(huì )摻雜審查員的主觀(guān)因素，其主觀(guān)性強于客觀(guān)性。由于創(chuàng )造性判斷過(guò)程中難免出現主觀(guān)成分，“三步法”是否被正確理解運用，將在一定程度上影響專(zhuān)利申請的創(chuàng )造性程度，嚴格遵循“三步法”要求，有助于減少評價(jià)失衡或錯誤。

　　二、常見(jiàn)的降低創(chuàng )造性的若干手段

　　專(zhuān)利申請的創(chuàng )造性審查過(guò)程因各種原因，容易低估專(zhuān)利申請的創(chuàng )造性高度，導致公眾與申請人間的天枰偏向公眾一方，甚至出現評價(jià)錯誤，嚴重損及申請人利益。以下給出運用“三步法”各步驟中常見(jiàn)的降低創(chuàng )造性的手段。

　?。ㄒ唬τ?ldquo;確定最接近的現有技術(shù)”步驟

　　該步驟作為“三步法”第一步，是判斷發(fā)明是否具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)的基礎。該步驟運用時(shí)常見(jiàn)的降低創(chuàng )造性的手段包括：

　　1、以非“一個(gè)技術(shù)方案”作為最接近的現有技術(shù)

　　該手段包括三個(gè)層面，即以非“方案”、非“技術(shù)”方案或者非“一個(gè)”技術(shù)方案作為最接近的現有技術(shù)。這三個(gè)層面呈現關(guān)聯(lián)遞進(jìn)關(guān)系，均將不同程度降低專(zhuān)利申請的創(chuàng )造性。

　?。?）對于以非“方案”作為最接近的現有技術(shù)的情形

　　通過(guò)檢索如不能從對比文件中直接找到與專(zhuān)利申請比較的“最接近”現有技術(shù)，通常會(huì )以專(zhuān)利申請為藍本，在對比文件中尋找有關(guān)要素組合出一個(gè)所謂的“最接近的現有技術(shù)”。這種組合的“最接近現有技術(shù)”不能稱(chēng)其為“方案”，以該“方案”評價(jià)創(chuàng )造性，必定降低專(zhuān)利申請的創(chuàng )造性。原因在于：“方案”這一術(shù)語(yǔ)本身意味著(zhù)其內部各組成元素間以某種方式相互連接、共同作用構成完成整體，其可以解決某方面的問(wèn)題、實(shí)現一定的目的。當現有技術(shù)公開(kāi)一個(gè)“方案”時(shí)，該方案應具有如下特征：①現實(shí)性，即該方案已存在于對比文件，而不是基于評價(jià)專(zhuān)利申請創(chuàng )造性的需要，按照專(zhuān)利申請的方案臨時(shí)拼湊對比文件的元素而成；②整體性，即該方案以整體方式出現于對比文件的某個(gè)位置，而不是散亂地存在于不同內容段；③能夠解決某方面問(wèn)題和實(shí)現一定目的，即該方案與專(zhuān)利申請的方案以相同意義存在，而不是不解決問(wèn)題實(shí)現某方面的目的的毫無(wú)意義的存在。

　?。?）對于以非“技術(shù)方案”作為最接近的現有技術(shù)的情形

　　對比文件包括專(zhuān)利文獻和非專(zhuān)利文獻，對于非專(zhuān)利文獻，其類(lèi)別甚多、用途各異，并不能當然作為“技術(shù)”方案與專(zhuān)利申請的方案進(jìn)行比較，即便是專(zhuān)利文獻，也應當注意該文獻是否屬于“技術(shù)”方案。因為既然是將對比文件與專(zhuān)利申請進(jìn)行“對比”，則對比對象之間應當具有可比性，在“三步法”運用過(guò)程中，這種“可比性”的最基本要求是確定的“最接近現有技術(shù)”應當構成完整的“技術(shù)”方案，即：除具有方案本身的意義外，還應當同時(shí)具有明確的（或可以明確的）所屬技術(shù)領(lǐng)域、解決的技術(shù)問(wèn)題和技術(shù)效果。當從檢索到的所謂最接近現有技術(shù)中不能明確或概括地得出其解決的技術(shù)問(wèn)題以及取得的技術(shù)效果，說(shuō)明該“方案”并沒(méi)有實(shí)際的技術(shù)意義，與專(zhuān)利申請不具有可比性，不宜作為最接近的現有技術(shù)評價(jià)創(chuàng )造性，以此評價(jià)創(chuàng )造性必定降低專(zhuān)利申請的創(chuàng )造性。

　?。?）對于以非“一個(gè)”技術(shù)方案作為最接近的現有技術(shù)的情形

　　《專(zhuān)利審查指南》規定，最接近的現有技術(shù)是現有技術(shù)中與要求保護的發(fā)明最密切相關(guān)的“一個(gè)”技術(shù)方案。由此可知，不僅用作評判創(chuàng )造性的“基準”應當屬于“技術(shù)”方案，而且應當是“一個(gè)”技術(shù)方案，而不能是“多個(gè)”。但是，當一篇專(zhuān)利文獻存在多個(gè)技術(shù)方案時(shí)，容易出現將幾個(gè)技術(shù)方案結合在一起作為最接近的現有技術(shù)的現象。這種做法混淆了“三步法”第一步和第三步的區別，相當于在第一步時(shí)已經(jīng)進(jìn)行創(chuàng )造性的組合操作，該方式必然降低專(zhuān)利申請的創(chuàng )造性高度。

　　2、超范圍理解最接近的對比文件的公開(kāi)內容

　　通過(guò)檢索確定最接近的對比文件后，實(shí)務(wù)的一種做法是根據專(zhuān)利申請的描述從最接近的對比文件記載的內容中提取相關(guān)技術(shù)內容，以形成至少在形式上與專(zhuān)利申請的技術(shù)方案相似的“技術(shù)方案”。這種方式極有可能導致超出對比文件本身公開(kāi)的范圍。

　　《專(zhuān)利審查指南》規定，作為判斷發(fā)明創(chuàng )造性的對比文件公開(kāi)的技術(shù)內容包括兩類(lèi)：一是明確記載在對比文件中的內容，二是對于所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員而言，隱含的且可直接地、毫無(wú)疑義地確定的技術(shù)內容。對于一篇對比文件中公開(kāi)多個(gè)技術(shù)方案的情況，雖然每個(gè)技術(shù)方案均明確記載于對比文件，但是，將多個(gè)技術(shù)方案的有關(guān)特征組合在一起形成一個(gè)新的完整技術(shù)方案是否是本領(lǐng)域技術(shù)人員可直接地、毫無(wú)疑義地確定的技術(shù)方案，值得懷疑。這類(lèi)似于審查員在把握“修改超范圍”的標準時(shí)不允許“二次創(chuàng )造”一樣，這種新組合可能超出對比文件本身公開(kāi)的范圍?；诔鰧Ρ任募_(kāi)范圍的理解評價(jià)創(chuàng )造性，勢必降低創(chuàng )造性高度。

　?。ǘ╆P(guān)于“確定區別特征和實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題”步驟

　　該步驟是“三步法”承上啟下的關(guān)鍵步驟，包括確定專(zhuān)利申請與最接近的現有技術(shù)之間的區別特征，以及基于區別特征確定專(zhuān)利申請實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題兩個(gè)子步驟。“三步法”缺少該步驟或者不完整執行該步驟，將使第一步的價(jià)值無(wú)處體現，第三步失去操作基礎。該步驟運用中常見(jiàn)的降低創(chuàng )造性的手段包括：

　　1、不歸結專(zhuān)利申請實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題

　　實(shí)務(wù)中存在這樣的現象：找出區別特征后直接進(jìn)行區別特征是否顯而易見(jiàn)的判斷，而不根據區別特征歸結本申請解決的技術(shù)問(wèn)題，這種方式將導致創(chuàng )造性評價(jià)過(guò)程缺少“整體性”和“啟示性”，必將降低了專(zhuān)利申請的創(chuàng )造性高度。

　?、俑鶕秾?zhuān)利審查指南》規定，是否顯而易見(jiàn)的判斷是判斷“現有技術(shù)中是否給出將上述區別特征應用到該最接近的現有技術(shù)中以解決其存在的技術(shù)問(wèn)題的啟示”，可見(jiàn)，區別特征與最接近現有技術(shù)的結合，是在“解決技術(shù)問(wèn)題”這一指導之下尋找結合啟示的，沒(méi)有確定解決的技術(shù)問(wèn)題，區別特征與區別特征之間、區別特征與最接近現有技術(shù)之間可能各自獨立，不具整體性，而一個(gè)技術(shù)方案之所以存在，其原因在于該技術(shù)方案包含的多個(gè)技術(shù)特征間以一種特定方式聯(lián)結，使其具有“解決一定技術(shù)問(wèn)題和取得相應技術(shù)效果”的整體意義，忽略這種整體意義將使大多數專(zhuān)利申請沒(méi)有創(chuàng )造性。

　?、诋敶嬖诙鄠€(gè)區別特征時(shí)，由于多個(gè)區別特征與最接近的現有技術(shù)之間的結合是在一個(gè)“技術(shù)問(wèn)題”指導之下進(jìn)行的結合，沒(méi)有確定解決的技術(shù)問(wèn)題，便不存在啟示的方向，喪失“啟示性”，區別特征與區別特征之間、區別特征與最接近現有技術(shù)之間可以任何一種有技術(shù)意義的方式結合，這些結合表明上看與專(zhuān)利申請的技術(shù)方案相同，但其解決的技術(shù)問(wèn)題和取得的相應技術(shù)效果可能偏離專(zhuān)利申請本身的描述。

　　2、歸結技術(shù)問(wèn)題時(shí)省略某些區別特征

　　方法專(zhuān)利申請的步序特征、信號流向特征以及裝置專(zhuān)利申請的連接關(guān)系特征在絕大多數時(shí)候可能被拋棄在確定實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題的依據之外。缺少步序、信號流向或連接關(guān)系特征的技術(shù)方案不構成完整的技術(shù)方案，在這些特征本身便是專(zhuān)利申請的發(fā)明點(diǎn)時(shí)，忽略后歸結的技術(shù)問(wèn)題通常不是客觀(guān)上“實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題”。

　　3、針對不同區別特征分別歸結技術(shù)問(wèn)題

　　雖然對技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行歸結，但卻根據每個(gè)區別特征分別歸結各自的技術(shù)問(wèn)題，這種方式將導致創(chuàng )造性評價(jià)過(guò)程缺少“整體性”，降低專(zhuān)利申請的創(chuàng )造性高度。

　?、賲^別特征解決的問(wèn)題與整個(gè)發(fā)明解決的問(wèn)題在大多數情況下并不等同。發(fā)明由包含區別特征在內的多個(gè)特征組成，其取得的技術(shù)效果和由此決定的技術(shù)問(wèn)題應當是這些特征共同作用的結果，而不是由單個(gè)區別特征固有的技術(shù)效果決定的、與該區別特征對應的它的技術(shù)效果。除簡(jiǎn)單疊加這類(lèi)組合發(fā)明外，基于區別特征的固有技術(shù)效果得到的技術(shù)問(wèn)題與整個(gè)發(fā)明解決的技術(shù)問(wèn)題通常不同。

　?、趯?zhuān)利申請的各個(gè)特征不是分別解決技術(shù)問(wèn)題而是作為一個(gè)完整的整體解決一個(gè)統一的技術(shù)問(wèn)題。一個(gè)技術(shù)方案之所以成其為“一個(gè)”技術(shù)方案，其原因在于該方案作為整體解決了一個(gè)整體的技術(shù)問(wèn)題，該整體的技術(shù)問(wèn)題將一個(gè)技術(shù)方案的各個(gè)特征聯(lián)系起來(lái)。逐區別特征分別歸結對應技術(shù)問(wèn)題的方式忽略了技術(shù)方案的整體性。

　?。ㄈ╆P(guān)于“判斷是否顯而易見(jiàn)”步驟

　　該步驟是“三步法”的難點(diǎn)和歸宿點(diǎn)。前兩步為準備性步驟，該步驟是“三步法”的目的性步驟，即通過(guò)前兩步驟提供的條件導出是否具有創(chuàng )造性的結論。該步驟運用中常見(jiàn)的降低創(chuàng )造性的手段包括：

　　1、混淆“啟示”與“技術(shù)啟示”

　　“啟示”僅僅是方向性的指引，沒(méi)有給出解決技術(shù)問(wèn)題的具體手段，沒(méi)有創(chuàng )造能力的本領(lǐng)域技術(shù)人員在此基礎上不可能將區別特征應用于最接近的現有技術(shù)中解決技術(shù)問(wèn)題。“三步法”第三步要求的“啟示”必須及于“技術(shù)啟示”，也就是說(shuō)應當具體地給出將區別特征應用于最接近的現有技術(shù)中解決技術(shù)問(wèn)題的技術(shù)手段。由于審查過(guò)程基于文本審查，容易將實(shí)際研發(fā)過(guò)程想得過(guò)于簡(jiǎn)單，通常將“啟示”與“技術(shù)啟示”相混淆。以“啟示”代替“技術(shù)啟示”評價(jià)專(zhuān)利申請創(chuàng )造性，必將降低專(zhuān)利申請的創(chuàng )造性。

　　2、基于“直斷式”邏輯判斷顯而易見(jiàn)

　　根據《專(zhuān)利審查指南》規定，判斷專(zhuān)利申請是否顯而易見(jiàn)采用的方式是：確定現有技術(shù)整體上是否存在“使本領(lǐng)域技術(shù)人員面對實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題時(shí)，有動(dòng)機改進(jìn)該最接近的現有技術(shù)獲得專(zhuān)利申請”的技術(shù)啟示。這種技術(shù)啟示通常體現為判斷區別特征是否為公知常識、是否被最接近對比文件其他部分披露、是否被另一份對比文件披露三種方式。這三種方式實(shí)際上將本來(lái)具有較強主觀(guān)性的概念（是否顯而易見(jiàn)）演變?yōu)榭陀^(guān)性操作：判斷公知常識或對比文件是否公開(kāi)區別特征。實(shí)務(wù)中存在采用諸如“對于某個(gè)區別特征，本領(lǐng)域技術(shù)人員在最接近現有技術(shù)基礎上是容易想到”這樣的“直斷式”邏輯評價(jià)創(chuàng )造性的現象，該“直斷式”邏輯使本領(lǐng)域技術(shù)人員具有了創(chuàng )造能力，增加了主觀(guān)成分和不易確定因素，脫離了客觀(guān)性操作，必然降低專(zhuān)利申請的創(chuàng )造性。

　　3、不聯(lián)系技術(shù)問(wèn)題使用“公知常識”

　　區別特征為“公知常識”這一技術(shù)啟示方式相對于其他兩種啟示方式，由于其可僅通過(guò)充分說(shuō)明而無(wú)需舉據，使其在“三步法”第三步運用中極為頻繁。但是，實(shí)務(wù)存在不聯(lián)系實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題而僅在泛泛意義上使用的情況，該方式將降低專(zhuān)利申請的創(chuàng )造性。原因在于：專(zhuān)利法意義上的“公知常識”具有領(lǐng)域屬性和慣用屬性，此領(lǐng)域公知彼領(lǐng)域未必公知、以此方式使用為公知以彼方式使用未必公知，重新確定的技術(shù)問(wèn)題限定了公知常識的領(lǐng)域屬性和慣用屬性，脫離了專(zhuān)利申請的技術(shù)問(wèn)題論及某一“常識”是否公知將毫無(wú)意義。

　　4、疊加使用多種技術(shù)啟示方式

　　區別特征單獨符合三種技術(shù)啟示方式中的任何一種，或者同時(shí)符合其中一種以上，均應當認為存在技術(shù)啟示。但是，如果區別特征滿(mǎn)足的是“將三種中的任意兩種以上的方式疊加組合”后的混合結果，則不應當認為存在技術(shù)啟示，否則將降低專(zhuān)利申請的創(chuàng )造性。所謂“將三種中的任意兩種以上的方式疊加組合”是指在區別特征單獨而言不符合任何一種方式時(shí)將兩種方式疊加組合使用，這種方式為“跳躍式”評價(jià)，即將專(zhuān)利申請相對于最接近現有技術(shù)的創(chuàng )造性審查，轉變?yōu)閷?zhuān)利申請相對于“最接近現有技術(shù)+相關(guān)技術(shù)”的評價(jià)，這勢必拉近專(zhuān)利申請與另一篇對比文件的距離，從而降低專(zhuān)利申請的創(chuàng )造性。

　　三、針對降低創(chuàng )造性的若干手段的應對策略

　　上述內容分析了“三步法”評價(jià)專(zhuān)利申請創(chuàng )造性過(guò)程中常見(jiàn)的降低創(chuàng )造性的手段及降低創(chuàng )造性的原因。從這些分析中汲取有益啟發(fā)，形成應對策略，有利于指導專(zhuān)利申請的撰寫(xiě)和審查意見(jiàn)的答復工作，從而最大程度地維護申請人利益。

　?。?）撰寫(xiě)專(zhuān)利申請的應對策略

　?、僖幏都夹g(shù)領(lǐng)域，必要時(shí)給出的國際專(zhuān)利分類(lèi)號。由于對比文件直接影響到創(chuàng )造性高低，而對比文件的檢索首要考慮因素是技術(shù)領(lǐng)域，因此，有必要給出規范的技術(shù)領(lǐng)域，不盲目擴大（過(guò)大將增加對比文件的查全率），亦不隨意縮?。ㄟ^(guò)小將提高查準率），甚至在某些情況下可以明確給出國際專(zhuān)利分類(lèi)號，以引導、限制審查員的檢索。

　?、谧⒅孛枋黾夹g(shù)問(wèn)題和技術(shù)效果。技術(shù)問(wèn)題和技術(shù)效果不僅影響對比文件的檢索，而且涉及區別技術(shù)特征的確定。技術(shù)問(wèn)題不宜過(guò)大、過(guò)籠統，過(guò)大將增加專(zhuān)利申請與對比文件的匹配度，過(guò)籠統將可能被忽略。技術(shù)效果的描述應當明確清晰、方位全面、重視局部，即：最好以嚴密推理形式表述技術(shù)效果，以明確技術(shù)方案的每個(gè)特征構成密不可分的整體，不可隨意拆合；最好從多個(gè)角度、多個(gè)層次描述多個(gè)技術(shù)效果，以擴大與對比文件的差異度；不僅注重技術(shù)方案的整體效果，而且注重技術(shù)方案中每個(gè)技術(shù)特征的固有效果和對技術(shù)方案整體的貢獻效果，以便引導審查員基于描述的技術(shù)效果確定實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題。

　?、蹟U展申請文件的公開(kāi)范圍。該項要求包括再組合技術(shù)方案的技術(shù)特征和清晰化技術(shù)指引兩方面。申請人的專(zhuān)利申請將可能作為競爭對手的專(zhuān)利申請的對比文件，尤其在技術(shù)點(diǎn)密集、競爭激烈的技術(shù)領(lǐng)域，這時(shí)可考慮將專(zhuān)利申請的技術(shù)特征進(jìn)行多方向組合，衍生出多個(gè)“技術(shù)方案”，以擴大專(zhuān)利申請的信息傳遞范圍。在認為專(zhuān)利申請還可應用于其他技術(shù)領(lǐng)域、解決其他技術(shù)問(wèn)題時(shí)，應以適當詳細程度描述技術(shù)要點(diǎn)（勿需詳細描述技術(shù)效果），形成足夠充分的技術(shù)指引，以增強專(zhuān)利申請對其他專(zhuān)利申請的“殺傷力”。

　?、懿捎眉夹g(shù)語(yǔ)言描述技術(shù)特征。專(zhuān)利申請作為技術(shù)文件，應當以專(zhuān)業(yè)的口吻通過(guò)專(zhuān)業(yè)的技術(shù)語(yǔ)言描述技術(shù)特征，即：采用規范而專(zhuān)業(yè)、書(shū)面、生僻的詞，通俗化、口語(yǔ)化、大眾化的特征描述于理解技術(shù)方案有功，但對縮小對比文件范圍、減少專(zhuān)利申請與對比文件的匹配度無(wú)裨益。

　?。?）答復審查意見(jiàn)的應對策略

　?、倨胶?ldquo;技術(shù)爭辯”與“程序爭辯”的關(guān)系。創(chuàng )造性的審查意見(jiàn)分為兩種情形：一是專(zhuān)利申請與對比文件差別大，專(zhuān)利申請創(chuàng )造性程度高，但仍被認為不具創(chuàng )造性；二是專(zhuān)利申請與對比文件差別小，創(chuàng )造性相對較低，被認為不具創(chuàng )造性。對于前一種情形，當以技術(shù)爭辯為主，從專(zhuān)利申請與對比文件的技術(shù)本身尋找區別特征、歸結技術(shù)問(wèn)題、判斷技術(shù)啟示。對于后一種情形，技術(shù)爭辯難度大，應將重點(diǎn)轉移到程序爭辯，因為這時(shí)程序上的稍微偏差即可能導致專(zhuān)利申請的創(chuàng )造性高度達不到授權專(zhuān)利的標準。

　?、诔绦驙庌q的重點(diǎn)在“三步法”第二步、難點(diǎn)在第三步。答辯意見(jiàn)應以恰當語(yǔ)氣指出審查員在“三步法”運用中的不當之處，這些不當運用對專(zhuān)利申請創(chuàng )造性在何種程度上造成了何種影響。在重新確定專(zhuān)利申請與對比文件的區別特征后，歸結出專(zhuān)利申請真正的“實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題”，這將決定“技術(shù)啟示”的方向。第三步“是否存在技術(shù)啟示”的論述可以包括如下三個(gè)方面：基于對比文件的語(yǔ)境，不會(huì )出現（或面臨）該實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題；對比文件（包括公知常識）沒(méi)有公開(kāi)與區別特征解決技術(shù)問(wèn)題所起作用相同的技術(shù)特征；最接近對比文件與啟示對比文件客觀(guān)上不能結合或存在明確反向啟示。