文/集佳知識產(chǎn)權代理有限公司　田軍鋒

法律規定

　　專(zhuān)利法第九條規定，同樣的發(fā)明創(chuàng )造只能授予一項專(zhuān)利權。

　　專(zhuān)利法第三十一條規定，一件外觀(guān)設計專(zhuān)利申請應當限于一項外觀(guān)設計。同一產(chǎn)品兩項以上的相似外觀(guān)設計，可以作為一件申請提出。

　　專(zhuān)利法第三十一條的上述規定是在2008年專(zhuān)利法修改時(shí)增加的。在此前的專(zhuān)利法中，關(guān)于合案申請的規定只涉及成套產(chǎn)品：“同一類(lèi)別并且成套出售或者使用的產(chǎn)品的兩項以上外觀(guān)設計，可以作為一件申請提出”。

　　上述修改的緣由可以追溯到在外觀(guān)設計案件中有重要影響的科萬(wàn)商標投資有限公司訴國家知識產(chǎn)權局專(zhuān)利復審委員會(huì )專(zhuān)利無(wú)效上訴案。

　　該案中，科萬(wàn)公司于2002年8月6日同日向國家知識產(chǎn)權局申請了名稱(chēng)為“染色機(J)”、“染色機(K)”、“染色機(L)”、“染色機(M)”和“染色機(N)”的五項外觀(guān)設計專(zhuān)利并獲得授權。

　　在無(wú)效程序中，專(zhuān)利復審委員會(huì )詢(xún)問(wèn)科萬(wàn)公司，鑒于五項外觀(guān)設計專(zhuān)利均處于無(wú)效程序，在涉案專(zhuān)利與其他四項外觀(guān)設計專(zhuān)利被認定為相同或相近似導致重復授權，有可能被宣告無(wú)效的情況下，是否選擇放棄其中一項或者多項外觀(guān)設計專(zhuān)利?？迫f(wàn)公司聲明不放棄任何一項外觀(guān)設計專(zhuān)利。

　　2005年12月12日，專(zhuān)利復審委分別做出第7858、7859、7860、7861、7862號無(wú)效宣告請求審查決定，以該五項外觀(guān)設計專(zhuān)利彼此互為相近似外觀(guān)設計構成同樣的外觀(guān)設計為由被宣告無(wú)效。針對五項外觀(guān)設計專(zhuān)利染色機(J)、染色機(K)、染色機(L)、染色機(M)、染色機(N)使用的證據分別是上述外觀(guān)設計專(zhuān)利染色機(K) 、染色機(J)、染色機(K)、染色機(N)和染色機(M)。

　　在該案上訴程序中，北京市高級人民法院認為：

　　“對于外觀(guān)設計而言，《審查指南》規定“同樣的外觀(guān)設計是指兩項外觀(guān)設計相同或者相近似”。本院認為，當不同主體就同一產(chǎn)品申請兩項以上相近似的外觀(guān)設計，以及同一主體先后就同一產(chǎn)品申請兩項以上相近似的外觀(guān)設計時(shí)，《審查指南》的上述規定并無(wú)不妥。但是，同一主體就相同產(chǎn)品于同一日申請兩項以上相近似的外觀(guān)設計時(shí)，《審查指南》的上述規定明顯與專(zhuān)利法及其實(shí)施細則的立法本意不符。這種情況下，“同樣的外觀(guān)設計”僅應解釋為外觀(guān)設計相同，而不應包括相近似的情況?！?

　　鑒于當時(shí)的立法情況，最高人民法院在該案再審程序中認為，“本案中，二審判決關(guān)于同一主體同日就相同產(chǎn)品申請兩項以上相近似的外觀(guān)設計專(zhuān)利不適用《專(zhuān)利法實(shí)施細則》第十三條第一款的認定，沒(méi)有現行法律依據?！?

　　之后在專(zhuān)利法修改過(guò)程中，立法者考慮到上述情形，在第三十一條中增加了有關(guān)相似外觀(guān)設計的規定：“同一產(chǎn)品兩項以上的相似外觀(guān)設計，可以作為一件申請提出?！?

　　根據修改后的專(zhuān)利法第九條，《審查指南》規定，同樣的發(fā)明創(chuàng )造對于外觀(guān)設計而言，是指要求保護的產(chǎn)品外觀(guān)設計相同或者實(shí)質(zhì)相同。

　　案情介紹

　　筆者代理的兩件外觀(guān)設計申請同日提交，兩個(gè)設計名稱(chēng)均為“汽車(chē)”（以設計A和設計B來(lái)代表兩個(gè)設計）。設計A和設計B的汽車(chē)車(chē)身整體相同，不同之處在于車(chē)身尾部上方。設計A的尾部上方設置擾流板，設計B的尾部上方設置尾翼。但由于擾流板和尾翼占車(chē)身整體的比例較小，審查員發(fā)出審查意見(jiàn)通知書(shū)認為二者屬于同樣的外觀(guān)設計，要求申請人對兩件申請進(jìn)行選擇。否則兩件申請都將被駁回。

　　應對方案

　　針對上述案情，有下述幾種應對方案：

　　方案一：按照審查員的要求，選擇保留一件申請，撤回另一件申請。

　　這種方案最簡(jiǎn)單，但申請人喪失了另一件申請獲得授權的權利。

　　方案二：爭辯兩設計不屬于同樣的外觀(guān)設計，不在兩件申請中進(jìn)行選擇。這樣會(huì )導致兩件申請均被駁回。

　　在兩件申請都被駁回后，申請人可以向專(zhuān)利復審委員會(huì )提出復審請求。

　　在復審程序中，如果復審委員會(huì )同意復審請求人（申請人）的爭辯意見(jiàn)，認為兩設計不屬于同樣的外觀(guān)設計，則將會(huì )撤銷(xiāo)駁回決定。

　　但如果復審委員會(huì )不同意復審請求人的意見(jiàn)，認為兩設計屬于同樣的外觀(guān)設計，結果又會(huì )如何呢？

　　這個(gè)問(wèn)題看似簡(jiǎn)單，但還是存在不同的觀(guān)點(diǎn)。

　　一種觀(guān)點(diǎn)認為，根據專(zhuān)利法實(shí)施細則第六十一條的規定，請求人在提出復審請求或者在對專(zhuān)利復審委員會(huì )的復審通知書(shū)作出答復時(shí)，可以修改專(zhuān)利申請文件；但是，修改應當僅限于消除駁回決定或者復審通知書(shū)指出的缺陷。

　　上述條款只規定了復審請求人可以對申請文件進(jìn)行修改，但并不能撤回已經(jīng)被駁回的申請。因此復審請求人將沒(méi)有機會(huì )在復審程序中再次做出選擇，兩件申請都將被維持駁回決定。

　　另一種觀(guān)點(diǎn)認為，根據實(shí)施細則第六十三條的規定，專(zhuān)利復審委員會(huì )進(jìn)行復審后，認為復審請求不符合專(zhuān)利法和實(shí)施細則有關(guān)規定的，應當通知復審請求人，要求其在指定期限內陳述意見(jiàn)。期滿(mǎn)未答復的，該復審請求視為撤回；經(jīng)陳述意見(jiàn)或者進(jìn)行修改后，專(zhuān)利復審委員會(huì )認為仍不符合專(zhuān)利法和本細則有關(guān)規定的，應當作出維持原駁回決定的復審決定。

　　專(zhuān)利復審委員會(huì )進(jìn)行復審后，認為原駁回決定不符合專(zhuān)利法和本細則有關(guān)規定的，或者認為經(jīng)過(guò)修改的專(zhuān)利申請文件消除了原駁回決定指出的缺陷的，應當撤銷(xiāo)原駁回決定，由原審查部門(mén)繼續進(jìn)行審查程序。

　　上述條款給了復審請求人陳述意見(jiàn)或者進(jìn)行修改的機會(huì )。如果復審請求人在此階段陳述意見(jiàn)，即聲明保留一件申請而撤回另一件申請，則專(zhuān)利復審委員會(huì )將撤銷(xiāo)原駁回決定，由原審查部門(mén)繼續進(jìn)行審查程序。

　　筆者認為，復審程序不同于無(wú)效程序，其實(shí)質(zhì)是前審程序的延續，是針對前審程序中可能存在的問(wèn)題給申請人一個(gè)補救的機會(huì )。實(shí)施細則第六十一條只是對請求人在復審程序中修改專(zhuān)利申請文件的要求，請求人不能做除了消除駁回決定或者復審通知書(shū)指出的缺陷以外的主動(dòng)修改。

　　具體到上述情形，雖然兩件申請都已被駁回，但駁回尚未生效。復審委員會(huì )如果在對兩復審請求進(jìn)行審查后持與原審審查員相同的觀(guān)點(diǎn)，認為兩設計屬于同樣的外觀(guān)設計，根據聽(tīng)證原則，應當向復審請求人發(fā)出復審通知書(shū)。復審請求人在答復復審通知書(shū)時(shí)可以表明自己的觀(guān)點(diǎn)，即表明愿意選擇兩件申請中的一件予以保留而撤回另一件申請的意愿。雖然由于兩申請都已被駁回，復審請求人不能在復審程序中直接保留或者撤回某件申請，但在復審通知書(shū)答復中表達了此意愿，復審委員會(huì )應當撤銷(xiāo)原駁回決定，在由原審查部門(mén)繼續審查程序后給予請求人選擇的機會(huì )。

　　引申問(wèn)題一：除了上述兩種方案外，申請人還有沒(méi)有其他的方案呢？

　　我們來(lái)看一看其他國家或地區的做法。

　　日本

　　在日本，一件外觀(guān)設計申請應僅限于單一外觀(guān)設計，不允許兩項或者兩項以上的相似外觀(guān)設計包括在一件外觀(guān)設計申請中。如果申請人希望一件產(chǎn)品的多項相似外觀(guān)設計在日本獲得保護，則需要利用日本外觀(guān)法中規定的“關(guān)聯(lián)外觀(guān)設計”系統來(lái)進(jìn)行專(zhuān)利申請。

　　一組相關(guān)外觀(guān)設計申請包含一件主外觀(guān)設計申請和至少一件相關(guān)外觀(guān)設計申請。相關(guān)外觀(guān)設計申請可以與主外觀(guān)設計申請于同一天提交，也可以晚于主外觀(guān)設計申請日提交，但是其提交日必須早于主外觀(guān)設計申請的公開(kāi)日。一組相關(guān)外觀(guān)設計申請的申請人必須為同一申請人。一組相關(guān)外觀(guān)設計申請中的相關(guān)外觀(guān)專(zhuān)利都應與主外觀(guān)設計申請具有相似性。

　　如果申請人提交了多件普通外觀(guān)設計申請，而這些普通申請涵蓋了多項相似外觀(guān)設計。為了避免重復授權，申請人可以對這些普通外觀(guān)設計申請進(jìn)行修改，把多件涵蓋相似外觀(guān)設計的專(zhuān)利申請轉換為一件主外觀(guān)設計申請和多件相關(guān)外觀(guān)設計申請。

　　美國

　　在美國，如果提交了兩件外觀(guān)設計申請，兩件申請中的設計相似到一定程度，則有可能會(huì )產(chǎn)生重復授權問(wèn)題。在這種情況下，申請人可以提交一個(gè)最終放棄聲明來(lái)解決。聲明中表示如果兩件設計都被授權，則在兩專(zhuān)利權的有效期內都將屬于同一權利人。并且一件專(zhuān)利的有效期不得長(cháng)于另一件專(zhuān)利，即專(zhuān)利“壽命”縮短了。在美國，外觀(guān)設計專(zhuān)利的有效期是14年，從授權之日起算，因此同天提交的兩件外觀(guān)設計專(zhuān)利的有效期可能會(huì )不同。通過(guò)這種方式，兩件相似外觀(guān)設計申請可以獲得兩項外觀(guān)設計專(zhuān)利權。

　　歐洲

　　歐盟外觀(guān)設計申請只進(jìn)行純形式方面的審查。因此對上述問(wèn)題一般不審查。相關(guān)的審查在將來(lái)可能的無(wú)效程序中進(jìn)行。

　　從上述介紹可以看到，目前各國/地區對于上述問(wèn)題采取了不同的解決方式。其中日本的關(guān)聯(lián)外觀(guān)設計制度目前看來(lái)是最好的方式。但根據我國的具體情況，全面采用這種制度的條件尚不具備。但其中的一些做法還是值得借鑒的。

　　如，申請人在接到上述通知書(shū)后，可否申請將兩件外觀(guān)申請合案到一件申請中作為相似外觀(guān)設計繼續審查程序？

　　關(guān)于合案，審查指南中除關(guān)于專(zhuān)利法第三十一條有關(guān)單一性及相似外觀(guān)設計的規定外，只在專(zhuān)利無(wú)效程序中有相關(guān)規定：“針對不同專(zhuān)利權的無(wú)效宣告案件，部分或者全部當事人相同且案件事實(shí)相互關(guān)聯(lián)的，專(zhuān)利復審委員會(huì )可以依據當事人書(shū)面請求或者自行決定合并口頭審理?！?

　　那么，對于外觀(guān)設計申請，在審查階段合案是否可行呢？

　　首先看一下對于外觀(guān)設計申請而言，合案申請和分案申請的區別。

　　外觀(guān)設計不同于發(fā)明和實(shí)用新型，其保護范圍以表示在圖片或者照片中的該產(chǎn)品的外觀(guān)設計為準。也就是說(shuō)，外觀(guān)設計專(zhuān)利中的圖片或者照片起到了兩方面的作用：一方面是披露外觀(guān)設計的技術(shù)方案，相當于發(fā)明或實(shí)用新型的說(shuō)明書(shū)和附圖；另一方面是確定外觀(guān)設計專(zhuān)利的保護范圍，相當于發(fā)明或實(shí)用新型的權利要求書(shū)。

　　相比而言，發(fā)明或者實(shí)用新型專(zhuān)利權的保護范圍以其權利要求的內容為準。發(fā)明或者實(shí)用新型專(zhuān)利權的權利要求可以通過(guò)語(yǔ)言文字對若干實(shí)施方式進(jìn)行概括，但外觀(guān)設計的圖片或者照片通常不能概括。因此，將同一產(chǎn)品的多項相似外觀(guān)設計放在一件申請中實(shí)質(zhì)上也是另外一種形式的概括。前提是除基本設計以外的其它諸設計要與基本設計相似。

　　對于相似外觀(guān)設計，將若干項設計合在一件申請中能夠避免將來(lái)以互為實(shí)質(zhì)相同為由而被無(wú)效的風(fēng)險，不會(huì )再出現本文開(kāi)始時(shí)所述案件的情況。但同時(shí)，專(zhuān)利權人日后主張權利的范圍也受到約束，僅限于相似設計的范圍。

　　相反，如果申請人分案提交各外觀(guān)設計申請，這樣在授權后能夠主張的范圍大于相似外觀(guān)設計，但有可能面對以互為實(shí)質(zhì)相同為由而被無(wú)效的風(fēng)險。

　　因此，從上面的分析可以看出，不論是分案申請還是合案申請，都是既有其優(yōu)點(diǎn)，但同時(shí)也有其缺點(diǎn)。并不能一概認為哪種形式就必然優(yōu)于另一種形式。

　　有觀(guān)點(diǎn)認為，以分案方式提交還是以合案方式提交，申請人應當在提交之前就做好選擇。一旦選擇之后，申請人就要自己承擔相應的風(fēng)險。

　　理論上，上述觀(guān)點(diǎn)看似合理。但實(shí)踐中經(jīng)常遇到的情形是，在相似外觀(guān)設計的審查過(guò)程中審查員認為其中有一項或幾項設計與基本設計不相似而要求申請人從該申請中刪除。

　　申請人通常會(huì )按照審查員的要求刪除被認為與基本設計不相似的某項或者某幾項設計。有些情況下，會(huì )將刪除的設計提交分案。在這種情況下，由于種種原因，如初審審查員判斷不準確，分案授權的外觀(guān)設計專(zhuān)利將來(lái)有可能面對以互為實(shí)質(zhì)相同為由而被無(wú)效的風(fēng)險。

　　因此，對于上述類(lèi)型的外觀(guān)設計申請案件，在審查意見(jiàn)通知書(shū)答復階段給申請人合案的機會(huì )，是申請人以縮小將來(lái)行使權利的范圍為代價(jià)換取兩設計都獲得授權，何嘗不是一個(gè)可以考慮的解決方案呢？

　　引申問(wèn)題二：關(guān)于相似外觀(guān)設計的數量

　　專(zhuān)利法實(shí)施細則第二十八條和第三十五條規定，對同一產(chǎn)品的多項相似外觀(guān)設計提出一件外觀(guān)設計專(zhuān)利申請的，應當在簡(jiǎn)要說(shuō)明中指定其中一項作為基本設計。對該產(chǎn)品的其他設計應當與簡(jiǎn)要說(shuō)明中指定的基本設計相似。一件外觀(guān)設計專(zhuān)利申請中的相似外觀(guān)設計不得超過(guò)10項。

　　專(zhuān)利法實(shí)施細則中設定相似設計的數量是考慮到如果一件申請中相似設計數量過(guò)多，會(huì )使審查員的工作量過(guò)大。

　　雖然上述規定有其合理性，但實(shí)踐中經(jīng)常遇到的一種情況是，如果申請人的相似設計多于10項該如何處理？

　　由于歐洲、日本、美國對于一件外觀(guān)設計申請中的多項相似外觀(guān)設計的數量都沒(méi)有限制，因此在很多情況下以這些國家或地區的申請為優(yōu)先權進(jìn)入中國的相似外觀(guān)設計數量會(huì )超過(guò)10項。

　　按照現行審查指南的規定，如果一件外觀(guān)設計專(zhuān)利申請中的相似外觀(guān)設計超過(guò)10項，審查員應發(fā)出審查意見(jiàn)通知書(shū)，申請人修改后未克服缺陷的，駁回該專(zhuān)利申請。

　　如上所述，在這種情況下，超過(guò)10項的設計會(huì )被從申請中刪除。而如果刪除的設計分案的話(huà)，則同樣會(huì )面臨以與母案中的設計互為實(shí)質(zhì)相同為由而被無(wú)效的風(fēng)險。

　　上述情況的發(fā)生顯然對申請人極為不利，并且也沒(méi)有充分體現立法者對專(zhuān)利法第三十一條進(jìn)行修改所希望達到的立法目的。

　　那么，上述情況如何破解呢？

　　筆者認為，在不突破現行專(zhuān)利法及實(shí)施細則的框架的情況下，可以通過(guò)變通的方式解決。

　　例如，如果一件外觀(guān)設計專(zhuān)利申請中的相似外觀(guān)設計超過(guò)10項，超過(guò)10項的設計提交分案并且獲得授權，可以考慮在該分案授權通知書(shū)或專(zhuān)利證書(shū)上對上述情況作一說(shuō)明，該說(shuō)明作為授權后不因與母案中的設計互為實(shí)質(zhì)相同為由而被無(wú)效的一種特殊例外豁免的依據。

　　以上是筆者的粗略看法。有不妥之處，敬請各位專(zhuān)家和同仁批評指正。

　　
　　參考文獻：

　?、?. 吳大章《外觀(guān)設計專(zhuān)利實(shí)質(zhì)審查標準新講》

　?、?. 尹新天《中國專(zhuān)利法詳解》