文/集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 王寶筠

引言：

專(zhuān)利侵權判定問(wèn)題一直以來(lái)是專(zhuān)利保護中的熱點(diǎn)問(wèn)題，針對該問(wèn)題，專(zhuān)利從業(yè)者進(jìn)行了諸多討論。本文，將目光聚集到專(zhuān)利中的方法專(zhuān)利，針對方法專(zhuān)利中存在判斷步驟的情況，就專(zhuān)利侵權問(wèn)題結合一模擬案例加以討論。

一、案例：

該案例十分簡(jiǎn)單，專(zhuān)利權為一方法，包括步驟A、B、C、D。其中，步驟B為一個(gè)判斷步驟，具體為：判斷是否滿(mǎn)足條件甲，如果“是”則執行步驟C，對于“否則”的情況，在該權利要求中并沒(méi)有加以明確。專(zhuān)利權人發(fā)現一競爭對手在使用一類(lèi)似方法（后文對于涉嫌侵權的方法均稱(chēng)為目標方法），該目標方法包括A、B、X、C、D這五個(gè)步驟，其中，A、C、D和本發(fā)明的A、C、D完全一致，只不過(guò)，目標方法在步驟B的判斷為“是”的情況下，并不直接執行步驟C，而是進(jìn)一步執行步驟X的判斷，在步驟X的判斷結果為“是”的情況下，再去執行步驟C。那么，這個(gè)目標方法是否侵權呢？對此案例，存在以下觀(guān)點(diǎn)。

二、觀(guān)點(diǎn)：

（一）、觀(guān)點(diǎn)一：

觀(guān)點(diǎn)一認為目標方法并不侵權，主要理由為：在專(zhuān)利權中，只要步驟B的判斷結果為“是”，就去執行步驟C；而在目標方法中，在步驟B的判斷結果為“是”的情況下，并不一定執行步驟C，因此，目標方法的方案和專(zhuān)利權的方案是兩個(gè)不同的方案，目標方法并不侵權。

（二）、觀(guān)點(diǎn)二：

觀(guān)點(diǎn)二認為：在目標方法中存在步驟A、B、X、C、D這五個(gè)步驟，這五個(gè)步驟中包含了專(zhuān)利權的A、B、C、D四個(gè)步驟?；谌娓采w原則，目標方法落入權利要求的保護范圍中，構成侵權。

（三）、觀(guān)點(diǎn)三：

觀(guān)點(diǎn)三認為：權利要求中的步驟B和步驟C的表述屬于一上位概念，目標方法的步驟B、步驟X和步驟C屬于該上位概念的下位概念，因此，目標方法構成侵權。

上述幾個(gè)觀(guān)點(diǎn)貌似都有道理，但針對同樣的事實(shí)，怎么會(huì )得出兩個(gè)相反的結論呢？這需要我們進(jìn)行分析。

三、筆者的分析

在進(jìn)行侵權判定的分析之前，我們首先有必要明確專(zhuān)利侵權的判定方法。在北京市高級人民法院發(fā)布的《專(zhuān)利侵權判定指南》（后文稱(chēng)“《指南》”）中，對發(fā)明、實(shí)用新型專(zhuān)利權的侵權判定，具體明確了相同侵權和等同侵權兩種判定方法。本文以這兩種方法對上述案例進(jìn)行分析。

（一）、基于相同侵權對本案的分析

1、相同侵權的相關(guān)規定

在《指南》第35條中指出：相同侵權，即文字含義上的侵權,是指被訴侵權技術(shù)方案包含了與權利要求記載的全部技術(shù)特征相同的對應技術(shù)特征。這可以理解為是對相同侵權的一般性定義。

在《指南》第36條中指出：當權利要求中記載的技術(shù)特征采用上位概念特征，而被訴侵權技術(shù)方案的相應技術(shù)特征采用的是相應的下位概念特征時(shí)，則被訴侵權技術(shù)方案落入專(zhuān)利權保護范圍。

在《指南》第37條中指出：被訴侵權技術(shù)方案在包含了權利要求中的全部技術(shù)特征的基礎上，又增加了新的技術(shù)特征的，仍然落入專(zhuān)利權保護范圍。

第36、37條是對相同侵權的進(jìn)一步細化的規定，我們可以將這兩條簡(jiǎn)單理解為是下位概念構成對上位概念的侵權、增加新技術(shù)特征的方案構成對原有方案的侵權。

2、結合相同侵權對觀(guān)點(diǎn)二的分析

結合之前的介紹可以發(fā)現，觀(guān)點(diǎn)二就是基于相同侵權得出目標方法侵權的結論。具體而言，觀(guān)點(diǎn)二認為目標方法在專(zhuān)利權方法的基礎上新增加了一個(gè)技術(shù)特征（判斷X），但其仍然落入專(zhuān)利權的保護范圍中。觀(guān)點(diǎn)二依據《指南》第37條，其結論似乎毫無(wú)爭議，但事實(shí)確實(shí)如此嗎？其實(shí)并不盡然。

分析觀(guān)點(diǎn)二的問(wèn)題所在，筆者認為我們應該注意侵權判定過(guò)程中的比對對象。

（1）技術(shù)特征

在《指南》中明確規定，應該采用技術(shù)特征比對的方法來(lái)進(jìn)行侵權判定，也就是說(shuō)，侵權判定過(guò)程中的比對對象應該是技術(shù)特征。那么，什么是技術(shù)特征呢？在《指南》第5條中指出，技術(shù)特征是指在權利要求所限定的技術(shù)方案中，能夠相對獨立地執行一定的技術(shù)功能、并能產(chǎn)生相對獨立的技術(shù)效果的最小技術(shù)單元或者單元組合。這里面提及幾個(gè)“獨立”是我們要加以重視的內容。

（2）觀(guān)點(diǎn)二的問(wèn)題所在

在觀(guān)點(diǎn)二中，是把權利要求保護方案中的A、B、C、D四個(gè)步驟拆分開(kāi)來(lái)作為4個(gè)技術(shù)特征。筆者認為，觀(guān)點(diǎn)二中以形式化的步驟劃分作為技術(shù)特征的劃分依據是不妥當的，應該結合基本的邏輯要求以及實(shí)際的技術(shù)內容來(lái)劃分技術(shù)特征，并以這樣劃分出的技術(shù)特征作為侵權判斷中的比較對象。

例如，在本案中，從基本的邏輯來(lái)講，“判斷”應該包括判斷本身以及判斷所對應執行的動(dòng)作，這樣才是一個(gè)完整的“判斷”，才能滿(mǎn)足執行相應功能、達到相應技術(shù)效果這一技術(shù)特征的最低要求。在本案中，判斷步驟B和執行步驟C應該作為一個(gè)整體，被視作一個(gè)技術(shù)特征。相應的，在目標方法中，判斷步驟X和其對應的執行步驟C應該作為一個(gè)整體，而該整體是步驟B所對應的執行動(dòng)作，該執行動(dòng)作應該和步驟B一起構成一個(gè)技術(shù)特征。目標方法中所包括的技術(shù)特征是：特征一：步驟A，特征二：步驟D，以及特征三：步驟B、步驟X和步驟C。由此可見(jiàn)，目標方法并不是相對于權利要求增加了技術(shù)特征的方案，而是一個(gè)將權利要求的技術(shù)特征“步驟B和C”修改為“步驟B、X、C”的方案。由于目標方法并沒(méi)有包含權利要求的所有技術(shù)特征，因此，目標方法并不構成等同侵權。觀(guān)點(diǎn)二并不成立。

3、結合相同侵權對觀(guān)點(diǎn)三的分析

觀(guān)點(diǎn)三是以特征間的上下位關(guān)系來(lái)說(shuō)明目標方法侵權。這一觀(guān)點(diǎn)的核心點(diǎn)在于：權利要求中的“進(jìn)行步驟B的判斷，再執行步驟C”屬于一上位概念，但“進(jìn)行步驟B的判斷，再執行步驟C”確實(shí)是一個(gè)上位么，確實(shí)能夠概括例如“進(jìn)行步驟B的判斷，再進(jìn)行步驟X的判斷，再執行步驟C”這一具體方案么？答案是否定的。

分析獨立權利要求我們會(huì )發(fā)現，“進(jìn)行步驟B，再執行步驟C”這一所謂的上位概念所對應的方案應該是：如果滿(mǎn)足步驟B的判斷條件，則執行步驟C，不滿(mǎn)足則不執行步驟C（對于判斷條件為“不滿(mǎn)足”的情況，由于權利要求沒(méi)有限定，因此，可以進(jìn)行最大化的解釋?zhuān)捎谝呀?jīng)限定了滿(mǎn)足判斷條件的情況下執行步驟C，而且判斷的不同分支的執行內容又必然不同，因此，在最大化解釋的情況下，解釋出的內容為“不滿(mǎn)足則不執行步驟C”）。

但對于目標方法的方案是：

滿(mǎn)足步驟B的判斷條件、以及滿(mǎn)足步驟X的判斷條件，則執行步驟C；

滿(mǎn)足步驟B的判斷條件但不滿(mǎn)足步驟X的判斷條件，不執行步驟C；

不滿(mǎn)足步驟B的判斷條件，則不執行步驟C。

從上述三種情況可見(jiàn)，在滿(mǎn)足步驟B判斷條件的情況下，存在不執行步驟C的情況，而這和上位概括中滿(mǎn)足步驟B即執行步驟C的情況是相悖的，因此，從上位概念的角度來(lái)說(shuō)，獨立權利要求中的上位概念是無(wú)法包括目標方法的某一分支方案的，目標方法并不是獨立權利要求上位概念的下位方案。

由上述分析我們可以知道，對于一個(gè)“上位概念”，我們應該全面分析其文字表述背后所實(shí)際對應的技術(shù)內容，以此來(lái)確定其是否確實(shí)屬于上位概念。在上位概念無(wú)法成立的情況下，觀(guān)點(diǎn)三基于此所得出的目標方法構成相同侵權的結論也就無(wú)法成立了?；仡櫽^(guān)點(diǎn)一我們可以發(fā)現，這其實(shí)也是觀(guān)點(diǎn)一的觀(guān)點(diǎn)。盡管觀(guān)點(diǎn)二、三所得出的目標方法侵權的結論有誤，但我們還不能據此就得出目標方法不侵權的結論，因為我們還需要進(jìn)行等同侵權方面的分析。

（二）結合等同侵權對本案的分析

1、等同侵權

在《指南》第42條中指出，等同侵權，是指被訴侵權技術(shù)方案有一個(gè)或者一個(gè)以上技術(shù)特征與權利要求中的相應技術(shù)特征從字面上看不相同，但是屬于等同特征，應當認定被訴侵權技術(shù)方案落入專(zhuān)利權保護范圍。

在第43條中指出，等同特征，是指與權利要求所記載的技術(shù)特征以基本相同的手段，實(shí)現基本相同的功能，達到基本相同的效果，并且所屬技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員無(wú)需經(jīng)過(guò)創(chuàng )造性勞動(dòng)就能夠想到的技術(shù)特征。

在第44、45、46條中，則對“基本相同的手段、基本相同的功能和基本相同的效果”進(jìn)行了明確。

2、結合等同侵權對本案的分析

結合等同侵權的上述規定，我們可以做如下的分析。

我們仍然以權利要求中的“步驟B和步驟C”作為一個(gè)技術(shù)特征、目標方法中的“步驟B、判斷X和步驟C”作為一個(gè)技術(shù)特征，來(lái)進(jìn)行等同侵權方面的分析。

如果目標方法中所增加的判斷X，是一個(gè)常規的判斷步驟，例如，是否開(kāi)機的判斷，那么，對于步驟B、X、C來(lái)說(shuō)，其對于步驟B、C的改變僅僅是一種慣常的替換，其整體的工作原理沒(méi)有較步驟B、C發(fā)生改變，步驟B、X、C相對于步驟B、C來(lái)說(shuō)屬于本領(lǐng)域技術(shù)人員無(wú)需付出創(chuàng )造性勞動(dòng)就能想到的技術(shù)特征，因此，步驟B、X、C屬于步驟B、C的等同特征。在目標方法中的步驟A、D與專(zhuān)利中的步驟A、D相同的情況下，可以以同等侵權的判定方式得出目標方法構成對專(zhuān)利權的侵權。

但是，如果目標方法中所新增加的判斷X是一個(gè)存在新的價(jià)值、新的貢獻所在的判斷，那么，步驟B、X、C就是本領(lǐng)域技術(shù)人員需要付出創(chuàng )造性勞動(dòng)才能想到的技術(shù)特征。由此，步驟B、X、C不再是步驟B、C的等同特征，目標方法就不再構成等同侵權。在相同侵權、等同侵權都不成立的情況下，目標方法自然也就不侵權了。

結語(yǔ)：

在專(zhuān)利侵權判斷中，技術(shù)特征的劃分是十分重要的一環(huán)。在技術(shù)特征的劃分過(guò)程中，我們一方面要重視相關(guān)法條的嚴謹適用，更要高度重視技術(shù)的實(shí)際情況。對于技術(shù)特征所應包括的技術(shù)單元，我們有必要按照《指南》對于“技術(shù)特征”的要求來(lái)加以確定；而在技術(shù)特征劃分的過(guò)程中，則要結合技術(shù)的實(shí)際情況，確定單元間是否具有不可分割的關(guān)系，并基于此完成技術(shù)特征的劃分。而在專(zhuān)利侵權的判斷過(guò)程中，我們應該結合相同侵權、等同侵權兩種類(lèi)型，對目標方法是否構成侵權進(jìn)行全面的分析，避免遺漏某種侵權類(lèi)型。

以上為筆者的一些個(gè)人觀(guān)點(diǎn)，難免有不妥之處，還請讀者批評指正。