文/集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 李兆嶺

　　一、前言

　　對于業(yè)界而言，由于專(zhuān)利具有地域性，又由于世界市場(chǎng)的密切關(guān)聯(lián)性，根據市場(chǎng)需要在世界范圍內進(jìn)行專(zhuān)利布局是保護技術(shù)成果的重要途徑；因此，在世界范圍內進(jìn)行專(zhuān)利布局的一個(gè)重要工作就是根據市場(chǎng)發(fā)展及企業(yè)發(fā)展規劃向多個(gè)國家或法域申請專(zhuān)利。

　　隨著(zhù)世界市場(chǎng)發(fā)展，全球經(jīng)濟一體化程度不斷強化，世界知識產(chǎn)權保護也不斷向一體化方向前進(jìn)；世界知識產(chǎn)權正從各國專(zhuān)利嚴格、獨立、絕對的國家地域性，不斷向相對國家地域性邁進(jìn)，專(zhuān)利國際化進(jìn)展尤為突出。

　　1883年簽訂的《保護工業(yè)產(chǎn)權巴黎公約PARIS CONVENTION FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY》（簡(jiǎn)稱(chēng)“巴黎公約”）規定了優(yōu)先權制度；通過(guò)優(yōu)先權制度，權利人在一個(gè)國家進(jìn)行正式的申請（在先申請日）之后，在規定的期限內在其他成員國提出同樣的申請時(shí)，享有優(yōu)先性保護的權益，即優(yōu)先權。這種優(yōu)先權的具體體現是：在規定的期限界滿(mǎn)前，任何后來(lái)在其他成員國提出的申請都不能導致該權利人的權利而無(wú)效；這就為在另一國家獲得實(shí)質(zhì)保護提供了前提，在一定程度上打破了絕對的國家地域性。

　　后來(lái)，1970年簽訂的《專(zhuān)利合作條約PATENT COOPERATION TREATY》（簡(jiǎn)稱(chēng)“PCT”）在巴黎公約基礎上又邁進(jìn)了一步。根據PCT規定，在一個(gè)國家（受理局）提交的申請，并指定尋求保護的國家（指定局），就相當于向所有的指定局國家提交的申請。這樣，PCT就從程序角度，實(shí)現專(zhuān)利申請程序的部分統一，進(jìn)一步減弱了專(zhuān)利的國家地域性。

　　再后來(lái)，2000年，又簽訂了《專(zhuān)利法條約PATENT LAY TREATY》（簡(jiǎn)稱(chēng)“PLT”），該條約已經(jīng)于2005年生效（中國未加入）。根據PLT，締約國的專(zhuān)利申請的形式要件得到更進(jìn)一步的統一；在程序上，使得各國要求更加統一，再進(jìn)一步增強了專(zhuān)利的國際性。

　　另外，各區域國家專(zhuān)利統一性步伐進(jìn)展更快，更突出的是《歐洲專(zhuān)利公約》，根據該公約，在歐洲就建立了一個(gè)包括多個(gè)國家，從申請到授權都實(shí)現一體化的跨國的專(zhuān)利制度。

　　基于專(zhuān)利國際化進(jìn)程，進(jìn)行專(zhuān)利國際化布局的途徑也大大增加，基于巴黎公約，從直接向各國申請（直接途徑），發(fā)展到先在本國申請，再向其他國家申請，并以在本國的申請為基礎，要求優(yōu)先權（巴黎公約途徑）；基于PCT，可以向一個(gè)國家申請，同時(shí)指定多個(gè)國家，然后，再分別進(jìn)入各個(gè)國家（PCT途徑 ）。

　　目前，在進(jìn)行國際布局時(shí)，最常用的是PCT途徑，很少用直接途徑。因此，才有了專(zhuān)利族的產(chǎn)生，即相同的發(fā)明創(chuàng )造，可能以多種語(yǔ)言或多個(gè)國家文獻的方式存在。

　　專(zhuān)利族一方面方便公眾閱讀，另一方面也方便確定專(zhuān)利的穩定性。以至于，在要無(wú)效某件專(zhuān)利權時(shí)，首先查詢(xún)其他同族專(zhuān)利法律狀態(tài)。比如：要想確定某一種中國專(zhuān)利穩定性時(shí)，可以通過(guò)檢索獲得歐洲、美國、日本及其他更多國家同族專(zhuān)利的法律狀態(tài)。在很多情況下，在中國獲得授權的專(zhuān)利申請，在歐洲有可能被駁回；這樣，通過(guò)檢索該專(zhuān)利申請在歐洲被駁回的理由就很容易確定該中國專(zhuān)利的穩定性。

　　二、實(shí)務(wù)經(jīng)歷

　　國家知識產(chǎn)權局于2014年1月8日下發(fā)了第一次審查意見(jiàn)通知書(shū)，其中指出：

　　筆者受一客戶(hù)委托，對專(zhuān)利權人為W國C公司的兩件中國專(zhuān)利CP1和CP2的穩定性進(jìn)行預判。筆者發(fā)現，C公司竟然沒(méi)有要求優(yōu)先權，即直接在中國進(jìn)行了申請。通過(guò)了解C公司的規模、知名度及技術(shù)研究數據，筆者越來(lái)越強烈地感覺(jué)到：C公司的這種做法不正常。C公司之所以這么做，可能的原因包括：

　　一、這兩件專(zhuān)利涉及的技術(shù)在W國根本沒(méi)有市場(chǎng)，因此不需要在W國進(jìn)行保護；

　　二、這兩件專(zhuān)利在本國根本無(wú)法進(jìn)行授權，而無(wú)法授權的原因可能是：涉及的技術(shù)在W國已經(jīng)成為現有技術(shù)；

　　三、C公司在W國已經(jīng)基于涉及的技術(shù)獲得專(zhuān)利權，中國專(zhuān)利的申請日可能已經(jīng)超過(guò)了12個(gè)月，進(jìn)而無(wú)法主張優(yōu)先權。

　　為此，筆者對C公司在W國的專(zhuān)利申請進(jìn)行了檢索和了解，確實(shí)發(fā)現了在W國與中國專(zhuān)利CP1和CP2對應的兩件W國的專(zhuān)利WP1和WP2。四者之間申請日先后順序如下圖。

　　即W國專(zhuān)利WP1和WP2的申請日均為2005年1月1日，CP1申請日為4月25日，而CP2申請日為5月13日。而WP1和WP2公開(kāi)日均晚于CP1的申請日，也晚于CP2的申請日。這四件專(zhuān)利申請的說(shuō)明書(shū)內容相同，CP1的權利要求與WP1的權利要求基本相同，CP2的權利要求與WP2的權利要求基本相同。

　　考慮到通過(guò)PCT途徑及巴黎公約途徑進(jìn)行國際專(zhuān)利布局的意義，筆者認為：C公司直接在中國申請專(zhuān)利，很可能是經(jīng)過(guò)沉思熟慮的，通過(guò)直接途徑在某一國家申請專(zhuān)利能夠滿(mǎn)足其特定需要。

　　從專(zhuān)利地域布局中，考量是不是在某一國家進(jìn)行申請的時(shí)候（當然，費用，市場(chǎng)及產(chǎn)品特點(diǎn)因素也是專(zhuān)利域布局的重要考量因素），通過(guò)巴黎公約途徑可以提供12個(gè)月的考量期，通過(guò)PCT公約可以提供大約30~32個(gè)月的考量期。同時(shí)，這些考量期不影響專(zhuān)利涉及技術(shù)的實(shí)施與專(zhuān)利產(chǎn)品的銷(xiāo)售。然而，直接途徑進(jìn)行申請，要不影響專(zhuān)利涉及技術(shù)的實(shí)施與專(zhuān)利產(chǎn)品的銷(xiāo)售，其考量期在理論上為零。也就是說(shuō)：如果一項發(fā)明創(chuàng )造，在W國申請專(zhuān)利之后，理論上，該專(zhuān)利就可以公開(kāi)實(shí)施，且該公開(kāi)實(shí)施不影響基于巴黎公約在12個(gè)月內向外國申請的專(zhuān)利，或者在W國申請PCT專(zhuān)利之后，該專(zhuān)利也可以公開(kāi)實(shí)施，且該公開(kāi)實(shí)施不影響基于該PCT在30~32個(gè)月內的外國申請；然而，如果在W國申請專(zhuān)利之后公開(kāi)實(shí)施的話(huà)，通過(guò)直接途徑在某一國家申請的考量期理論上為零。

　　反過(guò)來(lái)再看上述案情，C公司之所以敢在W國申請專(zhuān)利之后，再以直接途徑在中國申請專(zhuān)利，筆者總結有以下原因：

　　第一、對于中國專(zhuān)利法規的熟悉和了解，使得C公司嫻熟地運用中國法規。根據中國專(zhuān)利法規定，針對中國專(zhuān)利申請CP1和CP2，其申請日之前公開(kāi)的技術(shù)構成現有技術(shù)，而WP1和WP2相關(guān)文獻在CP1和CP2申請日之前并沒(méi)有公開(kāi)（在W國與中國相同，公開(kāi)文本在滿(mǎn)18個(gè)月時(shí)公開(kāi)），因此，不構成現有技術(shù)。同時(shí)，針對中國專(zhuān)利申請CP1和CP2，構成抵觸申請的也只能是中國專(zhuān)利申請，而WP1和WP2又不屬于中國專(zhuān)利申請。因此，WP1和WP2的相關(guān)文獻并不能影響C公司在中國的兩件專(zhuān)利申請。另外，雖然兩件中國CP1和CP2說(shuō)明書(shū)相同，權利要求不同，又由于二者均在2009年10月1日之前申請，根據2000年專(zhuān)利法修正案，抵觸申請也不適用于相同申請人的情形。因此，上述四件專(zhuān)利之間相互并不影響。

　　第二、對自己保密制度或保密體系的高度自信。對于一項非常重要的技術(shù)，在W國申請之后，經(jīng)過(guò)1年多再在中國進(jìn)行申請，這么長(cháng)的時(shí)間內，泄密發(fā)生的概率極大；保密制度和保密體系稍有疏漏，就有可能泄漏；而一旦泄漏，后果將十分嚴重；但C公司最后還是這么做，說(shuō)明對自己的保密制度或保密體系非常自信。相比而言，一般的中國企業(yè)很少能夠對自己保護制度和保護體系有這么強的自信心。

　　第三、充足的技術(shù)儲備和技術(shù)研發(fā)的前瞻性。筆者認為：在W國申請專(zhuān)利之后，如果公開(kāi)實(shí)施該技術(shù)，很可能導致技術(shù)公開(kāi)（雖然可以通過(guò)協(xié)議約束更多的下游企業(yè)和人員，但這樣泄漏的風(fēng)險會(huì )特別特別大，可行性不高）；因此，在15個(gè)或16個(gè)月之中，C公司就不能公開(kāi)實(shí)施該技術(shù)，也不能銷(xiāo)售包括該技術(shù)的產(chǎn)品 。有先進(jìn)技術(shù)而不使用，說(shuō)明C公司還應當有相應的、可以公開(kāi)實(shí)施的技術(shù)；且該可以公開(kāi)實(shí)施的技術(shù)也可以完全滿(mǎn)足市場(chǎng)需要的。也就是說(shuō)，在上述15個(gè)或16個(gè)月中，C公司原有的技術(shù)就具有市場(chǎng)競爭力。此時(shí)WP1和WP2涉及的技術(shù)還沒(méi)有使用；這進(jìn)一步說(shuō)明這兩件專(zhuān)利涉及的技術(shù)更加先進(jìn)，進(jìn)而說(shuō)明C公司技術(shù)研發(fā)前瞻性特別強；從這一點(diǎn)上，可以說(shuō)明C公司技術(shù)研發(fā)的系統性、超前性。

　　第四、對新研發(fā)技術(shù)的自信。對于一般的中國企業(yè)來(lái)講，在向外國企業(yè)申請時(shí)，往往能省就省，能合并就合并，并且會(huì )選擇市場(chǎng)反應好的技術(shù)向國處申請專(zhuān)利保護。反觀(guān)C公司，在中國專(zhuān)利CP1和CP2技術(shù)未進(jìn)行市場(chǎng)驗證的情況下，沒(méi)有合并申請，而是以在W國基本相同的布局方式進(jìn)行申請，說(shuō)明C公司對自己技術(shù)市場(chǎng)競爭力和中國適用性方面有了充分的認識。另外，這從一個(gè)側面可以反映出，C公司對中國相關(guān)技術(shù)的了解和熟悉；很可能C公司已經(jīng)建立了相關(guān)技術(shù)的中國專(zhuān)利技術(shù)數據庫，并動(dòng)態(tài)地掌握了相關(guān)技術(shù)的發(fā)展狀態(tài)。也只有做到這一點(diǎn)，C公司才敢這樣做！

　　總之，基于C公司未走巴黎公約途徑或PCT途徑的平常路，卻走直接途徑的不尋常的路，筆者認為到中國企業(yè)專(zhuān)利布局、技術(shù)研發(fā)、相關(guān)技術(shù)（專(zhuān)利）的了解及國內外法律法規的熟悉方面還存在很大的差距。