文/集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 譚雅琦

　　商標權是商標權人的專(zhuān)屬權利范圍。在該權利范圍下，他人不得使用完全相同或近似的商標在相同或類(lèi)似的商品/服務(wù)上。因此，確定誰(shuí)優(yōu)先享有商標權利的歸屬，顯得尤為重要。在中國，基本遵循“申請日在先原則”，即誰(shuí)先提交了注冊申請，則可以?xún)?yōu)先獲得核準注冊。而在美國，商標權利歸屬的原則是“使用在先”，即誰(shuí)先有真誠使用意圖并投入了使用，則可以?xún)?yōu)先享有商標權。

　　那不少企業(yè)便就此產(chǎn)生疑問(wèn)了。既然美國商標以使用在先確定商標權利歸屬，那在美國申請注冊商標又是怎么一回事？如果基于在先使用可以?xún)?yōu)先獲得商標權，對使用的標準又是如何要求的呢？對此，可簡(jiǎn)要解答如下。

　　一、美國商標使用與注冊商標的關(guān)系

　　如上所述，“商標使用在先”為美國確定商標權利歸屬的基本原則。而在發(fā)展多年的該原則下，商標注冊制度系該原則的例外。根據《美國商標法》第7條（b）、（c）項的規定，主簿商標注冊證明是表明商標權人對該商標享有專(zhuān)用權的初步證明，并且具有推定商標權人為在先使用人的效力，除非有相反的證據證明。即當申請人提交了商標注冊申請后，則推定申請人在申請日有在先的使用，除非第三人有證據表明其使用在該申請日之前。

　　誠然，很多商標申請人在申請日或申請日前并未投入實(shí)際使用，這也是美國商標申請可以基于打算使用的原因。但在商標正式核準前，官方會(huì )給出一定期限，要求申請人進(jìn)行使用，并提供相應使用證據，否則不予核準注冊（基于第三國申請注冊或者馬德里國際注冊方式除外）。如此的制度安排，也平衡了注冊商標需真實(shí)投入使用的基本原則。除非第三人提供在先使用證據表示反對，申請商標經(jīng)核準注冊后，也就具有了法律上的推定效力。

　　因此，對于在美國打算使用的商標，先提交申請注冊，占住較早的申請日，也是百利而無(wú)害。當然，商標的生命仍在于使用，提交申請注冊后，需在美國市場(chǎng)使用，方可獲得并維系注冊商標權利。

　　二、基于使用獲得商標權之“使用”的標準

　　對于可建立商標權的使用行為，基本的滿(mǎn)足條件系作為商標的使用，即該標識可以起到商標的區分和識別作用。而若在商標使用的前期，商標經(jīng)過(guò)幾版形式的變化，只要不是實(shí)質(zhì)性變化，而沒(méi)有產(chǎn)生新的商業(yè)印象，則最初的商標使用即可視為最早的商標使用日 。

　　一般來(lái)說(shuō)，如第六巡回法院在A(yíng)llard Enterprises, Inc. 與Advanced Programming Resources, Inc.的案件中指出，“即使首次使用的量很小，而尚未建立深入的市場(chǎng)滲透或廣泛的市場(chǎng)認知，但只要是真誠的商業(yè)使用，該首次使用即可建立相應的商標權利” 。且多數法院認為，在雙方都有實(shí)際使用的案件中，對使用的考量標準應高于僅以在先使用挑戰注冊商標的情形 。此外，若僅是準備進(jìn)行使用也一般不認定可以獲得商標權 。但實(shí)踐中情況千差萬(wàn)別，對使用的標準判斷并沒(méi)有統一的標準。為更好把握可建立商標權的使用標準，我們不妨先了解幾個(gè)美國判例，以窺探一二。

　　案例一：SNOB商標案

　　在1974年的SNOB商標案件 中，原告為法國一家香水制造商，多年來(lái)在當地及其他地區經(jīng)營(yíng)“SNOB”品牌的香水。而被告自1951年起即在美國注冊了“SNOB”商標，指定使用在香水等商品上。因此，原告的“SNOB”牌香水因在先商標的存在而被擋在美國市場(chǎng)之外。但自注冊后20年以來(lái)，被告僅銷(xiāo)售了89瓶“SNOB”牌香水，總銷(xiāo)售額不超過(guò)600美金，總利潤不超過(guò)100美金。故原告基于被告對其商標下的產(chǎn)品僅有少量的銷(xiāo)售記錄為由，要求第二巡回法院認定被告沒(méi)有商標權利。后法院支持了原告的主張，并認定被告的使用看起來(lái)更像是阻礙潛在競爭者的計劃，因而其使用不足以建立商標權。

　　案例二：SCRAMBLE商標案

　　在1982年的SCRAMBLE商標案件 中，原告打算在視頻游戲產(chǎn)品上使用“SCRAMBLE”商標。該計劃被被告提前獲知。為搶占優(yōu)先使用日，被告在已有的商標名牌上增加“SCRAMBLE”的標識，且在原告使用之前率先銷(xiāo)售了5份游戲產(chǎn)品。后第二巡回法院認定，被告僅在原有標的基礎上貼上新標的行為，明顯具有搶先預留商標在先使用的惡意，故該在先使用尚不足以建立商標權。

　　案例三：NEW WEST商標案

　　與上個(gè)案例不同，NEW WEST商標案件 的雙方在選用商標時(shí)，互相并不知曉，但巧合的是都擬選用“NEW WEST”標識作為新雜志的商標。被告率先通過(guò)廣告招商、廣告宣傳發(fā)行、郵件訂閱的方式，獲得了公眾一定程度的認知。原告在知曉后，立即將原本打算給廣告商的搶先預覽版發(fā)往各報刊亭發(fā)售。截止發(fā)售當天，被告已獲得了接近14000份的訂閱。4天以后，被告發(fā)行了首版雜志，并銷(xiāo)售了1萬(wàn)份。截止庭審時(shí)，被告已獲得了15萬(wàn)的訂閱，而原告在發(fā)行搶先預覽版及一版常規刊物以后，停止了出版發(fā)行。后第九巡回法院認定“NEW WEST”的商標權應歸屬被告，因被告的廣告宣傳在原告之前，且原告的搶先預覽版并非真正意義上的雜志，故不能算作商標使用。

　　以上案例可以看出，在考量是否為“真誠的商業(yè)使用”時(shí)，可以考慮的因素包括以下幾個(gè)方面：1）首次使用后是否在合理期間內有連續使用。若在首次使用后，大半年甚至一年都未再次進(jìn)行使用，而在此期間其他人進(jìn)行了善意、持久的使用，則該首次使用并不能建立商標權；2）首次使用后使用的范圍、廣度及深度。如在合理期間內，使用的范圍、銷(xiāo)量等沒(méi)有實(shí)質(zhì)增長(cháng)，或少量的使用僅為阻礙其他善意競爭者的市場(chǎng)進(jìn)入，則也很難建立商標權；3）首次使用是否具有惡意，如僅是原商標的標牌中強硬貼上新標，則難謂善意；4）公眾的認知，尤其是在判斷預先銷(xiāo)售是否可以建立商標權的情形。即通過(guò)商標使用行為，大部分的消費者已將該商標與商品/服務(wù)來(lái)源建立了對應關(guān)系，則該商品/服務(wù)提供商可優(yōu)先享有商標權。

　　因此，對建立商標權利的商標使用標準雖可簡(jiǎn)單概括為“真誠的商業(yè)使用”，但在面對不同的爭議方、不同的使用情形時(shí)，對使用的標準并沒(méi)有“一言可蔽之”的結論或“放之四海而皆準”的標準。確立商標權的歸屬，需結合具體情形個(gè)案權衡和判斷，考量哪一方有更真誠的使用意圖，有更廣泛深入的實(shí)際使用，更應獲得商標權利，以維護善意方的真誠使用，同時(shí)兼顧市場(chǎng)上的消費者已建立的合理信賴(lài)以及市場(chǎng)競爭的良性發(fā)展。這也是商標之于經(jīng)營(yíng)者、之于消費者、之于市場(chǎng)所應具備的作用和意義。