文/集佳知識產(chǎn)權代理有限公司保定分部 張倩

　　在發(fā)明專(zhuān)利申請的實(shí)質(zhì)審查過(guò)程中，一般會(huì )遇到這種情況：申請人在答復國家知識產(chǎn)權局的審查員下發(fā)的審查意見(jiàn)通知書(shū)時(shí)，需要對權利要求甚至說(shuō)明書(shū)、說(shuō)明書(shū)附圖等內容進(jìn)行修改。

　　有關(guān)在發(fā)明專(zhuān)利申請的實(shí)質(zhì)審查過(guò)程中答復審查意見(jiàn)通知書(shū)時(shí)對申請文件進(jìn)行的修改，專(zhuān)利法及其實(shí)施細則以及《專(zhuān)利審查指南》中有相關(guān)規定如下：

　　根據專(zhuān)利法第三十三條的規定，申請人可以對其專(zhuān)利申請文件進(jìn)行修改，但是，對發(fā)明和實(shí)用新型專(zhuān)利申請文件的修改不得超出原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)記載的范圍。國際申請的申請人根據專(zhuān)利合作條約規定所提交的修改文件，同樣應當符合專(zhuān)利法第三十三條的規定。

　　根據專(zhuān)利法實(shí)施細則第五十一條第一款的規定，發(fā)明專(zhuān)利申請人在提出實(shí)質(zhì)審查請求時(shí)以及在收到專(zhuān)利局發(fā)出的發(fā)明專(zhuān)利申請進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段通知書(shū)之日起的三個(gè)月內，可以對發(fā)明專(zhuān)利申請主動(dòng)提出修改。

　　根據專(zhuān)利法實(shí)施細則第五十一條第三款的規定，申請人在收到專(zhuān)利局發(fā)出的審查意見(jiàn)通知書(shū)后修改專(zhuān)利申請文件，應當針對通知書(shū)指出的缺陷進(jìn)行修改。

　　此外，專(zhuān)利法第二十六條第四款規定：權利要求應當以說(shuō)明書(shū)為依據，清楚、簡(jiǎn)要的限定要求專(zhuān)利保護的范圍。審查指南第二部分第二章第3.2.1節中對此做出了解釋?zhuān)慈绻鶎偌夹g(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員可以合理預測說(shuō)明書(shū)給出的實(shí)施方式的所有等同替代方式或明顯變型方式都具備相同的性能或用途，則應當允許申請人將權利要求的保護范圍概括至覆蓋其所有的等同替代或明顯變型的方式。也就是說(shuō)，實(shí)際上專(zhuān)利法并非是要求申請人只能實(shí)際做了什么才允許保護什么，而是允許進(jìn)行合理的概括。

　　專(zhuān)利法第三十三條中不允許修改超范圍的立法目的在于：由于我國采用的是先申請制，盡可能早地提出專(zhuān)利申請將直接影響到專(zhuān)利權的歸屬和由此產(chǎn)生的潛在利益歸屬。如果允許通過(guò)修改增加原申請中未記載的內容或“新的信息”從而克服原申請中存在的缺陷，無(wú)疑對于其他競爭者或者公眾都是不公平的。因此，不允許修改超出原申請記載的范圍。

　　在《專(zhuān)利審查指南》第二部分第八章第5.2.2.1節中規定了允許對權利要求書(shū)的修改，對權利要求書(shū)的修改主要包括：通過(guò)增加或變更獨立權利要求的技術(shù)特征，或者通過(guò)變更獨立權利要求的主題類(lèi)型或主題名稱(chēng)以及其相應的技術(shù)特征，來(lái)改變該獨立權利要求請求保護的范圍；增加或者刪除一項或多項權利要求；修改獨立權利要求，使其相對于最接近的現有技術(shù)重新劃界；修改從屬權利要求的引用部分，改正其引用關(guān)系，或者修改從屬權利要求的限定部分，以清楚地限定該從屬權利要求請求保護的范圍。對于上述修改，只要經(jīng)修改后的權利要求的技術(shù)方案已清楚地記載在原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)中，就應該允許。

　　而在具體答復過(guò)程中，對申請文件的修改，比較常涉及的方式為：通過(guò)變更獨立權利要求的技術(shù)特征，使其相對于最接近的現有技術(shù)重新劃界。

　　但是，該對獨立權利要求進(jìn)行變更技術(shù)特征時(shí)，需要根據說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)記載的內容進(jìn)行修改，具體如何判斷該修改的內容是否屬于該說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)記載的范圍呢？在《專(zhuān)利審查指南》第二部分第八章第5.2. 2.1節中明確了，該原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)記載的范圍包括：原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)文字記載的內容，和根據原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)文字記載的內容以及說(shuō)明書(shū)附圖能直接地、毫無(wú)疑義地確定的內容。那么，該根據原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)文字記載的內容以及說(shuō)明書(shū)附圖能直接地、毫無(wú)疑義地確定的內容是如何界定的呢？下面將結合幾個(gè)案例進(jìn)行說(shuō)明。

　　案例1：

　　該案為一種測溫裝置，在原始申請中記載，該測溫裝置在正常體溫370C下工作。從上述記載可以看出，申請人不慎將37℃誤寫(xiě)成了370C。針對上述內容，如果申請人將370C修改為正確的37℃是否超范圍呢？

　　另外一種修改方式，即將原表述錯誤的370C整體刪除，修改后的方案則變?yōu)樵摐y溫裝置在正常體溫下工作。如果是進(jìn)行這樣的修改，是否超范圍？

　　筆者認為，關(guān)于第一種修改方式，該案中已經(jīng)明確提出是正常體溫，而根據生活常識可知，該體溫的單位為℃，所以，而該℃中的“°”與數字“0”形似，則根據該原說(shuō)明書(shū)中記載的內容則可以直接毫無(wú)疑義的確定該正常體溫370C下工作中關(guān)于體溫的單位屬于筆誤， 則將其修改為正確的37℃并不超范圍。從另一個(gè)方向來(lái)看，而該正常體溫可以為人體溫，也可以為其他有體溫的動(dòng)物的體溫，根據生活常識可知的，人正常體溫為37℃左右，而動(dòng)物的體溫可以較高或者較低，但是不可能出現370℃的情況，所以，則根據該原說(shuō)明書(shū)中記載的內容則可以直接毫無(wú)疑義的確定該正常體溫370C下工作中關(guān)于體溫的單位屬于筆誤， 則將其修改為正確的37℃并不超范圍。

　　而第二種修改方式中，由于正常體溫屬于一個(gè)閾值，如人體的正常體溫可以為35℃-37℃，而即使該原表述錯誤的370C指代的為37℃，修改后的正常體溫的范圍要大于該原表述的內容。而在《專(zhuān)利審查指南》第二部分第八章第5.2. 2.1節列舉的幾種允許的對權利要求書(shū)的修改中，明確提出了：對于含有數值范圍技術(shù)特征的權利要求中數值范圍的修改，只有在修改后數值范圍的兩個(gè)端值在原說(shuō)明書(shū)和／或權利要求書(shū)中已確實(shí)記載且修改后的數值范圍在原數值范圍之內的前提下，才是允許的。所以，該第二種修改方式是不被允許的，屬于修改超范圍。

　　案例2：

　　原權利要求2中記載的內容為：

　　“所述激光甲烷傳感器包括：激光器，用于向甲烷管道區域發(fā)射特定波長(cháng)的激光束；探測器，用于探測所述激光束穿過(guò)所述甲烷管道區域內的甲烷氣體時(shí)的穿透波長(cháng)；微處理器，用于獲取所述激光器發(fā)送激光束時(shí)所述激光束的特定波長(cháng)，及所述激光束穿透所述甲烷管道區域內的甲烷氣體時(shí)的穿透波長(cháng)，依據所述激光束的特定波長(cháng)及所述激光束的穿透波長(cháng)分析所述甲烷氣體的濃度值；定位儀，用于獲取所述激光器發(fā)射激光束時(shí)，對應的甲烷管道區域位置點(diǎn)信息”。

　　在進(jìn)行修改過(guò)程中，將該原權利要求2中的技術(shù)特征增加至權利要求1中時(shí)，將該穿透波長(cháng)修改為穿透光強信號，審查員認為該修改后得到的技術(shù)方案未曾記載在原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)中，由于原申請中從始至終都記載了探測器探測的對象是“波長(cháng)”，而作為光的不同屬性，波長(cháng)和光強是兩個(gè)不同的參數，因此修改后的技術(shù)方案無(wú)法由原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)記載的內容直接地、毫無(wú)疑義地確定，超出了原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)記載的范圍，不符合專(zhuān)利法第三十三條的規定。

　　申請人認為，該次修改是依據了說(shuō)明書(shū)中關(guān)于分析該被測氣體的分析過(guò)程中記載的內容：“當激光束穿過(guò)甲烷氣體介質(zhì)時(shí)透射光強和入射光強的關(guān)系

　　其中 τν為激光的透射率; It 和Io 分別為激光的初始光強以及透射光強即; α(ν)[cm-1]為光譜的吸收系數; L[cm]為光程長(cháng)度。α(ν)L代表光譜的吸收強度,

　　積分面積正比于被測氣體的分壓，因此根據方程（2），被測氣體的濃度可以通過(guò)方程（3）得到：

　　其中 P[atm] 為總壓，L[cm]為光程長(cháng)度，S(T) [cm-2/atm]為吸收強度，A[cm-1]為光譜積分面積。

　　……

　　在分析儀102的規則預設模塊301中預設分析甲烷濃度值的分析規則；依據分析儀102預設的分析甲烷濃度值的分析規則——溯源算法，結合城市管網(wǎng)的分布圖和管線(xiàn)實(shí)時(shí)壓力，分析模塊302對激光甲烷傳感器101發(fā)送的甲烷濃度值及采集甲烷濃度值時(shí)的管道區域位置點(diǎn)信息進(jìn)行分析對比，分析方式為反演分析，分析方法采用貝葉斯推理和蒙特卡洛抽樣算法相結合計算方法，就能反演推算出甲烷管道區域范圍內發(fā)生甲烷泄露的管道區域位置點(diǎn)。”

　　根據上述內容，可知，在進(jìn)行分析過(guò)程中，是依據激光束穿過(guò)甲烷氣體介質(zhì)時(shí)透射光強和入射光強的關(guān)系進(jìn)行計算，所以，微處理器進(jìn)行分析的依據“入射光強”和“透射光強”應為“激光束特定波長(cháng)光強信號”和“穿透光強信號”，因此，將“微處理器，用于獲取所述激光器發(fā)送激光束時(shí)

　　所述激光束的特定波長(cháng)，及所述激光束穿透所述甲烷管道區域內的甲烷氣體時(shí)的穿透波長(cháng)，依據所述激光束的特定波長(cháng)及所述激光束的穿透波長(cháng)分析所述甲烷氣體的濃度值；”更改為“微處理器，用于獲取所述激光器發(fā)送激光束時(shí)所述激光束的特定光強信號，及所述激光束穿透所述甲烷管道區域內的甲烷氣體時(shí)的穿透光強信號，依據所述激光束特定波長(cháng)的光強信號及所述激光束的穿透光強信號分析所述甲烷氣體的濃度值；”。

　　所以對探測器的修改的依據為：由于激光甲烷傳感器的結構及其各組成結構之間功能的連續性，以及說(shuō)明書(shū)中對應記載的內容“探測器202探測激光束穿過(guò)被測甲烷氣體時(shí)的穿透波長(cháng)；微處理器203接收激光束的特定波長(cháng)和激光束穿透被測甲烷氣體時(shí)的穿透波長(cháng)”二者具有相應的“激光束穿過(guò)被測甲烷氣體時(shí)的穿透波長(cháng)”，該微處理器獲取的“激光束穿過(guò)被測甲烷氣體時(shí)的穿透波長(cháng)”是探測器探測得到的，是與微處理器的“獲取……所述激光束穿透所述甲烷管道區域內的甲烷氣體時(shí)的穿透光強信號”相應的，該微處理器獲取穿透光強信號是由探測器探測得到的，所以，該激光甲烷傳感器的探測器探測得到的是相應的光強信號即穿透光強信號，因此，將“探測器，用于探測所述激光束穿過(guò)所述甲烷管道區域內的甲烷氣體時(shí)的穿透波長(cháng)；”修改為“探測器，用于探測所述激光束穿過(guò)所述甲烷管道區域內的甲烷氣體時(shí)的穿透光強信號；”。

　　所以，申請人認為，對探測器和微處理器的修改內容能夠由原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)記載的內容直接地、毫無(wú)疑義地確定，該修改并未超出原說(shuō)明書(shū)及權利要求書(shū)中公開(kāi)的范圍，符合專(zhuān)利第三十三條的規定。

　　上述的兩個(gè)案例，分別從多個(gè)方面示出了該直接、毫無(wú)疑義的確定的方式，如，從本領(lǐng)域公知常識的方面直接推論出文字描述內容為筆誤，且該結果只有筆誤；或者從本領(lǐng)域的公知常識、本領(lǐng)域的描述方式/撰寫(xiě)方式等內容經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單推論出文字描述內容為本領(lǐng)域內的不同定義方式（或者簡(jiǎn)稱(chēng)），且該結果只有不同定義方式（或者簡(jiǎn)稱(chēng)）一種，則可認為這兩個(gè)案例中的修改內容是根據原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)記載的內容直接地、毫無(wú)疑義地確定的。

　　簡(jiǎn)言之，在根據原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)文字記載直接的內容、本領(lǐng)域的公知常識、本領(lǐng)域的常規描述/撰寫(xiě)方式等內容進(jìn)行簡(jiǎn)單推理能夠得出的、且其推理得到的結果唯一，就可認為其是直接、毫無(wú)疑義的確定的。

　　以上是在審查意見(jiàn)通知答復實(shí)踐過(guò)程中的個(gè)人體會(huì )，難免有不妥，還請指正。