文/集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 顧晉偉 彭鯤鵬

　　（一）引言

　　眾所周知的是在我國的發(fā)明專(zhuān)利申請審查體系中遵循“先公開(kāi)，后審查”的制度，也即根據中國專(zhuān)利法第三十四條的規定：“國務(wù)院專(zhuān)利行政部門(mén)收到發(fā)明專(zhuān)利申請后，經(jīng)初步審查認為符合本法要求的，自申請日起滿(mǎn)十八個(gè)月，即行公布”，同時(shí)還是根據該條款的規定：“國務(wù)院專(zhuān)利行政部門(mén)可以根據申請人的請求早日公布其申請”，這也就是平常所說(shuō)的“提前公開(kāi)”。對于國內申請人而言，出于加快審查進(jìn)度的考慮，請求提前公開(kāi)的情形相當普遍，但是這種行為有其有利的地方，自然也會(huì )有其弊端，對此已經(jīng)有很多人進(jìn)行了探討，筆者在此不再贅述，僅就某種可能被人們所忽視的方面做一簡(jiǎn)要的討論。

　　（二）本國優(yōu)先權以及PCT國際申請

　　筆者所提及的容易被人們所忽視的方面就是以某一“在先發(fā)明專(zhuān)利申請”作為本國優(yōu)先權基礎，在12個(gè)月的期限內再次提交發(fā)明專(zhuān)利申請的情形；或者是以此在先申請為優(yōu)先權基礎，在12個(gè)月的期限內提交PCT國際申請的情形以及在后續進(jìn)入主要國家后可能出現的情況；甚至還涉及以在先的“實(shí)用新型申請”為優(yōu)先權基礎要求本國優(yōu)先權或者提交PCT國際申請的情況。

　　如果在上述情況中，申請人對于在先申請提出了提前公開(kāi)的請求，那么在形式審查合格后，中國專(zhuān)利局會(huì )盡早公開(kāi)申請文件，這個(gè)過(guò)程在實(shí)踐中往往會(huì )進(jìn)行得很快，在很多情況下甚至在12個(gè)月的優(yōu)先權期限內就會(huì )作出公開(kāi)。

　　在先申請公開(kāi)之后，無(wú)論申請人出于何種考慮，決定要以此在先申請作為優(yōu)先權基礎要求本國優(yōu)先權而再次提交一個(gè)發(fā)明專(zhuān)利申請或者是提交PCT國際申請時(shí)，就需要注意這種提前公開(kāi)的行為對于后續申請的影響了。具體而言，也要大致區分為三種情況。

　　第一種情況就是在先申請和在后申請的主題完全一致，甚至是所有文本都完全一致，那么在這種情況下，提前公開(kāi)的行為不會(huì )對在后申請造成什么影響，因為按照巴黎公約的規定，在后申請完全可以享有在先申請的權益，在先申請無(wú)論公開(kāi)與否，無(wú)論是被誰(shuí)公開(kāi)的都不會(huì )成為現有技術(shù)。當然如果要求了本國優(yōu)先權，按照中國專(zhuān)利法的相關(guān)規定，在先申請就會(huì )被視為撤回并且是不可以恢復的，但是這只是涉及重復授權的問(wèn)題，與在先申請的公開(kāi)行為是無(wú)關(guān)的。

　　第二種情況就是在先申請和在后申請的主題完全不一致，或者說(shuō)是風(fēng)馬牛不相及，那么在這種情況下，在先申請是否已經(jīng)公開(kāi)事實(shí)上對于后續的申請也沒(méi)有什么影響。因為在后申請本身就不應該享有這個(gè)優(yōu)先權，其申請日應當以其自身的物理申請日為準，而在先申請即便已經(jīng)公開(kāi)，成為了現有技術(shù)，但是由于二者之間根本無(wú)關(guān)聯(lián)，也幾乎不會(huì )對后續申請的新穎性和創(chuàng )造性造成不利沖擊。

　　第三種情況則是比較麻煩的，也就是在先申請和在后申請的主題有部分重合，例如在先申請記載了A主題或者A技術(shù)方案，而在后申請要求保護的是A和B兩個(gè)技術(shù)方案，而且這兩個(gè)技術(shù)方案之間有很大的關(guān)聯(lián)性。那么由于B主題或者B技術(shù)方案并沒(méi)有記載在在先申請中，不應該享有優(yōu)先權，其申請日是以在后申請自身的物理申請日為準，并且由于在先申請已經(jīng)公開(kāi)且A和B兩個(gè)技術(shù)方案之間有很大的關(guān)聯(lián)，那么提前公開(kāi)的在先申請作為 B技術(shù)方案的現有技術(shù)，就會(huì )對B技術(shù)方案的創(chuàng )造性產(chǎn)生很不利的影響。與之相反，如果在先申請沒(méi)有在優(yōu)先權的12個(gè)月期限之內公開(kāi)，那么就不會(huì )有成為現有技術(shù)的風(fēng)險。

　　還有一種情況也是在先申請和在后申請的主題有部分重合，但是與上述情況略有不同的是，在先申請記載了A主題或者A技術(shù)方案，而在后申請要求保護的是A’技術(shù)方案，二者之間有重合之處。這種情況在化學(xué)領(lǐng)域中是很常見(jiàn)的，例如申請人發(fā)明了某種新的化合物，并且用分子式對這種化合物進(jìn)行了描述，出于搶時(shí)間申請專(zhuān)利的目的，申請人提交了一個(gè)專(zhuān)利申請，其中描述的只有用分子式表示的這個(gè)具體化合物，并且出于加快審查的目的，提出了提前公開(kāi)請求并很快申請文件就被公開(kāi)了。此后，申請人在這個(gè)具體化合物的基礎上做了一定的研究和擴充，將其范圍擴充到了具有多個(gè)馬庫什變量或者并列選項的通式化合物，這樣保護范圍得到了有效的擴大。此時(shí)如果申請人想要以在先的那個(gè)比較簡(jiǎn)陋的專(zhuān)利申請作為優(yōu)先權再次提交一個(gè)發(fā)明專(zhuān)利申請或者是PCT國際申請，那么所面臨的問(wèn)題就是在先申請會(huì )作為現有技術(shù)對后續申請造成極大的障礙。因為對于具有多個(gè)馬庫什變量的通式化合物權利要求來(lái)說(shuō)，會(huì )被視為大量的單獨技術(shù)方案的集合，也即大量的具體化合物的集合，其中既涵蓋了在先申請中所記載了那一個(gè)具體化合物，又涵蓋了與之不同的由各個(gè)馬庫什變量組合起來(lái)的其他化合物。毫無(wú)疑問(wèn)的是在先申請中所記載的那個(gè)具體化合物是可以享有優(yōu)先權的，而其他化合物由于未記載在在先申請中，可能無(wú)法享有優(yōu)先權，并且由于在先申請的提前公開(kāi)，已經(jīng)成為了涉及這些化合物的技術(shù)方案的現有技術(shù)，無(wú)疑會(huì )對這些化合物的創(chuàng )造性造成極大的影響。

　　事實(shí)上這個(gè)有關(guān)化合物的案例是筆者在若干年前遇到的一個(gè)真實(shí)案例，由于申請人對于專(zhuān)利制度的了解不夠，也由于費用的原因，在研發(fā)出一個(gè)新的化合物之后自己撰寫(xiě)了申請文件，其中對于化合物的用途也就是優(yōu)點(diǎn)大加描述，但是在說(shuō)明書(shū)以及權利要求書(shū)中只記載和要求保護了這個(gè)具體的化合物。而在后續發(fā)覺(jué)此化合物具有潛在的商業(yè)前途之后，聘請了專(zhuān)業(yè)的人員來(lái)進(jìn)行撰寫(xiě)，并且以在先申請為優(yōu)先權基礎提交了PCT國際申請，就是在國際檢索單位的審查員進(jìn)行的檢索中發(fā)現了在先申請已經(jīng)在優(yōu)先權期限內被公開(kāi)了，由此在國際檢索報告中出現了一篇PX或PY類(lèi)文件，并且對于后續進(jìn)入各個(gè)國家產(chǎn)生了影響。

　　（三）外國優(yōu)先權或者PCT國際申請進(jìn)入國家后的情形

　　在此筆者僅以本人所大致了解的歐洲專(zhuān)利局和美國專(zhuān)利局的情況為例進(jìn)行簡(jiǎn)要的說(shuō)明。

　　歐洲專(zhuān)利局的標準和我國基本上是一致的，稍有不同的是在我國的實(shí)踐中，一般是在檢索發(fā)現存在P類(lèi)文件時(shí)審查員才會(huì )去核實(shí)優(yōu)先權是否成立，這也是出于節省程序提高效率的考慮。而歐洲專(zhuān)利局則是要求申請人自己聲明優(yōu)先權文件和申請文件二者之間是否相同或不同，如果不同，則申請人有義務(wù)提供優(yōu)先權文件的譯文（和申請文件的語(yǔ)種一致），并且甚至是指出區別之處。以上文提及的那個(gè)化合物的案例為例，在該PCT申請進(jìn)入歐洲專(zhuān)利局進(jìn)行審查之后，歐洲專(zhuān)利局的審查員所提出的審查意見(jiàn)和國際檢索單位出具的檢索報告幾乎是一樣的，也是把提前公開(kāi)的在先申請作為P類(lèi)文件，然后核實(shí)優(yōu)先權的是否成立，然后評價(jià)通式化合物的新穎性以及創(chuàng )造性。

　　美國專(zhuān)利局的情況與此可是大相徑庭，原因即在于美國所一貫堅持的先發(fā)明制度以及尤其是他們引以為傲的長(cháng)達1年的寬限期制度。以AIA法案為界限，在A(yíng)IA法案之前，由于現有技術(shù)是以發(fā)明日來(lái)界定，并且對于享有寬限期的條件寬松，因此即便在先申請已經(jīng)在中國公開(kāi)，也不會(huì )成為現有技術(shù)；而在A(yíng)IA法案之后，美國采用了“First Inventor to File Provision”,盡管設立了“the Effective Filing Date”這么一個(gè)概念，但是對于寬限期的使用仍然相對寬松，尤其是對發(fā)明人自己公開(kāi)發(fā)明的情況更是幾乎不設限制，因此，對于在美國專(zhuān)利局的程序來(lái)說(shuō)，發(fā)明人請求在中國提前公開(kāi)優(yōu)先權申請與否不會(huì )造成什么影響。

　　（四）實(shí)用新型的情形

　　順便提及的是在先申請是一個(gè)實(shí)用新型專(zhuān)利申請的情況，由于實(shí)用新型專(zhuān)利申請是在授權時(shí)才會(huì )公開(kāi)的，所以其公開(kāi)的日期無(wú)法確定。在實(shí)踐中實(shí)用新型的審查進(jìn)度是很快的，在12個(gè)月優(yōu)先權期限之內即完成審查并且授權公告的情況比比皆是，在此情況下，如果以實(shí)用新型作為優(yōu)先權基礎去申請發(fā)明專(zhuān)利申請，同樣會(huì )出現在先申請在優(yōu)先權的12個(gè)月期限之內被“提前公開(kāi)”的情況，也會(huì )對后續的發(fā)明申請造成影響。

　　另外比較麻煩的是本國優(yōu)先權或者是PCT國際申請再次進(jìn)入中國國家階段的時(shí)候，由于實(shí)用新型已經(jīng)被授予專(zhuān)利權，按照專(zhuān)利法實(shí)施細則第32條的規定，已經(jīng)被授予專(zhuān)利權的在先申請是不能作為要求本國優(yōu)先權的基礎的，這樣就會(huì )導致在后申請喪失優(yōu)先權并且導致最早申請日的變化，同時(shí)由于在先的實(shí)用新型申請的授權以及公開(kāi)，就會(huì )作為現有技術(shù)對后續的發(fā)明申請或者PCT國際申請進(jìn)入中國國家階段的專(zhuān)利申請造成極大的打擊。因此在這種情況下，一定要注意盡快提交后續申請，也即在實(shí)用新型授權之前完成后續申請的提交工作，而不要等待優(yōu)先權的12個(gè)月期限慢慢消耗過(guò)去。

　　（五）結語(yǔ)

　　在專(zhuān)利領(lǐng)域中，任何的公開(kāi)行為都有可能導致現有技術(shù)的產(chǎn)生，申請人自己請求的公開(kāi)行為也不例外。由于對專(zhuān)利知識的了解不夠以及盲目追求加快審查進(jìn)度、此外還不注重申請文件的撰寫(xiě)質(zhì)量，申請人會(huì )由于一些考慮不周的行為而為自己后續的專(zhuān)利申請造成障礙。

　　對于請求“提前公開(kāi)”而言，這種行為可以視為雙刃劍，即能達到一定的目的，也會(huì )損害申請人自身的利益，因此盲目請求提前公開(kāi)的行為并不可取。而且對于中國申請人來(lái)說(shuō)，如果有意向國外提出專(zhuān)利申請，則更是要慎重考慮是否需要請求提前公開(kāi)中國的優(yōu)先權申請。