文/集佳知識產(chǎn)權代理有限公司保定分部 史菲菲

　　審查員在評價(jià)創(chuàng )造性時(shí)，會(huì )根據本發(fā)明要求保護的技術(shù)方案與最接近的現有技術(shù)相比，得到區別技術(shù)特征，然后根據該區別技術(shù)特征在本發(fā)明中所起的作用，確定實(shí)際要解決的技術(shù)問(wèn)題。筆者在實(shí)際工作中，發(fā)現審查員經(jīng)常認為在面臨實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題時(shí)，采用該區別技術(shù)特征為本領(lǐng)域技術(shù)人員的慣用手段，通過(guò)對比文件結合公知常識來(lái)評判本發(fā)明的創(chuàng )造性。

　　對于這類(lèi)審通，如果默認審查員認定的實(shí)際要解決的技術(shù)問(wèn)題正確，而論證在解決上述技術(shù)問(wèn)題時(shí)，采用該區別技術(shù)特征是非顯而易見(jiàn)的，就陷入了怪圈，不能準確評價(jià)該方案的創(chuàng )造性。

　　審查指南關(guān)于三步法的描述中，明確說(shuō)明了本發(fā)明實(shí)際要解決的技術(shù)問(wèn)題是根據區別技術(shù)特征在本發(fā)明中所起的作用來(lái)確定的，然而實(shí)際過(guò)程中，審查員經(jīng)常通過(guò)區別技術(shù)特征在公知常識中所起的作用確定本發(fā)明實(shí)際要解決的技術(shù)問(wèn)題。

　　下面，舉兩個(gè)具體的例子進(jìn)行說(shuō)明。

　　例1

　　本發(fā)明的內容為：

　　一種在運物資監控報警系統，包括安裝在物資包裝外面的射頻電子標簽、固定在物資包裝底部的金屬遮擋板、安裝在儲運倉庫或集裝箱中的射頻讀寫(xiě)器以及數據處理器和警報發(fā)送裝置，所述射頻讀寫(xiě)器、數據處理器和警報發(fā)送裝置依次以有線(xiàn)或無(wú)線(xiàn)的方式相連接，所述射頻讀寫(xiě)器用于注冊所述射頻電子標簽所在的物資層數，并對最上層物資的射頻電子標簽進(jìn)行實(shí)時(shí)掃描。

　　審查員認為對比文件公開(kāi)了本發(fā)明的射頻電子標簽、射頻讀寫(xiě)器、數據處理器和警報發(fā)送裝置，區別技術(shù)特征為：固定在物資包裝底部的金屬遮擋板，基于上述區別技術(shù)特征，審查員認為該發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題是：防止下方的物資被誤讀。其中，在讀取上方物資標簽時(shí)，為防止下方物資的標簽也被讀取，即防止下方物資標簽被誤讀，在物資包裝底部固定金屬遮擋板是本領(lǐng)域技術(shù)人員容易想到的，因此，不具有專(zhuān)利法第二十二條第三款規定的創(chuàng )造性。

　　從上面的推導過(guò)程來(lái)看，審查員完全按照三步法的要求對本案進(jìn)行的評價(jià)，而且本領(lǐng)域技術(shù)人員在面臨防止下方物資誤讀的問(wèn)題時(shí)，確實(shí)很容易想到采用金屬遮擋板屏蔽的方式來(lái)解決該問(wèn)題，從這個(gè)角度看，審查員評價(jià)該方案沒(méi)有創(chuàng )造性，是完全合理的。

　　但是，審查員在確定“本發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題”時(shí)，并沒(méi)有按照三步法的要求進(jìn)行確定。即其不是根據該區別技術(shù)特征在本發(fā)明中所起的作用確定的“本發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題”，而是根據該區別技術(shù)特征的自然屬性確定的“本發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題”。本方案中，由于金屬遮擋板的金屬屬性，使金屬遮擋板自然具有屏蔽信號的作用，審查員根據該作用，確定了“本發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題”。

　　本發(fā)明的說(shuō)明書(shū)中記載了：在物資的底部固定有金屬遮擋板，射頻讀寫(xiě)器僅能對頂層的射頻電子標簽進(jìn)行實(shí)時(shí)掃描，無(wú)法讀取到下層物資的射頻電子標簽。當頂層的物資被盜，上層物資包裝粘貼的電子標簽不能被有效識讀，同時(shí)射頻讀寫(xiě)器可識讀到下一層的電子標簽，從而引發(fā)警情并發(fā)出被盜報警信號；當物資移位或跌落時(shí)，射頻讀寫(xiě)器可識讀到下一層的電子標簽，從而引發(fā)警情并發(fā)出移位報警信號?；诖?，本發(fā)明增加金屬遮擋板的作用不是簡(jiǎn)單的為了防止下方物資標簽被誤讀，而是在當物資移位或跌落時(shí)，能夠讀取下層的電子標簽，以使得能夠對物資移位或跌落進(jìn)行判斷，繼而本發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題應當為：如何在物資跌落后，可發(fā)出報警。采用了正確的“本發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題”后，才能對創(chuàng )造性作出準確的評價(jià)，可見(jiàn)，本領(lǐng)域技術(shù)人員在面臨如何在物資跌落后，可發(fā)出報警這一問(wèn)題時(shí)，很難想到采用增加金屬遮擋板的方式解決。

　　例2

　　本發(fā)明的內容為：

　　一種高壓缸，包括高壓缸本體（1），所述高壓缸本體（1）具有：用于與泵體隔板上的中間流道對齊的對應通道（2）；連通所述高壓缸本體（1）的內腔及所述對應通道（2）的進(jìn)氣通道（3），所述進(jìn)氣通道（3）的開(kāi)口設置于所述高壓缸本體（1）的內壁上；所述進(jìn)氣通道（3）為由所述高壓缸本體（1）的內壁向所述高壓缸本體（1）的外壁延伸的通孔；所述進(jìn)氣通道（3）遠離所述高壓缸本體（1）的內腔的一端設置有用于密封的密封塞（4）。

　　審查員認為對比文件公開(kāi)了本發(fā)明的高壓缸、對應通道、中間流道及進(jìn)氣通道，區別技術(shù)特征在于：進(jìn)氣通道為由高壓缸本體的內壁向高壓缸本體的外壁延伸的通孔；進(jìn)氣通道遠離高壓缸本體的內腔的一端設置有用于密封的密封塞?；谏鲜鰠^別技術(shù)特征，審查員認為該權利要求實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題是：為了加工方便。其中，為了加工方便，本領(lǐng)域技術(shù)人員容易想到將進(jìn)氣通道設置為通孔，同時(shí)在進(jìn)氣通道遠離高壓缸本體的內腔的一端設置有用于密封的密封塞。因此，不具有專(zhuān)利法第二十二條第三款規定的創(chuàng )造性。

　　同樣地，從上面的推導過(guò)程來(lái)看，審查員完全按照三步法的要求對本案進(jìn)行的評價(jià)。而本領(lǐng)域技術(shù)人員在面臨為了加工方便時(shí)，確實(shí)很容易想到加工通孔并將通孔的一端通過(guò)密封塞密封來(lái)解決該問(wèn)題，從這個(gè)角度看，審查員評價(jià)該方案沒(méi)有創(chuàng )造性，是完全合理的。

　　但是，審查員在確定“本發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題”時(shí)，并沒(méi)有按照三步法的要求進(jìn)行確定。審查員不是根據上述區別技術(shù)特征在本發(fā)明中所起的作用確定的本發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題，而是根據該區別技術(shù)特征能夠起到便于加工的作用來(lái)確定本發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題為：為了加工方便。本方案中，進(jìn)氣通道為由高壓缸本體的內壁向高壓缸本體的外壁延伸的通孔；進(jìn)氣通道遠離高壓缸本體的內腔的一端設置有用于密封的密封塞，能夠起到便于加工的作用，審查員根據該作用，確定了“本發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題”。

　　本發(fā)明根據說(shuō)明書(shū)中記載了：進(jìn)氣通道的開(kāi)口設置于高壓缸本體的內壁上；進(jìn)氣通道為由高壓缸本體的內壁向高壓缸本體的外壁延伸的通孔，對應通道與該通孔連通，并且，進(jìn)氣通道位于高壓缸本體的外壁上（遠離高壓缸本體的內腔的一端）的開(kāi)口通過(guò)密封塞密封，避免漏氣。結合附圖可以看出，由于進(jìn)氣通道為由高壓缸本體的內壁向高壓缸本體的外壁延伸的通孔，即，進(jìn)氣通道位于高壓缸本體的內壁上的開(kāi)口為孔狀結構，其內壁與高壓缸本體的兩端面之間均具有實(shí)體部分，即，滾子轉動(dòng)到該處時(shí)，滾子沿軸向方向的兩端分別通過(guò)開(kāi)口的內壁與高壓缸本體的兩端面之間的兩個(gè)實(shí)體部分支撐，進(jìn)而有效降低了滾子的傾斜程度，降低了滾子與高壓缸本體的內壁及滑片的磨損度，提高高壓壓縮部的使用壽命。因此，本發(fā)明中的進(jìn)氣通道加工為通孔，并在其遠離高壓缸本體的內腔的一端設置密封塞，起到的作用并不是處于為了加工方便的考慮，而是滾子轉動(dòng)到進(jìn)氣通道的開(kāi)口處時(shí)，滾子沿軸向方向的兩端分別通過(guò)開(kāi)口的內壁與高壓缸本體的兩端面之間的兩個(gè)實(shí)體部分支撐。因此，本發(fā)明實(shí)際要解決的技術(shù)問(wèn)題應當為：降低滾子的傾斜程度，提高使用壽命。由此可見(jiàn)，本領(lǐng)域技術(shù)人員在面臨如何降低滾子的傾斜程度這一問(wèn)題時(shí)，很難想到采用進(jìn)氣通道為由高壓缸本體的內壁向高壓缸本體的外壁延伸的通孔的方式解決。

　　基于上述兩個(gè)案例，可以發(fā)現“實(shí)際要解決的技術(shù)問(wèn)題”定的是否準確，會(huì )影響創(chuàng )造性的判斷，而且因為此原因導致的對創(chuàng )造性誤判的案例越來(lái)越多，那么為什么會(huì )出現這種結果呢。筆者認為審查員在確定區別技術(shù)特征所起的作用時(shí)出現了錯誤。出現這種問(wèn)題的審查意見(jiàn)并非根據區別技術(shù)特征在本發(fā)明中所起的作用而確定作用，并進(jìn)一步確定“本發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題”，而是根據區別技術(shù)特征在公知常識中所起的作用確定作用，然后根據確定的作用確定“本發(fā)明實(shí)際要解決的技術(shù)問(wèn)題”。而在判斷非顯而易見(jiàn)性時(shí)，審查員會(huì )認為在本領(lǐng)域面臨上述技術(shù)問(wèn)題時(shí)，采用該區別技術(shù)特征為公知常識。也就是說(shuō)審查員陷入了死循環(huán)，即通過(guò)公知常識推導出實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題，在判斷非顯而易見(jiàn)性時(shí)，又通過(guò)實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題，確定區別技術(shù)特征為公知常識。也就是說(shuō)審查員在確定區別技術(shù)特征的作用時(shí)，便認定該區別技術(shù)特征為公知常識了。避免此問(wèn)題非常簡(jiǎn)單，只需要嚴格按照三步法的方式評價(jià)創(chuàng )造性便可。