文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司西安分部 樊菁

　　2019年4月23日，在《商標法》第四條第一款中增加了“不以使用為目的的惡意商標注冊申請，應當予以駁回”的規定。該條款的增加在于從源頭上制止不以使用為目的的惡意商標注冊申請行為，使商標申請注冊回歸以使用為目的的制度本源。而這一條款的增加也使商標的注冊申請審查過(guò)程較以前更加嚴格、全面、細致，使部分出于合法合理使用之需的善意商標申請人，尤其是處于業(yè)務(wù)擴展、上升期，緊鑼密鼓的商標布局正待或正在實(shí)施過(guò)程中的申請人被下發(fā)《商標注冊申請審查意見(jiàn)通知書(shū)》。例如其中不乏出現：“……你的申請行為涉嫌構成不以使用為目的的惡意商標注冊申請，為綜合考慮《規范商標申請注冊行為若干規定》第八條以及《商標審查審理指南》規定的各項因素，請就相關(guān)商標實(shí)際使用情況或者申請注冊意圖作出說(shuō)明并提供必要證據?！薄啊愎旧暾堊缘?**號等××件商標的行為涉嫌構成不以使用為目的的惡意商標注冊申請?，F請你方就相關(guān)商標實(shí)際使用情況或者真實(shí)使用意圖作出說(shuō)明并提供必要證據?！钡茸謽?。

　　其實(shí)《商標注冊申請審查意見(jiàn)通知書(shū)》是知識產(chǎn)權局認為商標注冊申請違反《商標法》有關(guān)規定，但又具有符合例外規定的可能性等情形，要求申請人在法定期限內對商標注冊申請做出說(shuō)明或者修正，在對實(shí)質(zhì)審查做出處理前，給申請人提供說(shuō)明、證據或做出一些放棄的機會(huì )，避免直接審查駁回，以最大化地保護當事人的相關(guān)權益。

　　這里有必要對相關(guān)條款做一些說(shuō)明?！兑幏渡虡松暾堊孕袨槿舾梢幎ā返诎藯l：商標注冊部門(mén)在判斷商標注冊申請是否屬于違反商標法第四條規定時(shí)，可以綜合考慮以下因素：（一）申請人或者與其存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的自然人、法人、其他組織申請注冊商標數量、指定使用的類(lèi)別、商標交易情況等；（二）申請人所在行業(yè)、經(jīng)營(yíng)狀況等；（三）申請人被已生效的行政決定或者裁定、司法判決認定曾從事商標惡意注冊行為、侵犯他人注冊商標專(zhuān)用權行為的情況；（四）申請注冊的商標與他人有一定知名度的商標相同或近似的情況；（五）申請注冊的商標與知名人物姓名、企業(yè)字號、企業(yè)名稱(chēng)簡(jiǎn)稱(chēng)或者其他商業(yè)標識等相同或者近似的情況； （六）商標注冊部門(mén)認為應當考慮的其他因素。

　　《商標審查審理編》規定：“不以使用為目的”申請商標注冊的行為是指申請人在申請注冊商標的時(shí)候，既無(wú)實(shí)際使用的目的，也無(wú)準備使用商標的行為，或者依據合理推斷，無(wú)實(shí)際使用商標可能性?！渡虡朔ā返谒臈l立法目的在于遏制不正當占用商標資源和擾亂商標注冊秩序的惡意囤積等惡意申請行為，其不以使用為目的的大量申請的意欲借此牟利的意圖，即屬于此條款予以規制的“不以使用為目的”的“惡意”。

　　以下情形不適用《商標法》第四條：

　?。?）申請人基于防御目的申請與其注冊商標標識相同或者近似的商標：

　?。?）申請人為具有現實(shí)預期的未來(lái)業(yè)務(wù)，預先適量申請商標。

　　結合以上可得出在商標注冊申請中收到類(lèi)似于上述的《商標注冊申請審查意見(jiàn)通知書(shū)》時(shí)，以證明申請人是出于合法合理的經(jīng)營(yíng)使用之需，從而進(jìn)一步推進(jìn)審查進(jìn)度并順利通過(guò)初審。主要在于以下幾點(diǎn)：

　　1、申請人企業(yè)簡(jiǎn)介、所在行業(yè)、經(jīng)營(yíng)狀況充分介紹，將申請人所申請商標的情況、商標布局與行業(yè)、經(jīng)營(yíng)范圍中實(shí)際或者可能所需商品/服務(wù)類(lèi)別建立起千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系,申請商標系出于保護自身品牌和知識產(chǎn)權布局策略所需，即關(guān)于申請商標在相應的類(lèi)別上進(jìn)行注冊的必要性說(shuō)明，符合商業(yè)邏輯，具有合理性。比如：某申請人旗下經(jīng)營(yíng)一個(gè)圖書(shū)制作、出版、零售業(yè)務(wù)領(lǐng)域品牌，其申請注冊第9類(lèi)的電子出版物(可下載)等商品、第16類(lèi)的書(shū)籍、期刊、印刷出版物等商品、第35類(lèi)的廣告服務(wù)等，因為當前線(xiàn)下實(shí)體店和線(xiàn)上推銷(xiāo)或提供廣告服務(wù)已成為普遍營(yíng)銷(xiāo)模式，線(xiàn)上經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)包括設立網(wǎng)站、軟件APP、第三方平臺等。而申請商標注冊的第35類(lèi)別，有時(shí)甚至成為可進(jìn)入線(xiàn)上線(xiàn)下領(lǐng)域提供服務(wù)的前置條件，尤其線(xiàn)上在淘寶、天貓等電商平臺上注冊虛擬店鋪時(shí)會(huì )被要求提供第35類(lèi)商標受理通知或注冊證，申請人及其關(guān)聯(lián)公司有在上述電商平臺開(kāi)設旗艦店而申請注冊商標的必要性。而第41類(lèi)主要為書(shū)籍出版等服務(wù)，第9類(lèi)、16類(lèi)、35類(lèi)、41類(lèi)指定商品/服務(wù)均與申請人旗下圖書(shū)制作、出版等業(yè)務(wù)密切關(guān)聯(lián)或為申請人主營(yíng)業(yè)務(wù)之一。通過(guò)以上申請人經(jīng)營(yíng)背景和實(shí)際業(yè)務(wù)所涉的商品/服務(wù)類(lèi)別以證明申請人主要圍繞核心類(lèi)別注冊，隨著(zhù)業(yè)務(wù)需要，增加了部分與申請人主營(yíng)業(yè)務(wù)密切關(guān)聯(lián)的類(lèi)別。申請人具備實(shí)際使用的目的、也具有準備使用商標的行為，同時(shí)依據合理推斷，完全具有實(shí)際使用商標的可能性。而申請與其營(yíng)業(yè)范圍行業(yè)跨度較大的類(lèi)別、成立短時(shí)間內大量申請注冊商標或是經(jīng)營(yíng)狀況不正常（吊銷(xiāo)、停業(yè)等）依然大量申請注冊商標一般會(huì )被認為不符合商業(yè)慣例、不具合理性。

　　2、商標的獨創(chuàng )性介紹和盡可能充分的使用資料，申請人商標的注冊申請是對在先品牌的合理延伸和補充性注冊，而且申請人已經(jīng)為新申請注冊品牌的使用和宣傳做了必要的準備工作。所申請注冊標識尤其不能屬于大量復制和摹仿多個(gè)主體在先具有一定知名度和顯著(zhù)性較強的商標；對同一主體具有一定知名度和較強顯著(zhù)性的特定商標反復申請注冊；大量申請注冊與他人企業(yè)字號、企業(yè)名稱(chēng)簡(jiǎn)稱(chēng)、知名人物姓名、知名作品或角色名稱(chēng)、行政區劃名稱(chēng)、山川名稱(chēng)、景點(diǎn)名稱(chēng)、建筑物名稱(chēng)等相同或者近似的標志等情形。申請人品牌系列及在先商標注冊情況，在先已經(jīng)具有的合理性和合法性，申請人日常經(jīng)營(yíng)的使用：包括不限于門(mén)店和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的使用、辦公用品、定制宣傳冊、商品及包裝、商品/服務(wù)的相關(guān)文書(shū)、微信公眾號、官方網(wǎng)站、媒體的宣傳報道，所申請標識已經(jīng)是申請人的重點(diǎn)業(yè)務(wù)標識，并已經(jīng)與申請人建立起一定的聯(lián)系。已經(jīng)投入的實(shí)際使用證據資料本身就證明申請人的強烈使用意愿、需求及申請人在相應業(yè)務(wù)上的經(jīng)營(yíng)實(shí)力。

　　3、申請人的行為屬于基于防御目的、為具有現實(shí)預期的未來(lái)業(yè)務(wù)，預先適量申請商標，從防御商標角度考慮，申請人商標的注冊申請具有合理性及必要性，不具有任何主觀(guān)惡意情形。申請人不存在以下情形：大量申請注冊并大量轉讓商標，受讓人分散；以謀取不當利益為目的，大量售賣(mài)，向商標在先使用人或他人強迫商業(yè)合作，所要高額轉讓費、許可使用費；在異議、評審程序中有證據證明申請人申請注冊商標缺乏真實(shí)使用意圖等等。尤其是所謂“為具有現實(shí)預期的未來(lái)業(yè)務(wù)，預先適量申請商標”，主要考慮到實(shí)際商業(yè)活動(dòng)中，相關(guān)商品或者服務(wù)從商業(yè)策劃到實(shí)際宣傳、推廣、投入市場(chǎng)存在一定的時(shí)間差，部分市場(chǎng)主體有提前布局商標注冊、預防可能的商標搶注或者規避侵犯在先權益的需求，故允許申請人適量申請相關(guān)商標【1】。同時(shí)與過(guò)度防御、過(guò)度儲備的大量商標申請行為有本質(zhì)上的區分?；谏暾埲吮旧碓谛袠I(yè)內具有極高知名度和影響力，申請人申請的商標均基于業(yè)務(wù)拓展需要，具有真實(shí)的使用意圖，申請人申請商標是出于防止他人攀附或者污損其在主營(yíng)業(yè)務(wù)、核心品牌上已經(jīng)形成的商譽(yù)以及提前布局商標注冊、預防可能的商標搶注或者規避侵犯在先權益的需求，因此，如果不綜合考慮現下市場(chǎng)的客觀(guān)情況、企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍和實(shí)際的經(jīng)營(yíng)需求，會(huì )存在阻斷企業(yè)正常注冊申請商標途徑的可能，將違背《商標法》第四條立法原意和基本出發(fā)點(diǎn)。

　　故綜合以上，判斷是否構成“不以使用為目的的惡意”應綜合考慮申請人所在的行業(yè)特點(diǎn)、經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)資質(zhì)等客觀(guān)情況；申請人提交的商標注冊申請的數量、類(lèi)別跨度和時(shí)間跨度等整體的商標預先布局情況；申請人所提交的商標標志本身的具體構成、商標實(shí)際使用情況，以及申請人主觀(guān)上是否存在商標惡意注冊及侵犯多個(gè)主體注冊商標專(zhuān)用權等多方面因素，綜合判斷其申請是否明顯不符合商業(yè)慣例、明顯超出正當經(jīng)營(yíng)需要和實(shí)際經(jīng)營(yíng)能力以及明顯具有牟取不正當利益和擾亂正常商標注冊秩序的意圖。

　　注釋

　　【1】國家知識產(chǎn)權局：《商標審查審理指南》重點(diǎn)問(wèn)題一問(wèn)一答——不以使用為目的的惡意商標注冊申請的審查審理