文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 徐思
土耳其第6769號《工業(yè)產(chǎn)權法》第6條第9款規定：“基于惡意的商標注冊申請，經(jīng)異議予以駁回?！备鶕炼渖虡藢彶閷?shí)踐，官方對商標注冊申請在實(shí)質(zhì)審查階段并不會(huì )主動(dòng)考慮申請人的主觀(guān)因素、是否具有“惡意”，而需基于權利人對申請商標提起異議，主張并證明爭議商標的申請是基于惡意，而由官方裁定是否予以駁回注冊申請。
經(jīng)查閱土耳其相關(guān)異議案件裁定，筆者嘗試從案例和實(shí)踐整理土耳其對商標惡意申請認定的考量因素。
案例一：DELPHI（07；09；11；12；35；37；40；42 類(lèi)）VS. DEPLHI（01；03；04類(lèi)）
一名土耳其個(gè)人申請了“DEPLHI”第1；3；4類(lèi)商標，指定使用在第1類(lèi)化學(xué)品、第3類(lèi)漂白、清潔劑和第4類(lèi)工業(yè)用油、粘合劑等商品上。DELPHI TECHNOLOGIES IP LIMITED公司對該商標提起異議，異議人并無(wú)第1；3；4類(lèi)在先商標，而是基于其他類(lèi)別上在先注冊的“DELPHI”商標，援引土耳其《工業(yè)產(chǎn)權法》第6條第1款“混淆誤認”和第6條第9款“惡意”條款進(jìn)行異議。雙方商標情況如下：
本案在異議階段，土耳其專(zhuān)利商標局駁回了異議人的異議申請，對于異議人基于“混淆誤認”、“惡意”條款的請求均未予以支持，認定雙方標識近似，但指定使用的商品、服務(wù)不類(lèi)似，因此未構成指定使用于相同、類(lèi)似商品上的近似商標，不存在造成混淆誤認的可能性；而“惡意”條款的主張因無(wú)在案證據證明，故駁回了異議人的異議申請。
異議人對該決定不服，向土耳其專(zhuān)利商標局復審評估委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“復審委員會(huì )”）提起異議復審，經(jīng)審理，復審委員會(huì )推翻了專(zhuān)利商標局的異議決定。關(guān)于“混淆誤認”條款的主張，復審委員會(huì )認同專(zhuān)利商標局的觀(guān)點(diǎn)，認為雙方標識近似，但對于商品、服務(wù)是否類(lèi)似，復審委員會(huì )認為被異議商標指定使用的第1類(lèi)“用于工業(yè)、科學(xué)、攝影、農業(yè)、園藝和林業(yè)的化學(xué)品”、第 4 類(lèi)“汽油、柴油、液化石油氣、天然氣、燃料油及其非化學(xué)添加劑”與異議人在先商標注冊的第7；9；12；35；37；42類(lèi)商品、服務(wù)存在關(guān)聯(lián)，因為都是用于與汽車(chē)及汽車(chē)零部件相關(guān)的領(lǐng)域（如第7類(lèi)發(fā)動(dòng)機，第9類(lèi)控制機動(dòng)車(chē)輛運動(dòng)的多傳感器，第12類(lèi)汽車(chē)零部件，第35類(lèi)車(chē)輛及零部件的銷(xiāo)售服務(wù)，第37類(lèi)車(chē)輛維修服務(wù)以及第42類(lèi)關(guān)于交通工具的設計、咨詢(xún)服務(wù)）?；谇笆?，復審委員會(huì )認定異議人關(guān)于第6條第1款“混淆誤認”條款的主張成立。
關(guān)于“惡意”條款，復審委員會(huì )認為“DELPHI”一詞在土耳其語(yǔ)中沒(méi)有任何含義，這個(gè)詞不太可能被巧合地選為商標，而且復審委員會(huì )考慮了異議人對“DELPHI”商標在土耳其以外的國家進(jìn)行申請注冊和使用的情況。異議人在土耳其將“DELPHI”商標使用在汽車(chē)零部件領(lǐng)域，并且在行業(yè)內具有一定的知名度，考慮到被異議商標所指定使用的商品與異議人商標注冊商品類(lèi)似且存在關(guān)聯(lián)，復審委員會(huì )認定被異議商標的注冊申請難謂善意，而支持了異議人關(guān)于第6條第9款“惡意”的主張。
本案復審委員會(huì )對于爭議商標的申請是否具有惡意進(jìn)行了較為綜合的考慮，評估的因素包括訴爭議商標的顯著(zhù)性、商標是否近似、商品是否類(lèi)似、相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域的情況、異議人商標的顯著(zhù)性和知名度等。從本案也可看出，引入所有相關(guān)重要事實(shí)和全面的主張對認定“惡意”具有重要作用，例如本案中異議人在海外國家注冊和使用“DELPHI”商標的情況，證明異議人為“DELPHI”商標的真正所有人，大量的海外申請和使用會(huì )影響到審查員的內心確信；又如，“DELPHI”商標在土耳其的使用情況能夠使審查員對異議人商標所使用的汽車(chē)零部件領(lǐng)域有所了解，進(jìn)而基于雙方指定商品的性質(zhì)、用途、銷(xiāo)售渠道等方面的關(guān)聯(lián)性而跨類(lèi)認定商品、服務(wù)類(lèi)似，同時(shí)，對異議人“DELPHI”商標在行業(yè)內的知名度能夠予以一定了解。所以，在并無(wú)直接證據證明被異議人具有惡意的情況下，通過(guò)多方面的間接證據，“惡意”條款仍存在被支持的可能性。
案例二：“X”商標（07；09；11；14；35；36；37；38；41；42；45類(lèi)） Vs.“ XHOME”（21類(lèi)）
“X”商標（此處匿稱(chēng)為“X”）是中國X公司的主標，主營(yíng)電子數碼產(chǎn)品，在土耳其申請注冊07；09；11；14；35等多個(gè)類(lèi)別的“X”商標。一名土耳其個(gè)人在土耳其申請注冊第21類(lèi)“XHOME”商標，指定使用在第21類(lèi)牙刷、梳子、花盆等商品上（雙方商標情況請見(jiàn)下表），X公司對該商標申請提起異議，異議理由援引土耳其《工業(yè)產(chǎn)權法》第6條第1款“混淆誤認”、第6條第5款“馳名商標的跨類(lèi)保護”和第6條第9款“惡意”條款。
異議人在土耳其并無(wú)第21類(lèi)的“X”在先商標，而是基于上述其他類(lèi)別的“X”土耳其在先商標進(jìn)行異議。關(guān)于異議人主張的“混淆誤認”條款，土耳其專(zhuān)利商標局未予以支持，在異議裁定中認定雙方商標標識近似，但爭議商標指定的第21類(lèi)商品與異議人引證商標注冊商品和服務(wù)不類(lèi)似，不存在造成相關(guān)公眾混淆、誤認的可能性。關(guān)于第6條第5款“馳名商標的跨類(lèi)保護”，因在案證據不足以證明異議人的引證商標“X”在土耳其已達到馳名程度，審查員未予以支持。關(guān)于第6條第9款“惡意”條款，因被異議商標完整包含異議人在先商標“X”，而“HOME”的含義包括“家”、“家居”，指定使用在21類(lèi)商品上缺乏顯著(zhù)特征，故被異議商標的主要顯著(zhù)部分與異議人引證商標相同，雙方標識近似，審查員認為爭議商標申請人在申請該商標時(shí)應知道異議人的“X”商標，為了獲得不公平的優(yōu)勢，未按照公平交易的原則行事，爭議商標的申請難謂善意，故支持了異議人關(guān)于第6條第9款“惡意”條款的主張。
本案中異議人“X”商標在土耳其以及國際的知名度審查員已納入考量，在異議基礎商標具有較高知名度的情況下，審查員認為被異議人在申請爭議商標時(shí)不可能不知道異議人的“X”商標，所以具有搭便車(chē)、獲取不正當利益的動(dòng)機，進(jìn)而認定該商標申請并非基于善意。
以上兩個(gè)案件中，土耳其專(zhuān)利商標局、復審委員會(huì )對是否具有“惡意”的考量因素均包括：爭議商標的顯著(zhù)性、標識的近似度、商品的類(lèi)似度、所涉行業(yè)領(lǐng)域的具體情況、異議人商標的顯著(zhù)性和知名度等。適用“惡意”條款需綜合考慮，故建議在土耳其異議案件中盡量提供多方面的證據，包括但不限于引證商標的使用證據和知名度證據，以給予審查員一個(gè)較為全面、完整的“畫(huà)面”，綜合影響審查員對于“惡意”認定的考量。