文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司西安分部 姚園
一、基本案情
上海梅龍鎮酒家股份有限公司（申請人）依法對第1731151號“梅隴鎮”商標提出無(wú)效宣告申請，申請人認為被申請人大量摹仿他人知名商標進(jìn)行摹仿注冊，屬于惡意囤積商標，構成了2001年《商標法》第四十一條第一款規定的“以其他不正當手段取得注冊”的情形。
爭議商標基本情況：“梅隴鎮”商標由安徽阜陽(yáng)徽煌酒業(yè)有限公司于2000年12月19日申請，2002年3月14日核準注冊，核準使用在第33類(lèi)相關(guān)商品上。2002年12月7日轉讓給自然人劉峰，2019年5月6日（本案審理期間）又轉讓至晟璨投資發(fā)展（上海）有限公司名下。至本案提起無(wú)效宣告之時(shí)，爭議商標已注冊超過(guò)五年。
第一份裁定
2020年6月，國知局審理經(jīng)認為：至案件審理之時(shí)，爭議商標原注冊人安徽阜陽(yáng)徽煌酒業(yè)有限公司名下共有36件注冊商標，涉及的商品類(lèi)別多為第32類(lèi)啤酒類(lèi)、第33類(lèi)白酒類(lèi)商品，大多商標因期滿(mǎn)未續展而失效；原被申請人劉峰名下共有107件注冊商標，涉及的商品類(lèi)別多為第32類(lèi)啤酒類(lèi)、第33類(lèi)白酒類(lèi)商品，大多商標因期滿(mǎn)未續展而失效；被申請人晟璨投資發(fā)展（上海）有限公司共有包括本案爭議商標在內的4件注冊商標，涉及的商品為第33類(lèi)白酒類(lèi)商品；申請人稱(chēng)商標到期未續展而注銷(xiāo)情況，屬于正常商業(yè)發(fā)展狀態(tài)。尚無(wú)充分的證據證明，爭議商標的注冊采取了欺騙或其他不正當手段從而違反誠實(shí)信用原則。故裁定爭議商標依法予以維持。
北京知識產(chǎn)權法院判決
申請人不服上述裁定，向北京知識產(chǎn)權法院提起訴訟，北京知識產(chǎn)權法院審理認為：根據在案證據可知，爭議商標原注冊人安徽阜陽(yáng)徽煌酒業(yè)有限公司在第30、32、33類(lèi)商品上申請注冊有包含“百度”“紫光閣”“美林閣”“唐人街”“金玉蘭”“夏士蓮”“國池”“晉皇”商標及本案訴爭商標等與他人商號、商標相同或相近的商標，又存在將其名下七十余枚商標轉讓至劉峰名下等行為。而商標注冊原則上應當以使用為目的，安徽阜陽(yáng)徽煌酒業(yè)有限公司的上述商標差異較大，難以認為屬于同一系列或之間存在特定聯(lián)系，雖多申請于第32、33類(lèi)商品上使用，但其申請數量之大并繼而大量轉讓的行為，不符合商業(yè)主體深耕品牌價(jià)值的商業(yè)慣例，已明顯超出正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，擾亂了正常的商標注冊管理秩序，并有損于公平競爭的市場(chǎng)秩序，違反了2001年《商標法》第四十一條第一款的規定。此外，結合北京市高級人民法院作出的（2021）京行終字第5154號生效判決認定爭議商標于指定期間未在核定使用商品上進(jìn)行使用并對其進(jìn)行撤銷(xiāo)的注冊認定，加之在案證據亦不能顯示第三人對爭議商標進(jìn)行了實(shí)際使用或具備實(shí)際使用的意圖，故爭議商標構成“以其他不正當手段取得注冊”的情形。
北高院判決
晟璨投資發(fā)展（上海）有限公司對上述判決不服，提出上訴。北京市高級人民法院審理認為：雖然爭議商標在連續三年不使用撤銷(xiāo)案件中已被生效判決撤銷(xiāo)并公告，并不影響他人以爭議商標違反了2001年《商標法》第四十一條第一款的規定提出無(wú)效宣告申請，并由國知局對爭議商標作出無(wú)效宣告裁定。同時(shí)，北高院認為原審判決認定事實(shí)清楚，適用法律爭取，程序合法，應予維持。
第二份裁定
根據法院判決，國知局認為，爭議商標違反了2001年《商標法》第四十一條第一款的規定。并裁定：爭議商標予以無(wú)效宣告。
二、案件分析
對比第一份裁定與法院的判決要點(diǎn)，二者既有區別也有共同之處：
第一份裁定：
1、對被申請人一方的商標申請注冊等情況考量了爭議商標的三個(gè)權利人。
2、認為被申請人一方所申請的商標具有一定數量，但僅涉及32、33類(lèi)別，因此不能證明爭議商標的注冊采取了欺騙或者其他不正當手段。
3、認為大量商標到期未續展而注銷(xiāo)的情況，屬于正常的商業(yè)發(fā)展狀態(tài)。
法院判決：
1、原注冊人（徽煌公司）申請的多件商標與他人商號、商標相同或近似。
2、徽煌公司注冊的商標雖然多屬于32、33類(lèi)，但商標差異較大，難以認為屬于同一系列或之間存在特定聯(lián)系。
3、商標注冊原則上應當以使用為目的，申請量較大且大量轉讓的行為，可以證明對這些商標缺乏真實(shí)使用意圖。
4、商標在連續三年不使用撤銷(xiāo)案件中已被生效判決撤銷(xiāo)并公告，并不影響他人以爭議商標違反了商標法的相關(guān)規定提出無(wú)效宣告申請。
可以看出，第一份裁定及法院判決對被申請人一方的商標申請注冊等情況均考量了商標原注冊人輝煌公司、原被申請人劉峰及被申請人晟璨投資發(fā)展（上海）有限公司三個(gè)主體的情況。同時(shí)，法院認為商標注冊的類(lèi)別數量并不是考量“以其他不正當手段取得注冊”的標準，而更應考量所注冊的商標的具體情況，是否與他人具有較高知名度的商標\商號等相同、近似，是否具有真實(shí)的使用意圖，以商標注冊的最基本的目的來(lái)進(jìn)行判斷。
另外，通過(guò)本案也可以看出，無(wú)效宣告與撤銷(xiāo)商標連續三年不使用是兩個(gè)并行的程序，可以同時(shí)進(jìn)行，判決中認為雖然爭議商標在連續三年不使用撤銷(xiāo)案件中已被生效判決撤銷(xiāo)并公告，但并不影響他人以爭議商標違反了2001年《商標法》第四十一條第一款的規定提出無(wú)效宣告申請，并由國知局對爭議商標作出無(wú)效宣告裁定。
三、總結
《商標法》第四條規定：自然人、法人或者其他組織在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，對其商品或者服務(wù)需要取得商標專(zhuān)用權的，應當向商標局申請商標注冊。不以使用為目的的惡意商標注冊申請，應當予以駁回。本案中，申請人的“梅龍鎮”商標本身具有較高的知名度，“梅龍鎮”字號被認定為“中華老字號”，被申請人一方申請注冊“梅隴鎮”商標難謂善意。同時(shí)被申請人一方不僅注冊了大量與他人商號、商標相同、近似的商標，同時(shí)存在大量的轉讓行為，顯然不是以使用為目的的正常注冊行為。
最新的《商標審查審理指南》新增了第十六章“以欺騙手段或者其他不正當手段取得商標注冊的審查審理”，該章中所規定的依據的考量因素非常詳細具體并附有相關(guān)案例，可以作為重要的參考。但萬(wàn)變不離其宗，商標注冊原則上應當以使用為目的，同時(shí)不能損害公共利益及他人合法權利，這是不變的宗旨。