近日,在“原汁機”專(zhuān)利無(wú)效行政訴訟二審案件中,北京市集佳律師事務(wù)所代理客戶(hù)在最高人民法院取得了終審勝訴判決;此前,集佳在客戶(hù)委托的針對該專(zhuān)利向國家知識產(chǎn)權局提起的無(wú)效宣告案件,以及隨后在北京知識產(chǎn)權法院針對該無(wú)效決定的行政訴訟一審案件中均獲得了勝訴的結果。在該終審判決中,最高人民法院明確了專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)是否滿(mǎn)足專(zhuān)利法有關(guān)“充分公開(kāi)”的判斷標準,并進(jìn)一步明確了專(zhuān)利權人在行政和司法程序中的解釋以及專(zhuān)利的核心改進(jìn)點(diǎn)在專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)是否“充分公開(kāi)”的判斷中的作用。
案情簡(jiǎn)介
集佳代表委托人于2018年12月針對名稱(chēng)為“原汁機的壓榨筒組件”的中國實(shí)用新型專(zhuān)利向國家知識產(chǎn)權局提起無(wú)效宣告請求,無(wú)效宣告理由包括:涉案專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)公開(kāi)不充分,權利要求得不到說(shuō)明書(shū)支持,權利要求不具備新穎性及創(chuàng )造性等。經(jīng)過(guò)口頭審理,國家知識產(chǎn)權局于2019年6月作出無(wú)效宣告請求審查決定,該決定認定:對本領(lǐng)域技術(shù)人員來(lái)說(shuō),本專(zhuān)利的技術(shù)方案是含糊不清的,無(wú)法具體實(shí)施,不能實(shí)現。因此涉案專(zhuān)利權利要求所限定的技術(shù)方案在說(shuō)明書(shū)中未充分公開(kāi),不符合專(zhuān)利法第26條第3款的規定。
專(zhuān)利權人針對上述無(wú)效宣告請求審查決定,于2019年9月向北京知識產(chǎn)權法院提起行政訴訟。在對專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)是否“充分公開(kāi)”的解釋中,提出了與在專(zhuān)利無(wú)效宣告程序中完全不同的意見(jiàn)陳述。經(jīng)過(guò)開(kāi)庭審理,北京知識產(chǎn)權法院于2020年12月維持了上述無(wú)效宣告請求審查決定,駁回原告的訴訟請求。
專(zhuān)利權人不服北京知識產(chǎn)權法院的一審判決。并于2021年初上訴至最高人民法院,在對專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)是否“充分公開(kāi)”的解釋中,提出了與在專(zhuān)利無(wú)效宣告程序以及一審訴訟程序中均不同的意見(jiàn)陳述。最高人民法院經(jīng)過(guò)審理,于2021年12月終審判決駁回上訴人的全部上訴請求,維持原審判決及被訴決定。
案件評析
在關(guān)于涉案專(zhuān)利的專(zhuān)利無(wú)效宣告程序,行政訴訟的一審程序及二審程序各程序中,焦點(diǎn)問(wèn)題均集中在,本專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)是否充分公開(kāi)“榨汁機的出汁孔大小可調節”。
針對此問(wèn)題,專(zhuān)利權人在無(wú)效宣告程序中答辯:本專(zhuān)利中出汁孔的大小的調整是通過(guò)多個(gè)活動(dòng)罩實(shí)現的,不同活動(dòng)罩具有不同遮擋程度的遮擋塊,從而可以調節出汁孔的大小,而每一個(gè)活動(dòng)罩在使用時(shí)是固定的。
而國家知識產(chǎn)權局認為,本專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)的記載即是凸塊在出汁孔內的滑行來(lái)實(shí)現對出汁孔大小的調節,而并未記載多個(gè)具有不同遮擋程度遮擋塊的活動(dòng)罩,并通過(guò)替換活動(dòng)罩來(lái)實(shí)現調節和控制出汁孔大小的功能,因此本領(lǐng)域技術(shù)人員無(wú)法理解得出專(zhuān)利權人解釋的技術(shù)內容。
其后,專(zhuān)利權人在專(zhuān)利無(wú)效行政訴訟一審程序中主張了背景技術(shù)專(zhuān)利所記載的另一種方式:活動(dòng)罩和壓榨筒可以通過(guò)上下移動(dòng)來(lái)實(shí)現遮擋塊對于出汁孔的調節。北京知識產(chǎn)權法院認為,背景技術(shù)中僅記載該現有技術(shù)部分內容,未披露完整技術(shù)方案,且其技術(shù)方案同本專(zhuān)利也不完全相同,不宜將其中部分技術(shù)方案直接作為本專(zhuān)利發(fā)明內容。
之后,專(zhuān)利權人上訴至最高人民法院,并提出了新的主張:通過(guò)取出和放置活動(dòng)罩,使凸塊完全凸入或完全退出出汁孔,從而調節出汁孔大?。ㄍ耆趽趸蛲耆徽趽酰?。
最高人民法院認為,專(zhuān)利權人提出的以上實(shí)施方式在說(shuō)明書(shū)中沒(méi)有記載,也無(wú)法通過(guò)閱讀說(shuō)明書(shū)內容得出唯一、毫無(wú)疑義的結論,且與其在無(wú)效宣告請求程序及一審訴訟中所作解釋均不一致,故對專(zhuān)利權人就本專(zhuān)利出汁孔大小可調節的解釋?zhuān)挥璨尚拧?/p>
最高人民法院進(jìn)一步明確,在判斷專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)是否充分公開(kāi)時(shí),一般而言,說(shuō)明書(shū)應當對涉案專(zhuān)利的關(guān)鍵改進(jìn)點(diǎn)作出清楚、完整的說(shuō)明。對于該關(guān)鍵改進(jìn)點(diǎn),在說(shuō)明書(shū)沒(méi)有披露具體技術(shù)手段且未給出明確指引的情況下,基于實(shí)現該關(guān)鍵改進(jìn)點(diǎn)的基本功能的公知常識或者本領(lǐng)域常規技術(shù)手段應盡可能是相對確定的,不能是本領(lǐng)域技術(shù)人員通過(guò)不同的想象而實(shí)現的各種不同的方式,尤其不允許專(zhuān)利權人對此予以解釋時(shí),在不同程序中存在不同的表述,擴大其權利要求的保護范圍。