文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 王靜宇

　　美國的專(zhuān)利申請程序是復雜的，雖然其也保持著(zhù)專(zhuān)利申請的基本步驟，但是每一步都有其多樣性。這種多樣性為申請人在專(zhuān)利申請進(jìn)程中提供了多種選擇，使得申請人可以根據自身情況從多種路徑中推進(jìn)專(zhuān)利申請的進(jìn)程，從這點(diǎn)上來(lái)說(shuō)，美國專(zhuān)利申請程序可以算是對申請人最為友好的程序之一。本文中，筆者將和大家一起探討一下如何利用美國分案申請程序的多樣性來(lái)實(shí)現企業(yè)專(zhuān)利申請的最優(yōu)策略。

　　目前，大部分國家和地區的專(zhuān)利申請程序中都有分案程序。分案程序主要分為兩類(lèi)，一類(lèi)是被動(dòng)分案或稱(chēng)強制分案，指的是審查員發(fā)起的分案申請；一類(lèi)是主動(dòng)分案或稱(chēng)自愿分案，即申請人提起的分案申請。對于被動(dòng)分案，通常是屬于專(zhuān)利申請出現了單一性問(wèn)題，審查員要求申請人必須分案；對于主動(dòng)分案，通常是母案中一些權利要求未被審查員允許授權，申請人嘗試在分案中進(jìn)一步與審查員溝通以獲得更大的保護范圍。

　　美國的分案程序是獨有的一個(gè)系統，美國的分案系統名稱(chēng)也和大多數國家不同，美國分案系統統稱(chēng)為繼續申請或者延續申請，英文是continuation application。美國繼續申請（Continuation Application，簡(jiǎn)稱(chēng)CA案）分為三類(lèi)，分別是繼續申請（Continuation Application，簡(jiǎn)稱(chēng)CA案）、部分繼續申請（Continuation-in-part Application，簡(jiǎn)稱(chēng)CIP案）和分案申請（Divisional Application，簡(jiǎn)稱(chēng)DA案）。

　　部分繼續申請和分案申請都是一種特殊的繼續申請。部分繼續申請是一種可以添加新內容（new matter）的繼續申請，分案申請是母案涉及多種發(fā)明創(chuàng )造，進(jìn)行劃分的繼續申請。

　　這三類(lèi)繼續申請案雖然各有特點(diǎn)，但是提交申請的要求有共同之處，具體如下：

　　● 需要與母案有共同披露的內容。如何判斷是否有共同披露，具體是根據美國專(zhuān)利法35 U.S.C. 第112款進(jìn)行判斷；當然，由于部分繼續申請可以引進(jìn)新內容，所以判斷部分繼續申請案是否有共同披露也會(huì )更為靈活。根據實(shí)踐，繼續申請案的說(shuō)明書(shū)都是依據母案說(shuō)明書(shū)制作而成，而部分繼續申請中可以根據引進(jìn)的新內容靈活地修改母案披露的內容，并擴展說(shuō)明書(shū)的內容，如確保權項所保護的重要技術(shù)特征能夠被完整支持，或者增加段落披露新內容。

　　● 需要與母案保持有至少有一個(gè)共同發(fā)明人。根據美國專(zhuān)利細則37 CFR第1.45條的規定可知，符合共同發(fā)明人的條件包括每一位發(fā)明人對本發(fā)明專(zhuān)利申請的至少一個(gè)權項有或多或少的貢獻。在美國專(zhuān)利實(shí)踐中，美國專(zhuān)利局及相關(guān)法院對于發(fā)明人的要求較為嚴格。只要是發(fā)明人對于繼續申請案中的其中一項權利要求有實(shí)質(zhì)性貢獻，都應被列為是發(fā)明人。絕對不能因為法條中規定只要有一個(gè)共同發(fā)明人即可，就在提交繼續申請案時(shí)隨意刪除其他對繼續申請案中權項有實(shí)質(zhì)貢獻的發(fā)明人。

　　● 需要繳納一份申請費。申請人必須繳納一份和母案申請相當的申請，包括申請費、檢索費、實(shí)審費、超頁(yè)超項費等。繼續申請案，并不會(huì )像有些申請人想象中一樣會(huì )有折扣，這點(diǎn)其實(shí)和大部分國家的分案申請都是一樣的。但是，繼續申請案潛在中還是會(huì )比提交一件全新的正式申請案節省一些費用的。這主要是因為美國繼續申請案大多都是由原審查員來(lái)處理，代理人已經(jīng)在母案申請中和原審查員進(jìn)行了充分溝通，繼續申請案就會(huì )較為順利地完成。

　　● 需要在母案未決（pending）前提出申請。這意味著(zhù)申請人需要在母案發(fā)證（issuing）前或者被放棄（becomes abandoned）前提出繼續申請案。這里主要讓申請人疑惑地是何為發(fā)證前。美國專(zhuān)利法中并未對此有一些解釋?zhuān)鶕?shí)踐是需要允許申請人在發(fā)證當天合適地提出繼續申請案的。但是何為“合適”的？這點(diǎn)上沒(méi)有明確地指示，因此建議申請人避免在發(fā)證當天提交繼續申請案，最好能在繳納授權費當天或之前提交繼續申請案。若提交繼續申請案時(shí)，已經(jīng)過(guò)了答復期限，那么申請人必須繳納適當的延期費以確保母案是未決狀態(tài)。

　　在什么情況下，申請人需要提交一件繼續申請案呢？在美國，提交繼續申請案也是分為申請人主動(dòng)提起的繼續申請以及由審查員啟動(dòng)的繼續申請兩類(lèi)。對于申請人而言，適當地選擇提交繼續申請案，有助于實(shí)現許多的商業(yè)目標。根據實(shí)踐，推薦申請人在以下九種情況下考慮利用美國繼續申請案。

　　第一種，當母案申請出現發(fā)明單一問(wèn)題時(shí)，申請人可以考慮提交繼續申請案。美國專(zhuān)利商標局（簡(jiǎn)稱(chēng)USPTO）只允許授權涵蓋一種發(fā)明創(chuàng )造的專(zhuān)利權，當在母案審查中，美國審查員認為本申請涵蓋了不止一種發(fā)明構思時(shí)，將會(huì )下發(fā)一種特殊的官方意見(jiàn)，“restriction requirement”（簡(jiǎn)稱(chēng)RR），該OA主要是讓申請人選擇一種發(fā)明構思進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查。對于在本申請中未被審查的其他發(fā)明構思，申請人可以考慮提交DA案的方式來(lái)尋求在本申請中未被審查的發(fā)明構思的保護。

　　第二種，當申請人為了盡快獲得母案授權，而接受了范圍較為狹窄的保護范圍時(shí)，申請人可以考慮提交繼續申請案。在某些情況下，申請人急于獲得發(fā)明中某一個(gè)特定實(shí)施例的專(zhuān)利保護，在母案申請中采用了PPH等加速途徑來(lái)加快授權，或者在審查員的溝通中接受了審查員縮小范圍的提議。而發(fā)明創(chuàng )造中確實(shí)還存在一些獲得保護的內容，那么申請人可以提交繼續申請案以獲得更為廣泛的保護，例如提交替代實(shí)施例或者進(jìn)行圍繞式布局設計。

　　第三種，當申請人收到了最終審查意見(jiàn)（即Final OA），且在母案申請中沒(méi)有把握爭取更大的保護范圍時(shí)，申請人可以考慮提交繼續申請案。收到Final OA時(shí)，申請人可以根據和審查員溝通的情況來(lái)評估一下應對Final OA的策略。如提交繼續審查程序（即RCE程序），進(jìn)一步和審查員進(jìn)行爭辯。根據官方統計，RCE程序可以較大地提高授權率。若在繼續審查程序中仍無(wú)法和審查員達成一致意見(jiàn)獲得授權，那么申請人可以考慮以較大的權利保護范圍提交上訴請求，并同時(shí)以較小的權利保護范圍提交繼續申請案。這是因為美國的專(zhuān)利上訴程序是由三個(gè)審查員組成的上訴委員會(huì )重新審查專(zhuān)利申請（其中一個(gè)審查員是原審查員），而繼續申請案極大可能還會(huì )下發(fā)給原審查員處理（雖然申請人可以請求下發(fā)給新的審查員，但是USPTO有權仍下發(fā)給原審查員）。

　　第四種，在PCT申請進(jìn)入美國國家階段時(shí)，在某些情況下，申請人可以考慮提交繼續申請案。例如，在進(jìn)入美國國家階段時(shí)發(fā)現遺漏了某些內容，或者是技術(shù)有改進(jìn)，或者是發(fā)現專(zhuān)利申請需要適用于PCT申請無(wú)法適用條款或者標準，如發(fā)明單一性問(wèn)題，或者是加速審查的適用條件等。

　　第五種，在專(zhuān)利授權時(shí)，申請人仍想要尋求其他權利要求的保護，可以考慮提交繼續申請案。專(zhuān)利申請授權時(shí)，若申請人想修改授權范圍或者授權文本，美國專(zhuān)利法中向申請人提供了一種再頒（Reissue）專(zhuān)利程序。但是再頒專(zhuān)利程序僅適用于專(zhuān)利申請中出現錯誤（error）的情況下，對于修改的范圍是有極大限制的。若申請人無(wú)法通過(guò)再頒程序進(jìn)行專(zhuān)利的修改或者想要獲得其他權利要求的保護時(shí)，可以考慮利用繼續申請案。

　　第六種，當在母案申請過(guò)程中，申請人發(fā)現其競爭對手上市了規避該專(zhuān)利的產(chǎn)品，可以考慮提交繼續申請案。在這種情況下，申請人可以針對競爭對手的產(chǎn)品進(jìn)行有針對性的繼續申請案，當然前提是母案申請中已經(jīng)披露了部分或者全部競爭對手產(chǎn)品的技術(shù)方案。

　　第七種，當申請人希望隱藏其真正想要保護的技術(shù)方案，希望迷惑競爭對手時(shí)，可以考慮提交繼續申請案。在這種情況下，申請人提交的母案申請通常并不是申請人想獲得的保護范圍，而在后續申請中提交多件繼續申請案來(lái)隱藏自己實(shí)際想要保護的技術(shù)方案。申請人真正想要保護的范圍隱藏在母案和多件繼續申請案之中，從而實(shí)現威懾競爭對手的作用。這類(lèi)策略常見(jiàn)于藥企。

　　第八種，當一件產(chǎn)品研發(fā)周期長(cháng)，且不斷進(jìn)化時(shí)，申請人可以考慮提交繼續申請。在此種情況下，只要是在母案披露的范圍內，CA案可以對于產(chǎn)品未來(lái)的發(fā)展提供保護，若不在母案披露的范圍內，CIP案也可以繼續對于產(chǎn)品新添加的改進(jìn)部分提供保護途徑。CIP案的普遍運用可以很好地隱藏申請人產(chǎn)品的研發(fā)方向，從而起到干擾其商業(yè)對手的作用，降低仿制、山寨其產(chǎn)品的速度。這類(lèi)策略常見(jiàn)于藥企。

　　第九種，在美國司法實(shí)踐出現影響較大的新判例時(shí)，申請人可以考慮提交繼續申請案。美國是典型的判例法國家，一旦司法實(shí)踐中出現了有重大意義的判例，那么母案申請中的權利保護布局可能就不再合適了。鑒于判例法國家，司法實(shí)踐導致法律適用的不確定性，提交繼續申請案將能適應這種司法實(shí)踐的變化，申請人根據最新的法律動(dòng)態(tài)，對發(fā)明創(chuàng )造的保護范圍進(jìn)行有針對性的調整。

　　當然，美國繼續申請案還是有其不足之處的，這些限制也是為了避免申請人濫用程序。此處來(lái)看，CIP案的不足之處就尤為明顯。繼續申請案的申請日是和母案申請日保持一致的，也就說(shuō)是申請人雖然可以較好的管理母案和繼續申請案，但是由于美國發(fā)明專(zhuān)利保護期限是自專(zhuān)利申請日起20年，所以在后授權的繼續申請案不得不喪失一些保護期限。尤其是對于CIP案來(lái)說(shuō)，例如申請人在母案申請方案a+b上進(jìn)行了技術(shù)改進(jìn)方案c。若申請人想要保護技術(shù)方案c，在母案未決且尚在優(yōu)先權期限內的情況下，申請人可以考慮是基于母案的優(yōu)先權提交了一件全新的完整申請，或者基于母案申請提交一件CIP案。若母案的申請日為2001年5月10日，在不計算期限調整（PTA）且按期繳納年費的情況下，母案專(zhuān)利保護到期日應為2021年5月10日。若申請人在2002年5月10日基于母案申請優(yōu)先權提交了一件全新的完整申請，那么新申請獲得的專(zhuān)利權保護期限應截止至2022年5月10日。若申請人只是基于母案申請提交了CIP案，那么CIP案獲得的專(zhuān)利權（包括新添加的技術(shù)方案c）保護期限截止日也是和母案一樣在2021年5月10日。在這種情況下，新添加的技術(shù)方案c就喪失了1年的保護期限，對于某些技術(shù)領(lǐng)域的專(zhuān)利來(lái)說(shuō)，1天的保護期限就可能產(chǎn)生巨大的收益。除了保護期限以外，由于CIP案的說(shuō)明書(shū)通常改動(dòng)也比較大，因此審查員根據美國專(zhuān)利法35 U.S.C. 第112款進(jìn)行是否有共同披露的判斷時(shí)也會(huì )相對復雜。另外，由于技術(shù)方案c是添加的內容，其判斷新穎性和創(chuàng )造性的基準日為CIP案申請日，這就導致母案申請有可能成為技術(shù)方案c的現有技術(shù)或者在CIP案申請日之前可能出現其他的現有技術(shù)破壞掉技術(shù)方案c的可專(zhuān)利性。因此，這就意味著(zhù)申請人在考慮提交CIP案時(shí)，必須要慎重：建議申請人在提交CIP案時(shí)，充分考慮新添加的技術(shù)方案c與在先申請披露的內容之間的區別；建議申請人盡早的提交CIP案，比如在母案技術(shù)方案披露后的1年之內提交；建議申請人可以只在母案申請出現錯誤、需要更改發(fā)明人信息以及需要補充數據時(shí)，提交CIP案。

　　美國繼續申請案系統確實(shí)靈活多樣，為申請人提供了多種提交策略。但是申請人不能因為繼續申請案的優(yōu)點(diǎn)就盲目地選擇以繼續申請案的模式來(lái)保護發(fā)明構思，必須從發(fā)明構思本身以及產(chǎn)品本身的特點(diǎn)出發(fā)，選擇最適合的申請策略。